审查员在判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等会引用对比文件。在专利代理实践过程中，时常有申请人对对比文件的可实施性提出质疑，认为作为对比文件的文献本身存在严重错误、无法实施，其不能作为现有技术或抵触申请来判断在后申请的新颖性或者创造性。无法实施的方案是否能够作为新颖性/创造性判断的对比文件？本文通过梳理各国的相关规定，结合我国专利审查或司法案例，拟对上述问题进行初步探讨，以期为实践中如何对应提供参考思路。
一、各国相关规定
1.1 中国国家知识产权局（CNIPA）相关规定
《专利审査指南2010 》（ 以下简称“ 指南”） 第二部分第三章第2.1节规定：现有技术应当是申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日之前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容”。指南第二部分第三章第2.3节规定了引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。
对于化学领域，指南第二部分第十章第5.1节规定专利申请要求保护一种化合物的，对比文件“提及即公开”，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。除了此处之外，指南中未直接对在新颖性和创造性的判断中引用的对比文件是否需要满足可以实施作出直接规定。也就是说，由指南的规定及其修订历史来看，中国专利审查中不要求评价新颖性的现有技术须符合可实施的条件
[1]，在涉及化合物新颖性判断时给予申请人合理质疑的机会。
1.2 其他国家或地区相关规定
欧洲专利局审查指南（2022年3月版）Part G Chapter IV（现有技术）第2节规定了现有技术要可实现或者充分公开披露（Enabling disclosure），只有给出的信息足以使本领域技术人员能够在相关日并考虑到当时的本领域普通技术知识，能够实施公开主题教导的技术内容，才能认定该主题已为公众获知，从而构成破坏新颖性的现有技术。
美国专利审查指南（MPEP）（第9版）第2121节规定：当根据对比文件能够明确预期或使所要保护的发明的所有要素显而易见时，该对比文件假定为可操作的。一旦找到这样的对比文件，提供证据反驳该可操作的假设的举证责任落在申请人上。宣称公开请求保护的发明的对比文件须提供请求保护主题的可实施的方案，如果不进行过度实验就无法从该对比文件获得请求保护的发明，仅仅提及或者描述请求保护的发明是不够的。
日本专利审查指南第III 部第2 章第3节3.1.1规定，“审查员从出版物中记载的事项以及与记载的事项等同的事项中，即使是本领域技术人员能够掌握的技术方案，在以下（i）或（ii）的情况下，也不能将该出版物中记载的发明作为“对比文件”。（i）对于产品发明，基于出版物的记载以及本申请提出申请时的技术常识，本领域技术人员不清楚能够制作这种产品的情况；（ii）对于方法发明，基于出版物的记载以及本申请提出申请时的技术常识，本领域技术人员不清楚能够使用这种方法的情况。”
1.3 对比分析
由此可见，不同国家/地区对现有技术/对比文件有着不同的规定。欧洲专利局（EPO）和日本专利局（JPO）对现有技术可实施要求相对更高，需基于本领域的公知常识或者常规知识明确出版物的记载可实施才能作为“对比文件”。美国专利商标局（USPTO）的规定是先假定现有技术是可操作/可实施的，申请人需要提供证据反驳该假定
[1]。美国法院通常认为作为破坏新颖性的对比文件使用的现有技术文件须是可实现的，对于评价非显而易见性的对比文件则并没有强制性地要求必须能够实现
[2]，从Hoeksema案等判例（
In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)）可以看出化学领域美国法院认为评价非显而易见性的对比文件同样需要满足可实现的要求，MPEP的判例对于申请人该如何举证也给出一定指引。而中国，指南要求现有技术应包含“实质性技术知识”，没有对对比文件可实施性的规定。在中国专利审查实践中，基于审查效率、举证成本和举证能力等因素考虑，审查员通常不主动核实对比文件是否可实施
[2]。虽然在化合物新颖性判断中给出了例外，但没有对如何举证给出方向指引。
为了进一步明确中国在实践中对该问题的处理标准，比如化合物新颖性判断中对于申请人的举证责任具体要求以及对比文件不可实施是否会对其他类型案件新颖性或创造性判断产生影响，下面将结合中国专利审查和司法实践案例进行探讨。
二、案例分析
2.1化合物案件
审查实践中对于化合物通常是“提及即公开原则”，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。然而很遗憾目前暂未查询到申请人提供无法实施证据被法官认可的司法案例。案例一申请人的举证未被认可，法院对申请人该如何举证提供了一定的指引；案例二是成功推翻“提及即公开”的无效案例，但其角度并非是提供无法获得化合物的证据，而是以对比文件记载错误，否认对比文件的公开，最终被国家知识产权局认可。
案例一：（2020）最高法知行终97号（入选《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》）
雅宝公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷二审案。
涉案申请权利要求1要求保护一种用作阻燃剂的化合物，具有结构式：
。
对比文件1公开了通式（1）
的化合物，R可以为1,2-亚乙基。据此，审查员驳回涉案申请，驳回决定经复审以及一审、二审程序均被维持。
雅宝公司提供了证据1，是发明人的实验报告，其用对比文件1制备例1记载的过程在三乙胺的存在下进行两种尝试来制造权利要求1的化合物，拟证明对比文件1所使用的方法不能用来制备本申请权利要求1的目标物质。雅宝公司认为对比文件1不是评价本申请新颖性的有效证据。
二审法院（最高人民法院）认为，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法，在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整，排除非考察因素可能的影响，充分发挥本领域普通技术人员的常规技能的情况下，亦无法制得该化合物。具体到本案，对比文件1实施例的制备方法中原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值，并不足以覆盖对比文件1所涉及的整体制备方法。证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1的化合物，但实际上对比文件1没有对碱作出明确的限定。在碱对合成反应有重要影响且对比文件1并未对其明确限定的情况下，本领域普通技术人员在知晓证据1的反应条件无法合成本申请权利要求1限定的化合物时，并不会仅以此即推定得出该化合物无法合成的结论，也不会放弃尝试采用其他的反应条件进行合成。因此，本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的化合物。因此，基于雅宝公司提供的证据尚不能对在申请日之前获得本申请的化合物产生具有说服力的合理怀疑。
案例二：第53977号无效决定
涉案专利权利要求1请求保护一种通式化合物。无效请求人认为证据3实施例311C的标题化合物落入权利要求1范围内，证据3作为抵触申请可评价权利要求1的新颖性。专利权人认为实施例311C标题化合物是错误的名称，其实际上制得的具体化合物并未落入权利要求1的保护范围内。
合议组经审查后认为：实施例311包括实施例311A、311B和311C三个步骤，实施例311的标题化合物和其最终步骤311C的标题产物不一致，基于实施例311C对其反应原料的记载，本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定，使用上述两原料反应得到的产物应当是实施例311的标题化合物，而不是实施例311C的标题化合物，而前者并未落入本专利权利要求1的范围内，此外，实施例311C还提供了其标题化合物（同涉案专利实施例60）的NMR数据，但是NMR数据与涉案专利实施例60的NMR数据有较大的差异，从侧面印证了证据3实施例311C给出的化合物名称是错误的。合议组认为对比文件公开的有关化合物的信息错误时，该错误信息不应当作为该对比文件实际公开的内容，将对比文件中错误公开的化合物名称或分子式用于评价后续化合物的新颖性，与专利法保护和鼓励发明创造的宗旨背道而驰。从维护专利法的立法目的，保护和鼓励发明创造的角度来看，不应认可明显的错误公开构成专利法的新颖性意义上的公开。请求人主张不能成立。
【案例启示】
对比文件公开的内容不仅取决于实际使用的文字，还取决于所述公开向本领域技术人员揭示了何种实质性技术知识。如果对比文件确实提到化合物名称或分子式等结构信息（如表格列举化合物），通常会认为通过说明书提供的通用制备方法以及结构类似化合物的实施例得到这些化合物并预期其效果，不存在技术障碍，因此如果申请人质疑对比文件无法实施导致在申请日前无法获得该化合物，申请人承担很重的证明责任，需提供相应证据证明本领域技术人员依据在申请日前通用的合成手段和原理制备得到该化合物是存在困难的，甚至说可能是需要逾越技术障碍。
对于其他主题的案件涉及对比文件的可实施性时，在中国审查和司法实践中又如何？
2.2 组合物案件
案件三：(2010)高行终字第1303号
三菱树脂株式会社与原复审委发明专利权无效行政纠纷二审案。涉案专利权利要求1请求保护一种组合物（氧化铝纤维聚集体）。
三菱树脂株式会社认为：对比文件1不能用于评价本专利的新颖性，原因之一就是其实施例9是不能实施的技术方案，并提供反证实验和相关机构的鉴定报告。
二审法院（北京市高级人民法院）认为：反证中演示实验的操作者为三菱株式会社员工，其与三菱株式会社存在利害关系，难以保证演示实验系完全严格按照对比文件1实施例9的步骤进行。相关机构的鉴定报告也无法证明相关实验完整地重复了对比文件1中实施例9的全部实施环境和相应条件。事实上，本专利权利要求要求保护的内容是一种组合物，不包括制造方法和制备工艺，在对比文件1实施例已披露了该聚集体及其相关数据信息的情况下，本领域技术人员已经可以获知存在如涉案权利要求所限定的氧化铝纤维聚集体，无论对比文件1实施例9公开的技术方案是否属于无法实施的技术方案，在对比文件1公开了氧化铝纤维聚集体的情况下，均应认定本专利的权利要求1-6不具备新颖性。
对于组合物产品案件，案例三认为无需考虑对比文件公开的技术方案是否可以实施，然而在后的案例四则认为对比文件能否实施会对组合物新颖性判断产生影响，组合物也适用“提及即公开”。
案例四：(2015) 知行字第264号
帝斯曼公司与原复审委发明专利权无效行政纠纷一审案。涉案专利权利要求1请求保护一种微生物油（组合物）。二审判决和最高院的裁定明确将指南中关于化合物新颖性的规定用到了评价组合物权利要求上，对比文件10的微生物油Batch B公开了涉案专利权利要求1的每一个特征，已构成指南所称的“提及”，专利权人承担“在申请日前无法获得对比文件所公开的产品”的举证责任。不过该案专利权人提交的专利局检索报告和微生物保藏证明等证据均不足以证明对比文件10公开的技术无法获得。
2.3 除化合物/组合物外其他保护主题案件
对于其他保护主题的案件，司法实践来看，北京知识产权法院主流观点是：对比文件是否可实施，与其是否能够作为现有技术评价专利的新颖性或创造性之间没有必然联系。即便现有技术的技术方案存在缺陷，导致其可能无法实施，但如果本领域技术人员能从中得知实质性技术内容，获得技术启示，从而有动机对该现有技术进行改进，则该现有技术已经符合作为创造性评价对比文件的基本条件。比如：案件五：(2015)京知行初字第5729号（生物矿物公司与原复审委发明专利申请驳回复审行政纠纷一审案）。涉案申请权利要求1涉及包含含有硅酸的挤出物的制备方法。审查员用生物矿物公司的两篇在先申请结合评价创造性。生物矿物公司提交了按照对比文件1进行重复实验的报告以证明按照对比文件1的方法根本无法获得含有稳定的硅酸的固体挤出物产品，并且还请了两位专家辅助人出庭就涉案技术事实进行说明。北京知识产权法院认为：现有技术对技术方案是否可实施并无要求。不论原告生物矿物公司提交的重复试验的条件是否与对比文件1一致，该重复试验的结论均不影响对本申请创造性的判断。
然而最高人民法院知识产权法庭在这两年的一些案件（如(2020)最高法知行终270号、(2020)最高法知行终200号）的判决中没有直接如此判定，但认为需要提供相应不可实施的证据。(2020)最高法知行终270号涉案申请权利要求1请求保护一种环保节能系统装置，二审法院认为上述人需要明确指出对比文件的技术方案中存在何种显而易见的、足以导致整个技术方案无法得以实施的技术缺陷；提供所称的自行验证技术方案无法实施的方法、过程、数据和结果。
三、总结与建议
通过分析各国的相关规定并且梳理中国的相关司法案例，针对对比文件无法实施是否会影响新颖性和创造性判断这个问题，总结如下：
1）各国对现有技术要求不同，在中国，指南除化合物新颖性判断外，没有对对比文件可实施性的规定；
2）在中国专利审查和司法实践中，如果申请人对化合物新颖性判断所使用的对比文件的可实施性存在质疑，承担的举证责任较重，不局限于对比文件的记载，还需证明在申请日前采用本领域的常规实验方法仍无法制得该化合物；
因各国对现有技术要求不同，基于相同的对比文件、相同的用于证明对比文件不可实施的证据，同族申请在欧美日等国家/地区被专利审查机构或法院所认可，在中国很难被认可；如案例一和案例五的同族申请在欧盟、美国、日本均获得授权，在这些国家/地区审查过程中申请人提交了与中国相同的实验报告以证明对比文件不可实施，但在中国未被认可；
3）结合案例来看对比文件是否能实施的争议主要集中在化学医药、化工材料等可预期性低的领域，虽然在指南中只规定了化合物新颖性的例外，但从最高院的判例来看，对于其他保护主题如组合物或产品制备方法等，也存在“提及即公开，申请人举证例外”适用可能性。但如何举证可能还得参照前述第2）点涉及化合物新颖性的举证责任。
基于以上内容并考虑到目前确实存在海量现有技术（包括很多完全臆想的或恶意公开的无法实施的技术信息），现提出如下初步建议供参考和讨论：
对于重要专利申请前建议做好检索，如果检索到相关文件，申请人即使认为其不可实施，也不要忽视此类文件，可以将其在背景技术部分记载指明其缺陷并且针对性地补充对比实验，通常审查员对于原始申请文件的记载和数据的认可度高于申请日后补充数据。
考虑到有一些案件是专利申请人或专利权人的在先申请的偶然公开导致在后申请不具备新颖性或创造性，比如在先申请在说明书的扩展演绎中提及了某化合物，尤其是对于通式化合物的例举。考虑到在后举证该方案无法实施的难度大，建议申请人或专利权人注意整体的专利布局，在先申请适度扩展，对于尚在“概念”阶段或者研发初期的方案避免过度公开，如果有此类公开，可以考虑利用优先权制度。另外，对后续会进一步进行改进申请的案件在中国不建议进行提前公开。
考虑到各国对对比文件实质要求不同，申请人或专利代理师在实务中要关注对比文件的可实施性。如果对比文件本身存在显而易见的、足以导致整个技术方案无法得以实施的技术缺陷，比如该文献没有给出能够实施的技术手段或者给出了含糊不清的技术手段，申请人或专利权人是有一定的争辩空间。比如FS2147复审决定中对比文件1记载的NA-21酶制剂在该申请说明书中没有说明，并且没有证据表明在本申请申请日之前NA—21酶制剂已被公开，合议组认为对比文件1不能作为涉案申请的现有技术，也不能用于评价涉案申请的新颖性和创造性[3]。另外，如果因对比文件错误记载导致涉案申请专利的方案被公开，申请人或专利代理师还可以从错误记载的方案不构成对比文件的实质性技术内容的公开的角度来进行争辩，被审查员或法官认可的概率也相对高（如案件二以及（2021）最高法知行终83号）。
如果对比文件本身没有明显的严重缺陷，申请人或专利权人质疑该文献所公开的方案无法实施时，需充分进行举证。实验最好由独立第三方鉴定机构来实施，实验不仅需要完全重复对比文件的内容还需要尝试本领域的常规方法，公证机构或专家辅助人参与可能可以提高证明的公信力。考虑到此类举证在中国存在很高实操的难度，建议申请人或专利权人在中国可以重点考虑从其他角度进行修改和意见陈述。作为无效请求人，也建议尽量避免在中国使用此类有争议的证据作为对比文件。
参考文献：
[1] “现有技术公开不充分对新颖性/创造性评价的影响”，寇飞、周明新，《中国发明与专利》，2014年第8期，p80-83
[2] “中美对对比文件充分公开的要求之比较”，裴少平、曲燕、庞明娟、尹巍巍，《中国发明与专利》，2012年第18期，p88-90
[3] “新颖性/创造性审查于对比文件的充分公开”，布文峰，姚丽华，王扬平，吴全伟，《2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集》
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