浅谈不清楚审查意见的答复

《专利法》第26条第4款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《专利审查指南》也进一步要求，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚，权利要求之间的引用关系也应当清楚。

从规定本身来看，“清楚”似乎并不是一个特别复杂的要求：权利要求的主题应当明确，所使用的术语应当能够理解，各技术特征之间的关系不应产生歧义，前后引用也应当准确。

但在实际审查中，不清楚的审查往往并没有这么简单。有时，审查员所指出的问题表面上是“权利要求不清楚”，实质上却是认为权利要求没有限定得足够具体，或者没有把某一技术方案的实施过程全部写出来。以下通过三个实际案例，具体谈谈面对这类审查意见时，如何进行有效应答。

一、案例1：没有限定具体判断条件，不等于判断逻辑不清楚

在案例1中，权利要求1中的相关特征记载如下：

“在进行所述规定动作的情况下，通过基于所述装置的状态判定使所述规定动作有效还是无效，来判定是否周期性地进行所述规定动作。”

针对权利要求1，审查意见指出：

“本领域技术人员无法明确基于装置的何种状态如何进行有效或者无效的判定，导致该权利要求保护范围不能准确确定。”

乍看之下，审查员的意见似乎很有道理。“装置的状态”可以包括位置状态、振动状态、声音状态等多种不同的状态，每一种状态又可能对应不同的判断条件。权利要求1没有写明究竟依据哪一种状态进行判定，也没有写明达到什么条件时使规定动作有效或者无效。但这是否就意味着权利要求不清楚呢？

在进行意见陈述时，我们进行了如下争辩并得到了审查员的认可：

“权利要求1限定的是基于‘所述装置的状态’来判定‘使所述规定动作有效还是无效’，并未限定‘基于装置的何种状态如何进行有效或者无效的判定’，审查员以权利要求1未限定的技术特征来认定权利要求1的保护范围不清楚，这不是正确的判断方式。”

这一答复抓住的正是“不清楚”的实质。审查员所指出的并不是权利要求中已有特征存在多种不同的解释或者整体的技术方案存在无法解释的矛盾，而是在追问权利要求为什么没有进一步限定作为判断依据的装置的具体状态和具体判断方式。问题在于，不能仅仅因为一个特征有多种具体实现方式，就认定该特征本身不清楚。

判断保护范围是否清楚，重点判断权利要求是否具有可以识别的边界。本案例中，权利要求1的范围虽然覆盖了多种装置状态和多种判断方式，但其边界仍然是明确的，即，规定动作的有效或者无效必须是“基于装置的状态”进行判定的。该权利要求概括的范围可能非常大，但保护范围的边界是清楚的。“概括的范围大”与“保护范围清楚与否”并无直接关联。

二、案例2：没有交代全部实施细节，不等于现有特征无法理解

在案例2中，权利要求1限定了计算校正值，权利要求2在此基础上作了进一步限定。

权利要求2的相关内容如下：

“在所述计算步骤中，通过将以下的处理重复规定次数来计算所述校正值，该处理是：获取数值范围的上限值、所述数值范围的下限值、以及所述数值范围的中间值…并基于缩小后的所述数值范围来更新所述上限值、所述下限值以及所述中间值。”

针对权利要求2，审查意见指出：

“权利要求2记载的技术特征仅限定了如何缩小数值范围，并未给出在重复规定次数后将何值设为旋转校正值，本领域技术人员根据权利要求2的记载不清楚如何获得旋转校正值，造成权利要求2的保护范围不能准确界定。”

与案例1相比，更加容易让人产生“权利要求似乎确实少写了一步”的感觉。权利要求没有明确最终将哪个值作为旋转校正值，审查员所提出的问题从技术实现的角度看，并不是完全没有意义。

但是，在答复不清楚问题时，应当判断该问题是否属于权利要求为了明确其保护范围而必须回答的问题。然而，权利要求2所要求保护的迭代处理过程是可以识别的.至于完成规定次数的迭代后具体将什么值作为最终输出，当然还可以继续限定，但并不必然说明现有的处理步骤无法理解。

在意见陈述书中，我们进行了如下争辩并得到了审查员的认可：

“权利要求2的附加技术特征表示的含义是：在所述计算步骤中，为了计算所述旋转校正值，而将上述处理重复预先决定的次数，其含义是唯一确定的，并无不清楚之处。至于审查员所提到的‘将何值设为旋转校正值’，这并非权利要求2所要限定的内容，不限定该内容也不会导致权利要求2的附加特征的含义不清楚。”

案例2进一步说明，审查员指出“某一内容没有写出来”时，应当先判断：没有写出的内容，是否会导致保护范围的边界无法识别。如果已有的特征本身含义明确，审查员要求补充的只是更具体的实施细节，就应当慎重考虑是否有必要为此缩小权利要求的保护范围。

三、案例3：不能脱离整体技术语境，人为制造一种“可能的解释”

在案例3中，权利要求1限定了一种装置，其包括如下特征：“使静电单元吸附于在装置的上部设置的温度控制构件上。”

审查意见认为：

“由于没有具体地限定‘装置的上部’的位置，基于该描述，本领域技术人员不能确定其是指静电单元吸附于装置的外部还是装置的内部，造成权利要求保护范围不清楚。”

如果单独分析“装置的上部”，从日常语言角度分析，确实可以勉强想象出两种理解：一种是装置内部靠上的部分，另一种是装置外部的上方位置。但权利要求的理解，不能脱离整体的技术语境。

我们在答复中进行了如下争辩并得到了审查员的认可：

“在权利要求1中，温度控制构件属于装置的一部分，其不会位于装置的上方，因此，‘温度控制构件’属于装置的一部分且位于装置的上部。”

语言本身都有一定的模糊性。如果完全脱离上下文，很多词语都可以被设想出两种甚至更多的含义。但不清楚的判断不能仅仅停留在“从语法上能否想象出不同的解释”，而应当判断这些不同的解释是否都是本领域技术人员在阅读权利要求后可能形成的合理的解释。只有当不同的解释均具有合理基础，并且会导致保护范围产生实质的不确定性时，才真正涉及需要解决的歧义。

4、总结

综合上面的三个案例，可以看出，答复不清楚审查意见的重点是紧紧抓住“不清楚”的实质。即，现有特征能否使本领域技术人员确定权利要求的技术方案及其保护范围，而不是判断该技术方案是否还能够写得更加详细。审查员提出的权利要求没有解决的问题，并不意味着该问题必须由该权利要求解决。实际上，一项权利要求无法解决所有问题，但这与其是否不清楚通常是没有关系的。

如果无法理解不清楚判断的实质，则很容易被审查意见带着走：审查员每向下追问一个问题，权利要求就增加一层限定，最终虽然顺利克服了审查意见获得了授权，却可能在没有必要的情况下放弃了原本可以保留的保护范围。相反，先判断审查员指出的是真实歧义，还是仅仅要求进一步具体化，再决定争辩、解释或者修改，答复才能真正做到有的放矢，也才能在答复效率与申请人的合理利益之间取得更好的平衡。