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商标延续性申请的审查实务及解决方案


北京林达刘知识产权代理事务所
中国商标代理人   魏娜

当今时代行业快速发展变化,产品结构不断推陈出新。不可避免地,市场主体会时常对其商标进行升级,这时候就涉及到商标的延续性申请。通俗地说,就是商标所有人,在其已注册商标的基础上,重新在与之相同或者近似的指定商品和服务上申请与之相同或者近似的商标。这种情况下,该延续性申请是否一定会获得注册呢?根据一般认知,对于延续性申请获得注册,感觉应该不是难事,但事实上,商标延续性申请获得注册并不是那么想当然的事情。
 
根据《商标法》第23条的规定,注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请;以及《商标法》第24条的规定,注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。从这两个条款来看,很明显,对于注册人重新提出的申请,会按照一件新的商标进行审查。这也就难免会出现在基础商标注册之后,新的商标申请之前这段时间中,由于如审查标准的变化、文字含义的变化、不同审查员对商标近似判断的理解不同、类似商品或服务随时代的变迁等一些客观原因,出现了一些“插队”商标,往往会构成新的商标的注册障碍。这对拥有基础注册商标的申请人来说,无疑是较难接受的。
 
对于“商标延续性申请”这个概念,在2014年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中提及,并在2014、2019年高院审理指南中说明了商标延续性注册的条件,即只有在商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉才可能可以在在后申请注册的商标上延续。本文就从几个案例出发,探讨一下商标延续性申请的“苦”与“泪”,以及可能的问题解决方案。
 
案例一:
国家知识产权局曾对小米科技有限责任公司第37529494号“ ”商标审查中引证第6731303号“MPAY”商标、第13481604号“MOPAY”商标、第16740169号“MIKPAY”商标驳回了其注册申请。小米科技有限责任公司对此驳回决定不服,提起了商标驳回复审,未获支持后起诉至北京知识产权法院,并主张了诉争商标是其基础商标“MI”的延伸注册,诉争商标延续了基础注册商标的商誉。北京知识产权法院第(2020)京73行初13100号判决中指出“关于原告主张本案诉争商标系对其在先基础注册商标的延伸注册。本院认为,原告所主张的在先基础注册商标与诉争商标差异较大。故原告的该项主张,本院不予支持”。
 
从上述案例可以看出,主张商标延续性注册的其中一个很重要的要件是,在后申请商标需要与在先基础注册商标应构成相同或者高度近似,近似程度需足以使消费者认为使用两商标的商品或服务均来自该商标注册人或与其存在特定联系。
 
案例二:
中国中信集团有限公司第22类第28770558号“CITIC”商标(指定商品为:纤维纺织原料;吊床;帆;网;运输和贮存散装物用麻袋;绳索;风障布;运载工具非专用盖罩;草制瓶用包装物;裹尸袋;非橡胶、非塑料、非纸或纸板制填充材料)审查中引证了第16331204号“信昌 优生活 CITIU及图”商标驳回了其注册申请。中国中信集团有限公司不服,经驳回复审、一审败诉后,诉至北京市高级人民法院,北京市高级人民法院在(2019)京行终9102号判决中指出:虽“CITIC”商标在银行、信托、基金等服务上具有较高的知名度和影响力,但依据现有证据尚不能证明诉争商标在运载工具非专用盖罩、草制瓶用包装物、裹尸袋等商品上的使用亦具有一定的知名度, 故对其有关诉争商标构成对在先已注册“CITIC”“中信”商标的延续性注册的上诉理由,本院不予支持”。
 
从该案例来看,我们可以显而易见地得出一个结论,延续性注册只能延续在相同或者类似商品或服务上,基础商标的商誉很难延及非类似商品或服务上。并且需要注意的是,此处要求的商品或服务的类似程度较高,同样需足以使消费者认为使用两商标的商品或服务均来自该商标注册人或与存在特定联系。
 
案例三
 
国家知识产权局曾对中国平安保险(集团)股份有限公司第34787671号商标“平安租赁”(指定商品:可下载的手机应用软件等)引证深圳市吉泰达科技有限公司的第7333378号商标“平安车保”予以驳回。中国平安保险(集团)股份有限公司对此驳回决定不服,提起了商标驳回复审,未获支持后起诉至北京知识产权法院,并主张了诉争商标是其基础商标“平安”的延续性注册,其商誉可延及在后申请。北京知识产权法院第(2020)京73行初14297号号判决中明确指出“在案证据尚不足以证明诉争商标经使用能够与引证商标“平安车保”相区分。且本院认为,如果在后申请注册商标想凭借在先基础商标取得延续性注册须满足以下要件:一、基础商标在引证商标申请日前注册并具有一定知名度;二、在后申请注册商标经使用具有知名度且与基础注册商标构成同一种或类似商品上的近似商标,致使基础注册商标的商誉沿袭到在后申请注册商标上,容易导致相关公众将二者联系起来;三、引证商标未持续使用并产生一定知名度。本案中,原告并未提供在先商标经过使用具有知名度的相关证据,且引证商标权利人并未参与诉讼,引证商标的知名度亦难以考量。因此,诉争商标不能因原告主张存在基础商标且有一定知名度就必然使诉争商标获得延续性注册”。
 
从上述案例三可以看出,基础注册获得较高知名的节点需在引证商标申请日之前,且在后商标申请经使用具有一定的知名度,能使相关消费者将其与基础注册联系起来。最后还需要证明引证商标未持续使用,或者证明基础注册与引证商标在双方市场各自有十分稳定的认知,不会造成消费者对产品来源的混淆误认。
 
总体来看,商标延续注册的本质是商标上所附载的商誉的延续,知名度较高,所负载的商誉越高。一般来说,商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权,其先后注册的商标之间不当然具有延续关系,只有在基础注册商标经使用已获得一定知名度,从而使相关公众易于将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其在先基础注册商标相联系时,才有可能使在先基础注册商标的商誉在在后申请商标上延续,从而获得延续注册。
 
由此可见,商标延续性申请获得注册并非理所当然,可谓是重重困难。根据目前实务,在驳回复审案件中,尤其是引证商标的使用情况难以考量,成为延续申请获得注册的较难克服的障碍。那么对于想主张延续性注册的申请人来说如何防患,笔者给出以下几点参考建议。
 
  1. 市场主体在设计商标之初,应更加全面的预估商标和市场的繁衍和变化,尽早储备不同形式的商标注册。
  2. 市场主体在商标申请时,应尽可能更大范围地指定已经使用或者可能涉及的商品及服务。在指定较为具体的商品和服务的同时,也应考虑同时指定一些上位概念的范围较广的商品或服务,如第10类“医疗器械和仪器”、第25类“服装”、第28类“玩具”等,以防后续因为业务拓展需补充申请时遇到阻碍。
  3. 对于公司的重要商标,在商标注册后,应积极做好商标监视和维权工作。对他人初审或者注册的相同或者近似商标及时采取措施,以防出现对在后延续申请构成难以清除的障碍。
  4. 留存好基础注册相关使用证据和知名度证据,以备不时之需。
  5. 在他人要求出具商标共存协议相关请求时,应保持谨慎态度,以免为自己的在后商标申请“埋雷”。即时出于某些原因,决定为对方出具商标共存协议,最好在协议中载明如果公司的在后申请引证该商标驳回,对方也应对等为自己公司的在后申请出具所需的共存协议等条款。
 
参考资料:
第(2020)京73行初13100号一审行政判决
第(2019)京行终9102号二审行政判决
第(2020)京73行初14297号一审行政判决书
(2022年)


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