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拿什么拯救你,我的商标!


北京林达刘知识产权代理事务所
中国商标代理人  蒋煜欣

1.天哪!我的商标被驳回了,怎么办?
 
根据国家知识产权局年度报告统计,2021年我国商标注册审查签发量中,驳回和部分驳回占全部申请的43%1,也就是说有将近一半的商标申请都被驳回。
 
我的商标被驳回了……怎么办?
 
根据商标法第34条的规定,“对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。”
 
2021年国家知识产权局共受理驳回复审申请38.2万件2。而目前审结的商标驳回复审案件中,全部或部分初步审定只占33.19%3
 
也就是说,在申请复审的商标中,只有三分之一左右最终获得了全部或部分初步审定。至于如何进行驳回复审嘛,有主张商标自身不近似、商品不类似、对引证商标采取措施等各种“手段”,具体就交给您的商标代理人吧!
 
2.天哪!我的商标被别人抢注了,怎么办?
 
为防止被抢注,提前做好商标布局非常重要。建议您在正式推广产品、进行宣传之前,要提前做好商标布局。不仅是要将自己的主打商标在重要商品或服务上进行申请,近似商标、关联商品或服务上的提前申请、布局也非常重要。
 
比如前几年被刷屏的“老干妈”商标护城河,就好好给我们上了一课。贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司不仅早早在其最重要的商品“辣椒酱”上将“老干妈”及其灵魂人物“陶碧华”作为商标进行了申请,更是在“辣椒酱”等商品上申请了73件“老干妈”的相关商标。既包括“干老妈”、“妈老干”、“干妈”这种在含义上很接近或仅仅调换顺序、“老千妈”、“老十妈”这种字形上非常近似的,也包括“老干爹”、“老姨妈”、“干女儿”、“干儿子”这种看起来家族式商标。

同时,“老干妈”还将其主打商标在全部45个类别上进行了全类申请。这其中当然既包括了和食品关联性较强的商品或服务,也包括“寿衣”这种和“老干妈”的食品行业关联性较弱的商品。

抱着要在全部类别上申请主打商标、在重要商品上申请各种近似非近似商标、还要将近似商标申请在有关联性的商品或服务的心理,各种排列组合之下,贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司共申请了303件商标,为自己筑起了长长的商标护城河。
 
“老干妈”申请这么多件商标,是不是被商标代理人骗了?当然不是!比如您想进军服装市场,想到了一个非常好的商标名称,就叫“耐克”吧,那您只在“服装”上申请是不够的,还需要指定到 “鞋”、“帽”、“袜”等关联性较强的商品。 “服装”和“鞋;帽子;手套;袜子;围巾”可不是类似商品。如果您不提前布局的话,就可能被别人抢注哦!同样的,还有“珠宝”、“太阳镜”、“包”等服装时尚行业常见的衍生产品,最好也一并注册。
 
有一天您突然发现您的商标“耐克”被一个洁具公司注册在了“抽水马桶”上,您或许没有进军洁具行业的想法,但是看到这一幕,您可能觉得恶心吧?
 
所以,最好的防守就是进攻。防止他人进行抢注的最好的办法,当然就是提前进行商标注册申请的布局。
 
那我如果就是后知后觉,已经被别人抢注了怎么办呢?商标法第33条规定,“对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,可以向商标局提出异议。”第44条1款,“已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”第45条1款规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”
 
根据抢注商标的不同法律状态,可以分别提起异议、无效宣告申请等措施。2021年审结的商标异议案件中,成立或部分成立占49%4;目前审结的无效宣告案件中,全部或部分无效占71.4%5
 
所以,即便不幸被抢注了也不要怕,我们还是有比较高的异议、无效成功概率的。当然,像异议、无效这种复杂案件,涉及到法律适用、法律关系的梳理、证据资料的收集分析等,专业性较强,技术含量高,“普通打工人”恐怕还是对应不了的,建议您尽快去找专业的商标代理人吧,省力又省心。
 
3.天哪!我的商标被撤三了,怎么办?
 
《提供注册商标使用证据的通知》?我的商标使用的好好的,为什么国知局会给我寄这么一个东西来呢?
 
即便您的商标一直在正常使用,也还是会有一些人来企图撤销您的商标。您需要做的就是在平时注意收集保留自己的使用证据。到时候按照通知上要求的时间,提交使用证据即可。包括但不限于商品包装、标签上商标的使用证据,在销售合同、发票、收据等交易单据上的使用,广播、电视、互联网上的广告宣传,展览会上的使用、配发的印刷品、指示牌上的使用等等。数量也不需要多,在要求的三年内,每年提供个2、3套证据也就够了。但是您记得一定要提交证据哦!不要以为自己确实是真实、公开、合法地使用了,就可以“理所当然”的不被撤销。证明该注册商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由商标注册人承担,所以如果您不提交证据的话,您的商标还是会被无情地撤销哦。大部分企图撤销您商标的人,都是因为自己想申请近似商标。所以如果您不提交使用证据而被撤销的话,让别人的近似商标注册成功了,之后,您再使用就会有侵犯他人商标权的风险。
 
2019年上半年的三年不使用撤销申请的成功率为71.6%6;2020年审结的商标撤销复审案件中,撤销注册(含全部及部分撤销)的案件高达占82.2%7。撤销成功率还是挺高的,所以商标注册人一定要积极举证呀。
 
但是如果您就没有使用的话该怎么办呢?《商标法实施条例》第67条规定,“下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破产清算;(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。”您的商标是否属于上述正当理由的情形,该怎么应对,建议还是去找专业的代理人吧!
 
4.天哪!我的商标被提异议、无效了,怎么办?
 
既然我们可以对别人的商标提出异议或者无效,那么别人自然也有权利对您的商标提出异议或无效。也是为了在一定程度上遏制恶意的异议行为,在2014年商标法改法时,将原本的“对初步审定的商标,自公告之日起三个月内,任何人均可以提出异议。”改为了“对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,可以向商标局提出异议。”
 
虽然已经对异议申请人的主体资格进行了限定,但在实务中,恶意异议的情形也并非少数。还拿“耐克”来举例吧,“耐克(NIKE)”本是一个美国品牌,权利人也早早在“鞋”等商品上在我国申请了“耐克”、“NIKE”商标。但比如我是一个专业的莆田鞋生产作坊,生产并销售“耐克/NIKE”品牌莆田(山寨)鞋多年。一旦耐克创新有限合伙公司(美国权利人)在我国申请的“耐克/NIKE”品牌获得注册的话,莆田鞋的生产、销售商将面临商标侵权等风险。所以这些莆田鞋的生产商当然要提出异议啦,主张他们在先使用了“耐克”商标等理由,企图将真正权利人的商标申请不予核准注册。
 
面对这种异议或无效时,我们可以积极的进行答辩。答辩内容包括但不限于商标的创意来源、在国外内的商标注册情形、使用证据、打假成果等,来证明该商标和其真正权利人的对应关系。
 
如上所述,目前审结的无效宣告案件中,全部或部分无效的比例超过了70%。如果我们不积极答辩的话,真的有可能发生“鸠占鹊巢”的悲剧哦。
 
5.天哪!我的商标过专用期限了,怎么办?
 
商标法第40条规定,“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。”所以即便您商标的专用期限过了,也还有六个月的宽展期,可以尽快办理续展。
 
但是如果连宽展期也已经过了的话怎么办呢?那恐怕只能再次进行申请了。商标法50条规定,“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。”所以如果他人还未在类似商品上申请近似商标,或者他人申请的近似商标被驳回而无效的话,您还是有机会再次获得注册的。无论如何,尽快再次进行申请,已经是亡羊补牢的唯一办法了。
 
6.天哪!我的商标变成行业通用名称了,怎么办?
 
那恐怕真就凉凉了……您知道吗,现在被作为解热镇痛神药的“阿司匹林”原本是德国拜耳公司发明出的一种化学品——乙酰水杨酸的商标名称,而非药品的通用名称。由于“乙酰水杨酸”比较生涩拗口;加之,当时多为医生、药剂师等渠道而非直接向消费者销售该药品,而又由于医药领域的专业性,导致消费者只知道其为一种叫做“阿司匹林”的药品,而对其具体为何种药品、药品来源无从而知。这就导致埋下祸根,久而久之,消费者已经将“阿司匹林”当作了解热镇痛剂的通用名称。
 
同样的,“优盘”原本为深圳市朗科科技有限公司在第9类的“计算机存储器”等商品上获得注册的商标。但是当USB接口的移动存储设备出现时,制造商、消费者都自然而然将其简称为“U盘”,而“优”和“U”的发音又完全一致。所以“优盘”使用在第9类的“移动存储设备”等商品上时,其显著性天然的就比较弱。再加之在使用时,权利人在其商品包装盒及促销宣传材料上,均为“朗科优盘”或“优盘”等使用方式,文字后面多没有其他连用的商品名称,这都被视为朗科公司自身也一直将“优盘”作为商品名称加以使用,其并没有创造一个通用名称来代指这种便携式USB移动存储盘,这客观上进一步起到了淡化乃至消灭“优盘”文字作为商标的显著特征的作用。所以如果您的商标已经成为了相关商品或行业的通用名称的话,恐怕真的就是无力回天了。
 
我们建议您在商标的设计环节和使用环节,从以下几方面提前做好防范工作。
 
(1)要积极关注消费者的动向,并合理利用媒体导向。比如,在Google被作为动词被辞典收录的情况下以及大众“有问题,让我们Google一下”的口号声中,Google专门向媒体发出信函,告知不要把Google当作动词使用。
 
(2)在设计商标之初,就要选择一个显著性较强的标识作为商标,而不要选择类似“优盘”这种词汇作为商标。
 
(3)在宣传使用时,一定要将商标名称和商品名称一起使用,不要为图标新立异而过分强调商标,忽略特定的商品名称。如“今年过节不收礼,收礼只收脑白金”虽朗朗上口,但是人们都不知何为“脑白金”,而只将其作为一种保健品的名称。反之,“不是所有牛奶都叫特仑苏”的宣传词就可以很好地避免“特仑苏”商标被淡化。此外,在商标上标注注册商标标识“”、或“TM”,以提示消费者这是一个商标,也是一种很好的方式。
 
商标不像发明专利,发明专利的专用期限只有二十年,而商标可以无限续展,所以才会有那么多百年老店。所以希望您能好好的保护好自己的商标,伴您一路同行、和贵司共同成长。
 

1、《国家知识产权局2021年度报告》第a26页
2、《国家知识产权局2021年度报告》第a27页
3、《标库网》数据库 商评委/商标局评审文书 业务统计 截至2022.7.15
https://www.tmkoo.com/spw-ws!chartShowCW.php
4、《国家知识产权局2021年度报告》第a27页
5、《标库网》数据库 商评委/商标局评审文书 业务统计 截至2022.7.15
https://www.tmkoo.com/spw-ws!chartShowCW.php
6、国家知识产权局《2019年上半年商标注册工作情况分析》 第6页
7、《国家知识产权局2020年度报告》
 


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