Es ist allgemein bekannt, dass die Änderungsbeschränkungen im Patentnichtigkeitsverfahren in China in den letzten Jahren gelockert wurden. Als eines der Grundprinzipien für Änderungen im Nichtigkeitsverfahren ist es jedoch generell nicht zulässig, technische Merkmale hinzuzufügen, die nicht in den erteilten Ansprüchen enthalten sind, was eine erhebliche Beschränkung für den Patentinhaber darstellt. Gibt es im Nichtigkeitsverfahren der vier anderen großen Patentämter – Japan, Südkorea, USA und das Europäische Patentamt (EPA) – eine ähnliche Regelung? Im Folgenden wird es versucht, einen kurzen Vergleich anzustellen, um als Referenz zu dienen.
I. Japanisches Patentamt und Südkoreanisches Patentamt
Laut dem Vergleichsbericht
1 zu den „Anforderungen an die Änderung von Patenttexten nach der Erteilung“ der Patentüberprüfungsbehörden von China, Japan und Korea, veröffentlicht vom Staatlichen Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (CNIPA) am 20. Januar 2025 (im Folgenden „Bericht“ genannt), ist es in Japan nach der Patenterteilung im Nichtigkeitsverfahren möglich, den Umfang der Patentansprüche einzuschränken, jedoch dürfen keine neuen Punkte hinzugefügt werden (siehe § 126 Abs. (1), (5) und § 134-2 Abs. (9) des Japanischen Patentgesetzes; „Anforderung 5“ in der Vergleichstabelle auf Seite 14 des Berichts). Ebenso gemäß derselben „Anforderung 5“ im „Bericht“, verlangt auch das Koreanische Patentamt, dass Änderungen im Nichtigkeitsverfahren nicht darauf abzielen dürfen, neue Punkte hinzuzufügen (siehe § 136 Abs. (3) und § 133-2 Abs. (4) des Koreanischen Patentgesetzes).
Allerdings sehen Japanisches Patentamt und Südkoreanisches Patentamt keine spezielle Einschränkung für Änderungen vor, die auf „technische Merkmale zurückgreifen, die nicht in den erteilten Patentansprüchen enthalten sind“.
II. Europäische Patentamt (EPA)
Gemäß § 123 Absatz (2), (3) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) darf eine Änderung nicht so vorgenommen werden, dass sie über den Inhalt der eingereichten Anmeldung hinausgeht, und ein erteiltes europäisches Patent darf nicht so geändert werden, dass sein Schutzumfang erweitert wird. Gemäß § 80 der Ausführungsordnungen zum EPÜ können im Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA) die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, sofern diese Änderungen durch einen der in § 100 von EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlasst sind, selbst wenn dieser Grund nicht vom Einsprechenden selbst geltend gemacht wurde.
Es ist somit ersichtlich, dass das Europäische Patentamt (EPA) keine spezielle Beschränkung für Änderungen vorsieht, die auf „technische Merkmale zurückgreifen, die nicht in den erteilten Patentansprüchen enthalten sind“.
III. US-Patentamt
Nach der Erteilung eines US-Patents existieren verschiedene Formen von Nichtigkeitsverfahren, wie beispielsweise das in den letzten Jahren weniger diskutierte Ex-parte-Überprüfungsverfahren (Ex Parte Reexamination) und das in jüngerer Zeit meist angewendete Inter Partes Nachprüfungsverfahren (Inter Partes Review, IPR). Laut Docket Navigator, basierend auf öffentlichen Daten des US-Patentverfahrens- und Berufungsausschusses (PTAB), betrug die Erfolgsquote für die Zulassung von IPR-Nichtigkeitsanträgen von Januar bis August 2024 lediglich 61 %, während ab dem 1. Oktober 2024 sogar 72 % der eingereichten IPR-Nichtigkeitsanträge zurückgewiesen wurden
2. In Anbetracht der deutlich erhöhten Hürden für eine erfolgreiche Zulassung von IPR-Nichtigkeitsanträgen wird in diesem Artikel auch die EPR (Ex Parte Reexamination) bei der Untersuchung von Änderungsbeschränkungen in Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt.
Im EPR-Verfahren (Ex-Parte-Reexamination) ist der Patentinhaber gemäß 35 U.S.C. § 305 berechtigt, jegliche Änderungen an seinem Patent vorzunehmen sowie neue Patentansprüche zu formulieren, um sich vom zitierten Stand der Technik abzugrenzen. Allerdings ist es im EPR-Verfahren nicht zulässig, dass die geänderten oder neuen Patentansprüche den Schutzumfang der erteilten Patentansprüche erweitern.
Hingegen ist im IPR-Verfahren (Inter Partes Review) der Patentinhaber gemäß 35 U.S.C. § 316(d)(1)(B) nach der Zulassung berechtigt, einen Änderungsantrag (Motion To Amend, MTA) einzureichen und für alle angefochtenen Patentansprüche eine angemessene Anzahl an Ersatzansprüchen vorzuschlagen. Gemäß 35 U.S.C. § 316(d)(3) dürfen diese Änderungen weder den Schutzumfang der erteilten Patentansprüche erweitern noch neue Punkte einführen.
Am 18. Oktober 2024 veröffentlichte das US-Patentamt (USPTO) die endgültige Regelung zu MTA-Ausführung und -Abläufen in IPR-Verfahren, die Patentinhabern größere Flexibilität bei der Änderung von Patentansprüchen im Rahmen von IPR-Verfahren bietet
3. Nach CFR (Codes of Federal Regulations, CFR) 42.121(a)(2) sind Änderungen jedoch strikt darauf beschränkt, auf die im Verfahren vorgebrachten Nichtpatentfähigkeitsgründe zu reagieren. Eine Änderung darf weder darauf abzielen, den Schutzumfang der Patentansprüche zu erweitern, noch neue Gegenstände einzuführen.
Aus den oben genannten Ausführungen ist es ersichtlich, dass es sowohl für beim EPR-Verfahren als auch beim IPR-Verfahren vom US-Patentamt keine spezielle Beschränkung dafür festgestellt werden kann, dass Änderungen auf „technische Merkmale zurückgreifen, die nicht in den erteilten Patentansprüchen enthalten sind“.
IV. Staatliches Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (CNIPA)
In den aktuell geltenden Richtlinien zur Patentprüfung der Volksrepublik China ist es in Teil IV, Kapitel 3, Abschnitt 4.6.1 (4) nach wie vor vorgeschrieben, dass im Nichtigkeitsverfahren „grundsätzlich keine technischen Merkmale hinzugefügt werden dürfen, die nicht in den erteilten Patentansprüchen enthalten sind“. Im Vergleich zu den parallelen Verfahren von den fünf größten Patentämtern (IP5) dürfte China in dieser Hinsicht die strengste Regelung haben. Zugleich kann der Prüfer gemäß Teil II, Kapitel 8, Abschnitt 5.2.1.3 (4), (5) derselben Richtlinien im Rahmen der Sachprüfung eine solche Erwiderung auf den Prüfungsbescheid (OA) zurückweisen, wobei ein aktiv neu eingereichter Anspruch eine technische Lösung enthält, die in den ursprünglichen Ansprüchen nicht vorhanden war. Diese Zurückweisung stützt sich auf § 57 Absatz 3 der Ausführungsverordnungen zum Patentgesetz. Somit kann ein Versäumnis, potenziell schutzfähige Inhalte aus der Beschreibung rechtzeitig in die Ansprüche aufzunehmen, dazu führen, dass diese während des gesamten Verfahrens – von der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid bis hin zum Nichtigkeitsverfahren nach der Erteilung – nicht mehr in die Patentansprüche integriert werden können. Dies birgt das erhebliche Risiko, dass ein Patent im Nichtigkeitsverfahren für vollständig nichtig erklärt wird, obwohl es durch eine entsprechende Änderung möglicherweise hätte aufrechterhalten werden können.
Daher ist es bereits in der Phase der Patentanmeldungsabfassung und der Möglichkeit zur initiativen Änderung vor dem Eintritt in die Phase des Prüfungsbescheids (OA) entscheidend, dass ein erfahrener Patentanwalt die Kernmerkmale der Erfindung vollständig bewertet und prüft. Dies stellt sicher, dass alle wertvollen Merkmale bereits in den Patentansprüchen der chinesischen Anmeldung verankert sind. Ein besonderer Anreiz besteht darin, dass die amtliche Gebühr für jeden zusätzlichen Anspruch über zehn hinaus in China lediglich 150 RMB pro Anspruch beträgt, was vergleichsweise gering ist. Falls die ursprüngliche Anmeldung nur eine geringe Anzahl von Ansprüchen umfasste, ist es äußerst ratsam, den Zeitraum für initiative Änderungen sowie die Phase davor zu nutzen, um die Kernmerkmale der Erfindung neu zu bewerten und zu prüfen, ob zusätzliche Ansprüche eingeführt werden sollten. Diese strategische Überlegung trägt maßgeblich dazu bei, dass der Anmelder in China ein deutlich stabileres Patentrecht erlangt.
Wie bereits dargelegt, können Anmelder aus unterschiedlichen Ländern vor dem Hintergrund der oben aufgezeigten Unterschiede bei den Änderungsbeschränkungen im Nichtigkeitsverfahren zwischen China und den anderen größten Patentämtern diese Kenntnisse strategisch in ihren internationalen Anmeldeverfahren nutzen und ihre Anmeldestrategien entsprechend anpassen.
V. Zusammenfassung
Hinsichtlich der oben genannten Unterschiede bei den Änderungsbeschränkungen im Nichtigkeitsverfahren unter den fünf größten Patentämtern wird es vermutet, dass in China insbesondere Effizienzüberlegungen des Nichtigkeitsprüfungsverfahrens und die Reduzierung der Prüfungslast eine Rolle spielen könnten. Das Nichtigkeits- und Überprüfungsausschuss ist bereits mit einer extrem hohen Arbeitslast konfrontiert – allein im Jahr 2024 wurden 9.100 Anträge auf Patentnichtigkeitsverfahren eingereicht
4. Zudem ist es aus anderen Perspektiven auch hingewiesen, dass die o.g. Beschränkungen dem Ziel dienen, um zu vermeiden, dass das Nichtigkeitsverfahren tatsächlich zu einem substantiellen Prüfungsverfahren zur Patenterteilung wird, was für das Nichtigkeits- und Überprüfungsausschuss mit einem unverhältnismäßigen Zeitaufwand verbunden wäre
5. Nicht zuletzt ist die Verfasserin der Meinung, dass die Änderungsbeschränkungen im Nichtigkeitsverfahren auf den Rahmen der erteilten Patentansprüche in China in gewissem Maße die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit für die Allgemeinheit erhöht. Dies wahrt das Interessengleichgewicht zwischen Patentinhabern und der Allgemeinheit und steht im Einklang mit dem gegenwärtigen Entwicklungsniveau der innovativen Kapazitäten Chinas.
Ungeachtet der genannten Unterschiede ist es für Anmelder unbedingt notwendig, die einschlägige Rechtspraxis und deren Entwicklung kontinuierlich zu verfolgen, um sich im gesamten Prozess der Patenterteilung und -bestätigung eine vorteilhafte Position zu sichern.
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1https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/1/20/art_2633_197268.html
2https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2025-08-28-ptab-pendulum-swings-how-ipr-denials-are-reshaping
3https://www.fr.com/insights/thought-leadership/blogs/final-motion-to-amend-rules-now-in-effect-at-the-ptab/
