Überblick über Strategie für Erwiderung auf Prüfungsbescheid in Bezug auf den Grundsatz der Neuheitsvermutung
Lili SUN
Chemische Abteilung
Für einen Produktanspruch mit Leistungs- und Parametermerkmalen, erstellt der Prüfer häufig aufgrund des Grundsatzes der Neuheitsvermutung den Prüfungsbescheid gegen Neuheit. Dazu bietet sich schon in den Patentprüfungsrichtlinien die Strategie für Erwiderung auf solchen Prüfungsbescheid, d.h. „anhand der Anmeldungsunterlagen oder des Standes der Technik nachzuweisen, dass sich das Produkt mit Leistungs- und Parametermerkmalen im Anspruch hinsichtlich Struktur und/oder Zusammensetzung von dem Produkt in der Entgegenhaltung unterscheidet“. In der Praxis ist dies ausführbar, solange es stichhaltige Argumente und/oder ausreichende Beweise dafür gibt, dass sich das beanspruchte Produkt von dem Produkt der Entgegenhaltung unterscheidet.
Dann wird die Frage, wie man den Unterschied zwischen dem beanspruchten Produkt von dem Produkt der Entgegenhaltung nachweisen kann, zum Schwerpunkt bei der Überlegung der Erwiderung auf solchen Prüfungsbescheid. Im Folgenden werden kurze Überblicke über die Strategie für die Erwiderung gegeben.
1. Bereitstellung der Versuchsdaten
Wenn es die Umstände erlauben, kann das Produkt der Entgegenhaltung auf die relevanten Leistungen und Parameter gemäß der in der vorliegenden Anmeldung aufgezeichneten Verfahren getestet werden. Dann können die Testergebnisse (Versuchsdaten) bei der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid bereitgestellt werden. Da die Testergebnisse des Produkts der Entgegenhaltung nicht in den Bereich der beanspruchten Leistungen und Parameter fallen, kann es intuitiv nachgewiesen werden, dass sich das beanspruchte Produkt von dem Produkt der Entgegenhaltung unterscheidet.
2. Logische Schlussfolgerung
In einigen Fällen offenbart nur die Entgegenhaltung andere Merkmale, die mit den Leistungen und Parametern der vorliegenden Anmeldung zusammenhängen. Dann kann es versucht werden, auf der Grundlage des Fachwissens auf dem Gebiet logisch zu folgern, dass die Produkte der Entgegenhaltung keine beanspruchten Leistungen und Parameter aufweisen.
Zum Beispiel handelt es sich bei einem Anspruch um einen Klebstoff, und dabei wird eine Haftkraft (α) von 1N/25mm oder mehr unter den folgenden Bedingungen für die Haftkraft (α) definiert: wenn eine mit einer durch die Klebstoffschicht aus Klebstoff gebildete Klebefolie auf ein Substrat hergestellt wird, wird die Klebefolie auf die SUS-BA-Platte als Klebefläche geklebt, und dann wird 30 Minuten lang bei 23°C in einer Umgebung von 50% RH stehen gelassen, um dann die 180°-Schälfestigkeit (N/25mm) bei einer Schälgeschwindigkeit von 300mm/Min zu ermitteln.
Nach der Auffassung im Prüfungsbescheid ist der Klebstoff der vorliegenden Anmeldung nicht von dem Klebstoff der Entgegenhaltung auf der Grundlage der beanspruchten Haftkraft (α) zu unterscheiden.
Bei der Auseinandersetzung der Entgegenhaltung ist es festgestellt, dass diese Entgegenhaltung eine Haftkraft von 0,01N/25mm für die Klebefolie offenbart, was der 180°-Schälfestigkeit entspricht, die durch Aufbringen der Klebefolie auf die nicht mit Zinn behandelte Seite des alkalischen Glases bei einer Schälgeschwindigkeit von 300mm/Min unter einer Bedingung von 23±2°C und 65±5% RH gemessen wurde.
Obwohl die Haftkraft in der Entgegenhaltung nicht direkt mit der Haftkraft (α) der vorliegenden Anmeldung verglichen werden kann, handelt es sich bei der nicht mit Zinn behandelten Seite des alkalischen Glases in der Entgegenhaltung und der SUS-BA-Platte der vorliegenden Anmeldung beide um anorganische glatte Oberflächen, wobei die unterschiedlichen Verfahren zur Bestimmung der Haftkraft jeweils in der Entgegenhaltung und in der vorliegenden Anmeldung nicht zum großen Unterschied im Wert der gemessenen Haftkräfte führen. Im Fall, dass der Wert der Haftkraft in der Entgegenhaltung deutlich kleiner als der in der vorliegenden Anmeldung ist, kann es dadurch festgestellt werden, dass die Haftkraft (α) der Klebefolie in der Entgegenhaltung nicht in den Bereich der vorliegenden Anmeldung fällt.
3. Analyse der Struktur und Zusammensetzung des Produkts
Da die im Anspruch genannten Leistungs- und Parametermerkmale tatsächlich notwendigerweise mit der Struktur und/oder Zusammensetzung des Produkts zusammenhängen, ist es auch möglich, direkt von der Analyse der Strukturen und Zusammensetzungen der Produkte jeweils in der vorliegenden Anmeldung und in der Entgegenhaltung auszugehen.
In Fällen, dass die Beziehung zwischen den Leistungs- und Parametermerkmalen im Anspruch und der Struktur und/oder Zusammensetzung des Produkts nicht ausdrücklich in der Beschreibung aufgezeichnet ist, können beispielsweise die Ausführungsbeispielen mit den Vergleichsbeispielen in der vorliegenden Anmeldung verglichen werden, um die Beziehung zwischen den Leistungs- und Parametermerkmalen im Anspruch und der Struktur und/oder Zusammensetzung des Produkts zu bestimmen und dann zu beurteilen, ob sich die Struktur und/oder Zusammensetzung des Produkts in der Entgegenhaltung von der in der vorliegenden Anmeldung unterscheidet.
Beispielsweise, beansprucht die vorliegende Anmeldung eine lichthärtenden Klebefolie mit einer Klebeschicht Y, die alle Merkmale der nachstehenden Punkte (1) bis (3) besitzt:
(1) Mit Gelierrate, nämlich die Gelierrate X1 vor der Lichteinstrahlung, im Bereich von 0 bis 60%;
(2) Mit Lichtdurchlässigkeit von 89% oder weniger bei einer Wellenlänge von 390nm und Lichtdurchlässigkeit von 80% oder mehr bei einer Wellenlänge von 410nm;
(3) Mit Härtbarkeit durch Licht, wobei es durch Einstrahlung mit Licht einer Wellenlänge von 405nm ausgehärtet wird.
Nach der Auffassung im Prüfungsbescheid sind das Rohstoffsystem und der Herstellungsprozess der in der Entgegenhaltung offenbarten lichthärtenden Klebefolie in hohem Maße mit denen der vorliegenden Anmeldung ähnlich, wobei es unmöglich ist, die vorliegende Anmeldung auf der Grundlage der im Anspruch genannten Leistungs- und Parametermerkmalen von dem Produkt der Entgegenhaltung zu unterscheiden.
Beim Vergleich des Ausführungsbeispiels 1 der vorliegenden Anmeldung mit dem Vergleichsbeispiel 1 wird es herausgefunden, dass der Unterschied dazwischen nur in der Art der Fotoinitiation liegt. Dadurch wird es bestimmt, dass die Leistungs- und Parametermerkmalen im Anspruch implizieren, dass das beanspruchte Produkt einen bestimmten Fotoinitiator enthält. Die Art der Fotoinitiation des Produkts in der Entgegenhaltung ist dagegen derselbe wie im Vergleichsbeispiel 1 der vorliegenden Anmeldung, damit kann es festgestellt werden, dass es einen Unterschied in der Zusammensetzung zwischen dem Anspruch und dem Produkt der Entgegenhaltung gibt.
4. Analyse des Herstellungsverfahrens des Produkts
In einigen Fällen ergeben sich die im Anspruch genannten Leistungs- und Parametermerkmalen aus dem Einsatz des bestimmten Verfahrens bei der Herstellung des Produkts. In solchen Fällen kann das Herstellungsverfahren analysiert werden, um festzustellen, ob es einen Unterschied zwischen der vorliegenden Anmeldung und dem Produkt der Entgegenhaltung gibt.
Zum Beispiel handelt es sich bei dem Anspruch um eine Copolyesterfolie, wobei der Energiespeichermodul der Copolyesterfolie bei 25°C auf 2500MPa oder weniger und bei 120°C auf 10MPa oder mehr begrenzt wird. Nach der Auffassung im Prüfungsbescheid sind die Zusammensetzung und der Herstellungsprozess der Copolyesterfolie der Entgegenhaltung mit denen der vorliegenden Anmeldung identisch, und damit ist es unmöglich, den Anspruch von dem Produkt der Entgegenhaltung auf der Grundlage des im Anspruch definierten Energiespeichermoduls zu unterscheiden.
Es ist in der vorliegenden Anmeldung aufgezeichnet, dass der Energiespeichermodul einer Copolyesterfolie mit den Verstreckungsbedingungen und den anschließenden Wärmefixierungsbedingungen bei der Herstellung der Folie zusammenhängt. Bei einem Vergleich stellt sich heraus, dass sich die Verstreckungsbedingungen und die anschließenden Wärmefixierungsbedingungen im Folienherstellungsverfahren der Entgegenhaltung von denen der vorliegenden Anmeldung unterscheiden. Aus der Kombination der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung und der Vergleichsbeispiele wird deutlich, dass es unmöglich ist, die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Copolyesterfolie mit den Verstreckungsbedingungen und den anschließenden Wärmefixierungsbedingungen der Entgegenhaltung zu erhalten. Dadurch wird es festgestellt, dass es ein Unterschied zwischen der Copolyesterfolie der vorliegenden Anmeldung und derjenigen der Vergleichsbeispiele gibt.
Oben werden vier Erwiderungsstrategien kurz erläutert, wobei die entsprechenden Fälle vereinfacht wurden, um die Gesichtspunkte besser zu veranschaulichen. Der Autor ist der Meinung, dass jede dieser vier Strategien ihre eigenen Vor- und Nachteile hat, und sie je nach den konkreten Umständen angewandt werden sollten.
Die erste Strategie ist intuitiver und kann leichter vom Prüfer akzeptiert werden, aber ist für den Patentanmelder relativ schwierig auszuführen. Sofern es sich bei der Entgegenhaltung nicht um eine frühere Anmeldung desselben Patentanmelders handelt, ist es schwierig, die Konsistenz mit der Entgegenhaltung hinsichtlich Rohstoffe, Ausrüstungen usw. zu gewährleisten, und daher ist es schwierig, das gleiche Produkt der Entgegenhaltung zu erhalten.
Die zweite Strategie wird oft vom Prüfer akzeptiert, da sie hinreichende Gründe dafür liefert, dass sich der Anspruch von der Entgegenhaltung unterscheidet. Die Anwendung dieser Strategie erfordert jedoch ein gewisses Maß an Zufall.
Die beiden letztgenannten Strategien bieten ein gewisses Maß an Vielseitigkeit. Da es jedoch argumentiert werden muss, dass sich die im Anspruch genannten Leistungs- oder Parametermerkmalen aus der bestimmten Zusammensetzung, der Struktur und/oder dem Herstellungsverfahren des Produkte ergeben, besteht die Möglichkeit, dass der Prüfer anschließend eine weitere Einschränkung auf die Zusammensetzung, die Struktur und/oder das Herstellungsverfahren im Anspruch auffordert. Daher sollten sie je nach den tatsächlichen Umständen mit Vorsicht angewandt werden.
