Erwiderung auf Prüfungsbescheide in Bezug auf Beurteilung des einzelnen Unterscheidungsmerkmals in Kombination von mehreren Entgegenhaltungen
Wenwen DAI
Elektrische Abteilung
Es wurde in den Patentprüfungsrichtlinien vorgeschrieben, dass die Beurteilung, ob eine beanspruchte Erfindung gegenüber dem Stand der Technik naheliegend ist, in der Regel nach der „Dreischrittmethode“ erfolgen kann. Diese umfasst: (1) die Feststellung der nächstliegenden Technologie im Stand der Technik, (2) die Feststellung des Unterscheidungsmerkmals der Erfindung und des tatsächlichen zu lösenden technischen Problems, sowie (3) die Beurteilung, ob die beanspruchte Erfindung für Fachleute auf dem technischen Gebiet naheliegend ist. Im Schritt (3) muss geprüft werden, ob im Stand der Technik eine technische Anregung existiert, das Unterscheidungsmerkmal auf die nächstliegende Technologie im Stand der Technik zur Lösung des tatsächlichen zu lösenden technischen Problems anzuwenden. In der chinesischen Patentpraxis sind Prüfbescheide, die mehrere Entgegenhaltungen kombiniert heranziehen, um ein einzelnes Unterscheidungsmerkmal zu beurteilen, seltener als solche, die sich auf eine einzige Entgegenhaltung stützen. Es kommt gelegentlich vor, jedoch ist ebenso entscheidend, wie man auf die erstgenannten Prüfbescheide erwidert. In diesem Artikel wird anhand eines Fallbeispiels Argumentationsansätze für die Erwiderung auf derartige Prüfungsbescheide in Bezug auf Beurteilung des einzelnen Unterscheidungsmerkmals in Kombination von mehreren Entgegenhaltungen diskutiert.
Gemäß den Bestimmungen der Prüfungsrichtlinien besteht die richtige Vorgehensweise bei der Beurteilung, ob im Stand der Technik eine technische Anregung vorhanden ist, das Unterscheidungsmerkmal auf die nächstliegende Technologie im Stand der Technik anzuwenden, um das von der vorliegenden Erfindung gelöste technische Problem zu bewältigen, darin: Zu prüfen, ob andere bekannte Technologien im Stand der Technik neben der o.g. nächstliegenden Technologie eine solche technische Anregung bieten. Daher ist es entscheidend, sowohl korrekt zu beurteilen, ob andere Technologien im Stand der Technik die technische Anregung zur Anwendung des Unterscheidungsmerkmals auf die nächstliegende Technologie bieten, als auch zu prüfen, ob die Beurteilungsweise des Prüfers in Bezug auf das Unterscheidungsmerkmal diesen Bestimmungen entspricht. Dies stellt den Kernpunkt bei der Erwiderung auf Prüfbescheide dar, die sich auf die Kombination von mehreren Entgegenhaltungen zur Beurteilung des einzelnen Unterscheidungsmerkmals stützen.
Fallbeschreibung
Für Patentanspruch 1 der vorliegenden Anmeldung wird im Prüfungsbescheid darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung von Anspruch 1 gegenüber Entgegenhaltung 1 im Unterscheidungsmerkmal A liegt. Basierend auf diesem Unterscheidungsmerkmal A wird in der vorliegenden Anmeldung das technische Problem B gelöst. Dabei bietet Entgegenhaltung 2 eine Anregung für einen Teil des technischen Konzepts der vorliegenden Anmeldung, das sich im Unterscheidungsmerkmal A widerspiegelt. Somit stellt für Fachleute eine Anregung dar, die diesem Teil des Konzepts entsprechende Funktion in die Vorrichtung der Entgegenhaltung 1 zu integrieren. Des Weiteren bietet Entgegenhaltung 3 eine Anregung für einen Teil des Unterscheidungsmerkmals A, sodass Fachleute motiviert werden, diesen Teil des Merkmals aufgrund von Entgegenhaltungen 1 und 2 hinzuzufügen. Der verbleibende Teil des Unterscheidungsmerkmals A kann nach Bedarf vorgesehen werden. Zusammengefasst mangelt Anspruch 1 an erfinderischer Tätigkeit.
Nach Analyse der vorliegenden Anmeldung sowie der Entgegenhaltungen 1 bis 3 hat die Autorin herausgefunden, dass die vom Prüfer hingewiesenen Unterscheidungsmerkmale und das tatsächlich zu lösende technische Problem des Anspruchs 1 zwar korrekt sind, aber das Unterscheidungsmerkmal A weder in anderen Teilen der Entgegenhaltung 1 noch in Entgegenhaltungen 2 oder 3 offenbart wird. Gemäß den Bestimmungen der Patentprüfungsrichtlinien gilt in diesem Fall: Wenn das Unterscheidungsmerkmal A allgemein bekanntes Fachwissen ist, um das technische Problem B zu lösen, oder das Unterscheidungsmerkmal A in anderen Teilen der Entgegenhaltung 1, in Entgegenhaltungen 2 oder 3 offenbart wird, und die Funktion des Unterscheidungsmerkmals A in der vorliegenden Erfindung sowie in den erwähnten Entgegenhaltungen identisch ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Stand der Technik eine technische Anregung bietet, das Unterscheidungsmerkmal A mit der nächstliegenden Technologie im Stand der Technik zu kombinieren, um das Problem B zu lösen. Allerdings wird es in den Patentprüfungsrichtlinien nicht vorgeschrieben, dass andere Technologien im Stand der Technik als diese nächstliegende Technologie die technische Anregungen geben, insbesondere zwei unabhängige Entgegenhaltungen miteinander kombiniert werden, um ein einzelnes Unterscheidungsmerkmal zu beurteilen.
Für das Unterscheidungsmerkmal A in der vorliegenden Anmeldung wird in dem Prüfungsbescheid darauf hingewiesen: Obwohl das Unterscheidungsmerkmal A in der Entgegenhaltung 2 nicht offenbart wird, sei es für Fachleute dennoch naheliegend, Entgegenhaltung 2 mit Entgegenhaltung 1 zu kombinieren, und auf dieser Basis – trotz fehlender Offenbarung vom Unterscheidungsmerkmal A in Entgegenhaltung 3 – zusätzlich Entgegenhaltung 3 mit der bereits kombinierten technischen Lösung aus Entgegenhaltungen 1 und 2 zu verbinden. Solche Beurteilung des Prüfers entspricht offensichtlich den oben erwähnten Bestimmungen der Patentprüfungsrichtlinien nicht und ist daher falsch.
Auf der Grundlage des oben Dargelegten hat die Autorin bei der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid folgende Argumentation zum Unterscheidungsmerkmal A vorgebracht:
…, deshalb bietet Entgegenhaltung 2 keine technische Anregung, das Unterscheidungsmerkmal A zur Lösung des Problems B auf Entgegenhaltung 1 anzuwenden.
…, deshalb bietet Entgegenhaltung 3 keine technische Anregung, das Unterscheidungsmerkmal A zur Lösung des Problems B auf Entgegenhaltung 1 anzuwenden.
Hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals A erfordert zudem die korrekte Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß den Patentprüfungsrichtlinien folgende Prüfschritte: Zunächst ist zu analysieren, ob Entgegenhaltung 2 eine technische Anregung bietet, das Unterscheidungsmerkmal A auf Entgegenhaltung 1 anzuwenden, um das entsprechende technische Problem zu lösen. Fehlt eine solche Anregung, werden Fachleute Entgegenhaltung 2 nicht mit Entgegenhaltung 1 kombinieren. Parallel dazu ist zu analysieren, ob Entgegenhaltung 3 eine vergleichbare technische Anregung enthält, das Unterscheidungsmerkmal A zur Lösung des entsprechenden Problems auf Entgegenhaltung 1 anzuwenden. Auch hier gilt: Liegt keine Anregung vor, entfällt die Kombinationsmöglichkeit von Entgegenhaltung 3 mit Entgegenhaltung 1. Kern der Prüfung bleibt somit die gezielte Feststellung, ob entweder Entgegenhaltung 2 oder Entgegenhaltung 3 eine technische Anregung zur Einbindung vom Unterscheidungsmerkmal A in das als nächstliegende Technologie im Stand der Technik geltende Entgegenhaltung 1 vermittelt.
Die Bewertung des Prüfers entspricht folgender Logik: Obwohl Entgegenhaltung 2 das Unterscheidungsmerkmal A nicht offenbart, würden Fachleute dennoch Entgegenhaltung 2 mit Entgegenhaltung 1 kombinieren. Auf dieser Grundlage – obwohl auch Entgegenhaltung 3 das Unterscheidungsmerkmal A nicht offenbart – würden Fachleute weiterhin Entgegenhaltung 3 mit der aus der Kombination von Entgegenhaltungen 1 und 2 abgeleiteten technischen Lösung verbinden. Dabei betrachtet der Prüfer die durch Kombination von Entgegenhaltungen 1+2 erhaltene technische Lösung als „nächstliegende Technologie im Stand der Technik“. Da es sich bei „Entgegenhaltungen 1+2“ jedoch um keine objektiv existierende Entgegenhaltung handelt und zwar nicht als „nächstliegende Technologie im Stand der Technik“ gilt, widerspricht derartige Bewertungsweise den Bestimmungen der Patentprüfungsrichtlinien in eklatanter Weise und ist somit falsch.
Nach Eingang unserer Stellungnahme hat der Prüfer die von uns vorgebrachten Argumente zur erfinderischen Tätigkeit akzeptiert und nicht mehr an der ursprünglichen Bewertungsweise festgehalten.
Zusammenfassung
Aus dem o.g. Fallbeispiel ist es bei den Prüfungsbescheiden, in denen das einzige Unterscheidungsmerkmal in Kombination von mehreren Entgegenhaltungen beurteilt wird, entscheidend, ob die mehreren Entgegenhaltungen jeweils eine technische Anregung bieten, das Unterscheidungsmerkmal auf die nächstliegende Technologie im Stand der Technik anzuwenden. Falls die Entgegenhaltungen nicht jeweils solche technische Anregung geben, ist die technische Anregung nicht vorhanden, das Unterscheidungsmerkmal auf die nächstliegende Technologie im Stand der Technik anzuwenden. Zusammengefasst kann man auf dieser Grundlage sagen, die Bewertungsweise des Prüfers den eingangs erwähnten Bestimmungen der Patentprüfungsrichtlinien nicht entspricht.
