Kurzer Überblick über die Anwendung vom „technischen Problem“ bei der Erwiderung auf Prüfungsbescheid bezüglich der erfinderischen Tätigkeit
Guangping ZHANG
Chinesischer Patentanwalt
„Das Drei-Schritt-Verfahren“ (engl. Problem-Solution Method, PSM) ist ein wichtiges Verfahren zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters. Es umfasst folgende Schritte: (i) Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik, (ii) Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale der Erfindung und des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems, sowie (iii) Feststellung, ob die beanspruchte Erfindung für den Fachmann naheliegend ist.
Bei der auf dem Drei-Schritt-Verfahren basierenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit spielt der zweite Schritt –„Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale der Erfindung und des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems“ – eine wesentliche Brückenfunktion. Das von der Erfindung tatsächlich gelöste technische Problem stellt die treibende Kraft dar, die Weiterentwicklung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik umzugestalten. Wenn der Fachmann nach technischer Lehre sucht, sollte dies nicht durch zielloses Suchen oder Versuchen geschehen, sondern durch eine zielgerichtete Suche, die von dem von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problem geleitet wird.
In der Praxis kann bei der Bestimmung des „von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems“ Fehler der subjektiven Beurteilung auftreten, wenn der Prüfer das Problem nicht durch eine umfassende Analyse der Lösungsansätze und der technischen Wirkungen der Erfindung im Vergleich zum nächstliegenden Stand der Technik bestimmt. Dies beeinträchtigt wiederum die objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. In diesem Artikel wird auf die Anwendung des „technischen Problems“ bei der Erwiderung auf Prüfungsbescheid bezüglich der erfinderischen Tätigkeit eingegangen.
1. Häufig auftretende Probleme im Prüfungsbescheid hinsichtlich der Bestimmung des „von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems“ sowie Erwiderungsstrategien
1.1 Es wird im Prüfungsbescheid die Bestimmung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems vernachlässigt.
Für derartigen Prüfungsbescheid kann bei der Erwiderung hervorgehoben werden, dass der Prüfer gegen das in den Prüfungsrichtlinien vorgeschriebene „Drei-Schritt-Verfahren“ verstößt, indem er den Schritt der Bestimmung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems vollständig überspringt und stattdessen die Unterscheidungsmerkmale pauschal als allgemeine technische Mittel bestimmt.
1.2 Fehlerhafte Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale im Prüfbescheid führt zur falschen Identifizierung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems.
Die Bestimmung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems setzt die korrekte Identifizierung der Unterscheidungsmerkmale voraus. Falls diese Unterscheidungsmerkmale unvollständig oder falsch identifiziert werden, kann das darauf basierende technische Problem normalerweise nicht korrekt bestimmt werden.
1.3 Das im Prüfbescheid bestimmte von der Erfindung tatsächlich gelöste technische Problem basiert nicht auf den technischen Wirkungen, die durch die Unterscheidungsmerkmale in der Erfindung tatsächlich erzielt werden.
Bei der Bestimmung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems sollte aus der Perspektive des Fachmanns im betreffenden Gebiet eine objektive Analyse der technischen Wirkungen vorgenommen werden, die sich aus den Unterscheidungsmerkmalen der Erfindung ergeben, und hiermit das von der Erfindung tatsächlich gelöste technische Problem bestimmt werden. Es muss jedoch unbedingt vermieden werden, dass das technische Problem übermäßig breit definiert wird, oder das Problem ausschließlich auf Basis eines Teils der Unterscheidungsmerkmale festgelegt wird.
Wenn das vom Prüfer bestimmte technische Problem die durch die Unterscheidungsmerkmale in der Erfindung bewirkten technischen Wirkungen überhaupt nicht wiederspiegelt, bedeutet dies typischerweise, dass die Beurteilungsgrundlage des Prüfers für die erfinderische Tätigkeit abweichend ist. Eine solche Abweichung kann zur Unterschätzung der Erfindungshöhe oder zur falschen Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen. Daher muss bei der Erwiderung dem Prüfer eindeutig aufgezeigt werden, dass das von ihm bestimmte technische Problem die durch die Unterscheidungsmerkmale in der Erfindung erreichbaren technischen Wirkungen nicht korrekt wiederspiegelt, was den Vorschriften in den Prüfungsrichtlinien widerspricht, und daher fehlerhaft ist. In diesem Zusammenhang sollte das technische Problem „in Abhängigkeit von den durch diese Unterscheidungsmerkmale in der beanspruchten Erfindung erreichbaren technischen Wirkungen“ erneut objektiv bestimmt werden.
Es ist zu beachten, dass das in der Beschreibung (z.B. im Teil des Stands der Technik) aufgezeichnete technische Problem möglicherweise nicht das tatsächlich von der Erfindung oder dem Gebrauchsmuster gelöste technische Problem darstellt. Das tatsächlich gelöste technische Problem ist dasjenige, welches die beanspruchte Erfindung oder das beanspruchte Gebrauchsmuster tatsächlich lösen kann. Es handelt sich weder um das von den Patentanmeldungsunterlagen zur Lösung behauptete technische Problem, noch ist es mit den Defekten des Stands der Technik selbst gleichzusetzen. Bei der Bestimmung des tatsächlich gelösten technischen Problems ist es sicherzustellen, dass es sich an den konkreten technischen Wirkungen anpasst, die durch die Unterscheidungsmerkmale in der Erfindung erzielt werden.
1.4 Das im Prüfbescheid bestimmte technische Problem enthält bereits Hinweise auf oder Andeutung zu den Unterscheidungsmerkmalen
Die Bestimmung des von der Erfindung tatsächlich gelösten technischen Problems basiert auf den durch die technischen Mittel erzielten technischen Wirkungen. Es darf weder das technische Problem als technisches Mittel selbst bestimmt werden, noch darf es technische Konzepte, Lösungsansätze oder Hinweise auf entsprechende technische Mittel enthalten, welche die Erfindung zur Lösung dieses technischen Problems vorschlägt. Andernfalls besteht die Gefahr, bei der nachfolgenden Beurteilung hinsichtlich der Naheliegenheit in eine „ex-post-Betrachtung“ zu verfallen.
Bei der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid bezüglich der erfinderischen Tätigkeit muss, wenn festgestellt wird, dass das im Prüfbescheid bestimmte technische Problem bereits Hinweise auf oder Andeutungen über den Unterscheidungsmerkmalen enthält, dem Prüfer eindeutig aufgezeigt werden, dass diese Bestimmung den Vorschriften der Prüfungsrichtlinien widerspricht. Anschließend ist das von der Erfindung tatsächlich gelöste technische Problem erneut zu bestimmen – basierend auf den technischen Wirkungen, die durch die Unterscheidungsmerkmale in der beanspruchten Erfindung erreichbar sind.
1.5 Die Aufstellung eines neuen technischen Problems oder das Herausfinden bestehender Defekte im Stand der Technik an sich stellt bereits einen erfinderischen Beitrag dar.
Falls bei Erfindung und Schöpfung (Engl. invention-creation) der Fachmann ein bestimmtes technisches Problem weder erkennen noch überhaupt dessen Existenz in Betracht ziehen würde, hätte er folglich keine Chance und keinen Anreiz, nach technischen Lösungen für dieses Problem zu suchen.
Daher darf der erfinderische Beitrag des Erfinders bei der Aufstellung eines neuen technischen Problems oder das Herausfinden von Defekten im Stand der Technik nicht vernachlässigt werden. Für den Fachmann stellen sowohl die Aufstellung eines neuen technischen Problems oder das Herausfinden von Defekten im Stand der Technik als auch die Entwicklung entsprechender technischer Lösungsansätze technische Hindernisse dar, die vor dem Anmeldetag der Erfindung überwunden werden müssen.
2. Zusammenfassung
Das technische Problem ist die treibende Kraft für die Umgestaltung der Technik und spielt bei der Beurteilung technischer Lehre eine wegweisende Rolle. Es fungiert sowohl als Brücke zwischen dem Stand der Technik und dem erfinderischen Beitrag als auch als objektive Bewertungsgrundlage zur Verhinderung von „ex-post-Betrachtung“. Die Aufstellung oder das Herausfinden des technischen Problems selbst ist die Voraussetzung für seine wegweisende Funktion. Würde der Fachmann das technische Problem weder erkennen noch überhaupt dessen Existenz in Betracht ziehen, wäre es ihm unmöglich oder er hätte keinen Anreiz, nach technischen Lösungen dafür zu suchen. Wird die Betrachtung des technischen Problems außer Acht gelassen und stattdessen lediglich einseitig beachtet, ob die Unterscheidungsmerkmale selbst in anderem Stand der Technik offenbart sind oder zum allgemeinen Fachwissen gehören, gefährdet dies die Objektivität und Fairness des Ergebnisses der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.
Daher ist bei der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid bezüglich der erfinderischen Tätigkeit der wegweisenden Funktion des „technischen Problems“ bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit besonderes Gewicht beizumessen. Beim Prüfungsbescheid bezüglich der erfinderischen Tätigkeit sollte der/die Patentanwalt/Patentanwältin, ausgehend von der präzisen Identifizierung der Unterscheidungsmerkmale, das vom Prüfer bestimmte tatsächlich gelöste technische Problem objektiv analysieren und dessen Gerechtigkeit evaluieren. Wird festgestellt, dass das vom Prüfer bestimmte technische Problem unsachgemäß ist, sind durch klare, logisch stringente und faktenbasierte schriftliche Erwiderungen oder Telefonbesprechungen mit dem Prüfer zu kommunizieren, um die Abweichung bei der Bestimmung des tatsächlich gelösten technischen Problems wirksam zu korrigieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um eine faire Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu gewährleisten.
