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小议商标马德里注册的优劣比较——从外国商标在中国获得保护的角度来看


北京林达刘知识产权代理事务所
宗可丽

双十一临近,各路电商纷纷亮出看家本领,网站首页眼花缭乱的商品图片、难度堪比奥数的优惠计算方法,不禁让人摩拳擦掌,准备投入到一年一度的购物狂欢节里。琳琅满目的商品中,天猫国际、京东全球购等来自全球各地的商品是一道靓丽的风景线。坐在北京的家中,动动手指头在手机上下订单,一周内就可以收到来自日本的洗化用品、来自美国的保健品、来自比利时的巧克力。经济全球化时代的到来,跨境电子商务已经成为普通百姓习以为常的消费方式,随之,商标的跨境保护问题也逐渐成为企业关心的焦点之一。

众所周知,目前,外国企业的商标在我国获得保护有两条途径——马德里注册与中国国内商标注册,前者是通过马德里体系由申请人通过本国的商标主管机关向国际局(WIPO)提交申请,指定中国申请领土延伸保护;后者是通过中国涉外商标代理机构直接向中国国家知识产权局提交申请。两者通过国家知识产权局的审查后认为符合注册条件的,均可在中国获得法律保护,一旦获得注册,两者的保护效力相同。

很多外国企业在选择申请方式时,经常犹豫究竟选择哪种方式更合适。笔者根据多年的实务经验,汇总了马德里注册的优势与劣势,试分析如下,以期对读者有所参考和帮助。

优势

1.指定多个国家时,费用比中国国内申请低廉。

 
国际注册新申请的费用分为基础注册费和补充费、附加费等。基础注册费是固定的653瑞士法郎,附加费的标准是超过3个类的商品每个类收取100瑞士法郎的附加费。附加费按照类别收取,不按指定国家的数量收取。优惠力度非常大。

而中国国内商标申请每个类别的规费是300元,每个类的商品超过10个时每个加收30元。指定商品个数多时,申请规费就是一笔不小的开支。而马德里注册没有商品个数的限制,无论申报多少都不再加收官费。

另外,由于无需通过中国商标代理人办理手续,可节省中国代理人的费用。若中间不发生驳回等,顺利获准注册,性价比较高。

2.后续程序简洁,便于企业进行商标信息管理。
 
在后续的转让、变更、删减等程序中,马德里注册的费用按照每个国际注册号收取,与类别、指定国家的数量无关。变更申请的优惠力度更大,可以将申请人名义下的所有国际注册商标一次性变更,无论涉及多少个国际注册号、多少个国家,一律收取150瑞士法郎。

1件马德里注册指定多个国家均获得保护时,便于企业对于全球商标进行统一管理,后续的变更、转让等只需办理一次手续,手续简便,效力即可覆盖所有指定国家。

与此相比,中国国家知识产权局连续降低商标案件的规费,从2019年7月1日起,续展费用减半降低为每个注册号每个类别500元,变更费用降低为每个注册号每个类别150元等,为了推进国内商标申请的电子化进程,所有通过网上申请办理的变更申请甚至免收规费。即便如此,与一次手续效力可以覆盖多个国家的马德里注册商标,仍然是小巫见大巫。

3.可以针对涵盖范围广的商品表述获得注册。

目前,国家知识产权局对于马德里注册商标的指定商品审查相对宽松。即便商品表述并非中国《类似商品和服务区分表》的标准表述或官方公布的非标准可接受例,哪怕是可能涉及多个类似群组,只要未超出相应类别,一般都会接受。

比如,第9类的“科学、光学、信号和检查设备和仪器”[Scientific, optical, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments],按照中国《类似商品和服务区分表》,属于第9类的类别标题,涵盖了0907、0910、0911等多个类似群组。该表述在多件马德里注册中均被接受。
与此相比,国家知识产权局对于中国国内商标申请的审查尺度则相对严格。如果某商品表述涉及多个类似群组、过于宽泛或者过于狭窄,被补正要求修改为“规范的商品表述”则是家常便饭。

劣势

1.中心打击原则。

自国际注册之日起5年内,国际注册与其基础申请或基础注册之间存在依附关系。在此期间,若某国际注册的原属国的基础注册被撤消或宣布无效,或其基础申请被驳回,那么该国际注册在所有被指定缔约方都不再予以保护。这通常被称为“中心打击”。

5年的时间不算太长,但最恐怖的影响在于:“只要最终导致打击的原因发生在国际注册之日起5年内,无论真实的打击发生在多久之后,国际注册商标仍然在劫难逃”1。例如,一个商标的基础注册申请在其国际注册之日起5年内被驳回或提起无效宣告,申请人穷尽复审、诉讼等各种法律救济手段最后仍然无法起死回生,在申请10年后最终被裁定无效,相应的国际注册商标仍然要遭受灭顶之灾。

针对中心打击原则,马德里议定书指定了救济措施,允许注册人在中心打击之后将国际注册转化为被指定缔约方的国家或地区注册,并保留原有的国际注册日期和优先权日期。这无疑是个好消息,但因此而产生的时间成本和费用成本可能远远高出一开始就通过单一注册的方式。

2.拿到注册证明的时间较长,急需行使权利时可能造成不便。
 
马德里注册商标在中国境内行使权利的权属证书是国家知识产权局颁发的注册证明。但中国知识产权局不会主动颁发注册证明,需由注册人委托中国商标代理机构向官方提交申请。而提交申请有严格的时间限制,需要等驳回通知期限届满(12个月或18个月,视协定国/议定国而定)后才可申请。最近,在指定中国后的第5、6个月左右,中国知识产权局审查完毕并发出保护声明通知的情形增多。通常,注册人收到保护通知声明,就意味着该商标在中国获得了注册商标的法律效力。但即便收到了保护声明通知,仍需要耐心等待驳回期限届满后才可提交注册证明申请。否则,该申请将因期限未满而不予受理。

以笔者处理过的实际案件为例,某国际注册商标的国际注册日是2018年11月26日,指定中国的驳回通知期间的起算日是2019年2月5日,2019年6月26日国家知识产权局发出了保护通知声明。但是,该商标仍需等到2020年8月5日以后(马德里议定国、驳回通知期间为18个月)才可申请注册证明。如此算来,从国际注册日至拿到注册证明,大约需要21个月。

与此相比,中国国内商标申请在获得注册后一个月左右就可以拿到国家知识产权局主动下发的商标注册证。不发生驳回等中间程序时,从商标申请日到拿到注册证大约10个月。

现在中国的各大电商平台都十分重视知识产权的保护,天猫、京东等都要求商家在开店时提供商标注册证。若无法提供注册证,则可能导致在线店铺推迟开张、产品无法及时上架等。在商机转瞬即逝的当下,能赶在某一个消费旺季来临前保证产品及时上架,对于企业和产品代理商来说至关重要。

3.对于部分商品表述,预期的权利范围可能与实际权利范围不符。
 
如前所述,国家知识产权局对于马德里注册商标的指定商品审查相对宽松,涵盖范围较广的商品表述也能顺利通过形式审查,获得注册。根据笔者的实务经验,这有时也会造成不小的麻烦。

马德里注册需要基于原属国的基础申请或基础注册而办理。申请人在选择指定商品时受到基础注册的制约,不可避免的受到原属国的商标制度和商标实务的影响。而中国的商标制度和《类似商品和服务区分表》均有独特之处。若通过中国国内商标申请,涵盖范围大的商品会被认为指代不明确,不规范,只能按照官方要求修改为明确具体的商品。但此类表述通过马德里注册指定中国领土延伸可以被顺利接受并获得注册。

但是,在中国如果某商品表述在汉语的语境里确实内容不明确时,审查员只能按照个人理解、实务经验来判断划分在哪个类似群。因此,对于某商品表述,申请人预期的权利范围(原属国内的范围)与在中国的实际权利范围不符的情形时有发生。

例如,日本申请人经常指定的商品表述“电子应用机械器具”[electronic machines],据笔者所知,按照日本的《类似商品服务审查基准》,该表述涵盖了电子计算机及其周边设备、扫描仪、复印机、集成电路、计算机程序、半导体等各种商品。根据中国的《类似商品和服务区分表》,该内涵至少涉及到0901【电子计算机及其外部设备】、0903【其他办公用机械(不包括打字机、誊写机、油印机)】、0913【电器用晶体及碳素材料、电子电气通用元件】等多个类似群组。但在笔者多年的工作中,曾多次碰到此商品仅仅被划分在0913类似群组的情形。某日本企业的产品是计算机周边设备,通过马德里注册指定中国,凭借“电子应用机械器具”这一指定商品误认为权利范围可以确保高枕无忧,岂不知连最重要的商品都未覆盖到,更谈不上对在后的相同近似商标起到任何防御作用。
 
3.商品翻译中可能出现翻译偏差,影响权利的正常行使。
 
马德里注册须以英语或法语为申请语言向国际局提交申请文件。通过领土延伸指定中国时,先由官方指定的翻译机构翻译成中文,再录入到中国商标局的商标数据库。由于翻译机构并非专业的商标从业人员,对中国《类似商品和服务区分表》和商标实务不一定熟悉,仅从语言本身进行翻译。加之,近年申请量逐年增加,翻译工作量激增,偶尔发生翻译偏差也是不可避免的。

笔者代理过的案件中,曾经碰到过9类的商品“navigational

apparatus”被翻译为“航海仪器”,而申请人原本想指定的商品是 “导航仪器”。两者仅有一字之差,但含义相去甚远。在电商平台上开店销售车辆导航仪时,电商平台要求必须提供载明权利商品有“导航仪器”的注册证,但是官方下发的注册证明上相应的商品为“航海仪器”,结果被电商平台认定不符合要求。最终,该案件通过联系商标局提交了订正申请,改成“导航仪器”得以解决。

实践中,一般企业在马德里商标注册获得领土延伸保护后,很少主动确认商品的翻译是否存在偏差。如前述案件,在碰到问题时及时联系官方进行订正是一个行之有效的方法。如果确属明显的翻译错误,官方一般会迅速修改,但若是翻译偏差,两者皆可时,则可能要个案情况分析并对应。

笔者公司代理的另一案件中,某国外客户在第36类上指定了服务“liability guarantee and acceptance of bills”,由于指定翻译机构将其直译为了“票据的责任保证和承兑”,仅被知识产权局划分到了3602【金融服务】、而申请人原本想指定的服务为“债务担保及票据承兑”,应涵盖3602【金融服务】和3606【担保】两个类似群,造成客户的权利覆盖不完全,3606类似群的相关服务被他人抢注,目前客户还在对应该抢注商标的诉讼程序中。
   
如上列举,马德里注册的制度有利有弊,是一把双刃剑。申请人可以根据企业自身和具体商标的情形选择最适合自己的注册方法。
 
注:
1、《马德里商标国际注册问题研究》张宇编著 ,中国工商出版社

 
(2019年)

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