浅析损害他人在先字号权的审查审理
北京林达刘知识产权代理事务所
中国商标代理人 孟丽颖
中国商标代理人 孟丽颖
《中华人民共和国商标法》第三十二条前半段规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本条规定的“在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括字号权（也称“商号权”）、著作权、姓名权、肖像权等多种应予保护的在先权益。在商标异议、无效宣告案件中，上述任何一种在先权利的权利人都可以作为异议人或申请人主张其在先权利受到了侵犯。本文选取字号权为对象，结合商标审查审理标准以及具体案例，探讨国家知识产权局的审查审理倾向。
为规范商标审查审理程序，保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致，2017~2021年期间国家知识产权局适用的是2016年12月印发的《商标审查及审理标准》，随后国家知识产权局制定了《商标审查理指南》，于2021年 11月 16日发布，并自 2022年 1月 1日起开始施行。无论是以前的《商标审查及审理标准》还是最新的《商标审查理指南》中都包含了针对在先字号权的审查审理的相关规定，但是发生了一些变化。
为规范商标审查审理程序，保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致，2017~2021年期间国家知识产权局适用的是2016年12月印发的《商标审查及审理标准》，随后国家知识产权局制定了《商标审查理指南》，于2021年 11月 16日发布，并自 2022年 1月 1日起开始施行。无论是以前的《商标审查及审理标准》还是最新的《商标审查理指南》中都包含了针对在先字号权的审查审理的相关规定，但是发生了一些变化。
| 2016《商标审查及审理标准》 | 2021《商标审查理指南》 | |
| 概述 | 将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。 | 将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。 |
| 适用要件 |
（1）在系争商标申请注册之前他人已在先登记或使用其字号； （2）该字号在中国相关公众中具有一定的知名度； （3）系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害。 |
（1）在系争商标申请注册之前，他人已在先登记或使用其字号； （2）在系争商标申请注册之前，该字号在中国相关公众中已具有一定的知名度； （3）系争商标的注册与使用容易导致中国相关公众误以为该商标所标示的产品或者服务来自字号权人，或者与字号权人有某种特定联系，致使在先字号权人的利益可能受到损害。 |
| 其他 |
（1）原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时可能容易产生混淆，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成近似进行判断。 （2）对在先字号权的保护原则上应当以与字号权人实际经营的商品/服务相同或者类似的商品/服务为限，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度，以及双方商品/服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围。 |
（1）原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时容易产生混淆，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断。 （2）对在先字号权的保护原则上应当以与字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似的商品或者服务为限，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度，以及双方商品或者服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围。 |
由上可见，最大的变化是针对系争商标与在先字号的相似程度的要求上，以前规定的是“相同或者近似”，而现在变为了“相同或者基本相同”，从文字表述不难看出，要求变得更加严格了。“相同”容易理解，那么究竟什么样的情况属于标识基本相同的情形呢？这是本次将要探讨的第一个问题。
此外，新旧规定里均提到了“双方商品或者服务的关联程度”，但并没有更详细的说明。到底什么样的商品或服务的关联程度高，在主张在先字号权时能获得认可呢？这是本次将要探讨的第二个问题。
再者，在主张在先字号权时，到底什么样的证据才是有效的呢？这是本次将要探讨的第三个问题。
笔者检索了已下发决定或裁定的2021~2022年间的异议及无效宣告案件，选出了一些主张了在先字号权的案例，通过分析国家知识产权局的认定内容，尝试找到各问题的答案。
（1）基本相同的标识如何认定
| 编号 |
被异议商标/ 争议商标 |
案件类型 | 裁文日 |
是否认定侵犯 在先字号权 |
相关认定内容 |
| 1 |
 (第27176067号[1]) |
异议 | 2021-06-30 | √ | 被异议商标“华大”与异议人知名商号“华太”近似。 |
| 2 |
 (第42567987号[2]) |
异议 | 2021-07-21 | √ | 被异议商标“百丽德”与异议人商号“柏丽德”的读音相同，文字构成和整体外观相近。 |
| 3 |
 (第43429696号[3]) |
异议 | 2021-08-04 | × | 被异议商标“三幸名屋”与异议人商号“三幸制果”或“三幸”并未构成近似。 |
| 4 |
 (第45497061号[4]) |
异议 | 2021-08-24 | √ | 被异议商标中的“沪”为上海的简称，“永秀”是被异议商标的主要识别部分，被异议商标与异议人“永秀”商号属于基本相同的情形。 |
| 5 |
 (第43052894号[5]) |
无效宣告 | 2022-04-12 | √ | 争议商标的英文部分“JENSTON”完整包含于申请人“简成医疗 JENSTON MEDICAL”商号之中。 |
| 6 |
 (第40094662号[6]) |
无效宣告 | 2022-04-19 | √ | 争议商标“华冀”与申请人商号中的“冀华”文字构成相同。 |
| 7 |
 (第28321986号[7]) |
无效宣告 | 2022-04-19 | √ | 争议商标“孚能电池”完整包含了申请人企业字号“孚能”，整体未形成明显区分的其他含义。 |
| 8 |
 (第38916353号[8]) |
无效宣告 | 2022-04-21 | × | 本案中争议商标“山地卡特”与申请人“卡特彼勒”商号未达到相同或基本相同的程度。 |
| 9 |
 (第35769310号[9]) |
无效宣告 | 2022-04-21 | × | 争议商标“VOLNAR”与申请人的商号“VOLVO”并未构成相同或基本相同，未达到高度近似。 |
| 10 |
 (第20749354号[10]) |
无效宣告 | 2022-04-22 | × | 本案争议商标“云华首农”文字构成与申请人主张的在先字号文字“首农”本身尚存差异，未达到基本相同。 |
根据上述案例，笔者认为若文字构成相同仅顺序左右颠倒（上表案例6），或者与在先商号相同的文字以外的文字为缺显部分的（上表案例4、7），一般都会认定构成了“基本相同”的情形。此外，如上表案例5的情形，若系争商标中独立存在的英文或中文与他人在先字号的显著部分相同，也比较容易被认定。
但如果系争商标中他人在先字号与其他具有显著性的文字为一个整体，且与他人在先字号相同的部分并未独立存在的（上表案例3、8、10），或者是字母构成不同，存在一定区别的（上表案例9），则不太容易被认为达到了“基本相同”的情形。
而像上表案例1、2的情形，从裁定内容可知，认定的是双方文字相近或近似，在2021年适用2016《商标审查及审理标准》的情况下是没有问题的，但是若适用2021《商标审查理指南》重新进行审查的话，很有可能被认定为未构成“基本相同”的情形。但值得注意的是，2021《商标审查理指南》中也提到了，在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断，因此，也不排除审查员在综合了考虑上述因素后，像文字字形相似但发音有一定区别的，或者像发音形同但字形有一定区别的情况也会判定构成“基本相同”，从而支持在先字号权的相关主张。
（2）商品或者服务的关联程度如何认定
笔者对多个认定构成侵犯他人在先字号权的案例的情况进行了整理和分析。在系争商标与他人在先字号相同或基本相同的情况下，对双方的商品或服务的关联程度的认定大概分为以下3种情况：
A）商品或服务的内容明显属于同行业或关联程度较高的，这种类型的成功案例数量也最多。
但如果系争商标中他人在先字号与其他具有显著性的文字为一个整体，且与他人在先字号相同的部分并未独立存在的（上表案例3、8、10），或者是字母构成不同，存在一定区别的（上表案例9），则不太容易被认为达到了“基本相同”的情形。
而像上表案例1、2的情形，从裁定内容可知，认定的是双方文字相近或近似，在2021年适用2016《商标审查及审理标准》的情况下是没有问题的，但是若适用2021《商标审查理指南》重新进行审查的话，很有可能被认定为未构成“基本相同”的情形。但值得注意的是，2021《商标审查理指南》中也提到了，在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断，因此，也不排除审查员在综合了考虑上述因素后，像文字字形相似但发音有一定区别的，或者像发音形同但字形有一定区别的情况也会判定构成“基本相同”，从而支持在先字号权的相关主张。
（2）商品或者服务的关联程度如何认定
笔者对多个认定构成侵犯他人在先字号权的案例的情况进行了整理和分析。在系争商标与他人在先字号相同或基本相同的情况下，对双方的商品或服务的关联程度的认定大概分为以下3种情况：
A）商品或服务的内容明显属于同行业或关联程度较高的，这种类型的成功案例数量也最多。
| 编号 |
被异议商标/ 争议商标 |
案件类型 | 裁文日 |
是否认定侵犯 在先字号权 |
相关认定内容 |
| 1 |
 (第22054850号[11]) |
无效宣告 | 2021-01-23 | √ | 争议商标核定使用的商品“包”等与申请人主营的服务“时尚预测和潮流分析”在销售场所、消费群体等方面相同或具有较强关联。 |
| 2 |
 (第9039686号[12]) |
无效宣告 | 2021-01-29 | √ | 争议商标核定使用的服务“建筑”等属于工程建筑服务或与之相关的服务。而申请人实际经营的领域就是工程建筑。 |
| 3 |
 (第41667105号[13]) |
异议 | 2021-08-23 | √ | 被异议商标指定使用的商品（30类的食品）与该异议人所从事的行业（乳制品的生产销售）具有一定关联。 |
| 4 |
 (第44914281号[14]) |
异议 | 2021-10-14 | √ | 异议人在先使用商品“家具”等与被异议商标的商品“地毯、墙纸”等相同或密切相关。 |
| 5 |
 (第47477858号[15]) |
无效宣告 | 2022-01-29 | √ | 争议商标核定使用的墨水、文件复印机用墨纸等商品与申请人主营的喷墨打印等商品及服务行业关联性较强。 |
| 6 |
 (第45777059号[16]) |
无效宣告 | 2022-01-29 | √ | 争议商标指定使用的“茶饮料；方便米饭”等商品与申请人公司从事的美食外卖行业具有一定关联性或重合性。 |
| 7 |
 (第44890661号[17]) |
异议 | 2022-02-18 | √ | 被异议商标的指定服务“气象信息”等与异议人提供的气象服务软件等相同或存在一定关联。 |
| 8 |
 (第43678094号[18]) |
无效宣告 | 2022-02-21 | √ | 争议商标核定使用的“鱼制食品”等商品与申请人所属的餐饮行业关联性较强。 |
| 9 |
 (第36464482号[19]) |
无效宣告 | 2022-03-02 | √ | 争议商标核定使用的石、混凝土或大理石制塑像等全部商品与申请人商号使用的雕塑、石材商品属于类似商品。 |
| 10 |
 (第22464518号[20]) |
无效宣告 | 2022-03-18 | √ | 争议商标核定使用的医疗器械和仪器、理疗设备等商品与申请人主营的反渗透水处理机、透析用水系统等产品在功能用途、销售场所、消费对象等方面具有一定的共同性。 |
B）“零售”、“投资”、“电商”等覆盖范围较广的行业被认定与各种商品具有密切关联。
| 编号 |
被异议商标/ 争议商标 |
案件类型 | 裁文日 |
是否认定侵犯 在先字号权 |
相关认定内容 |
| 1 |
 (第41192313号[21]) |
异议 | 2021-09-18 | √ | 被异议商标指定商品“绘画材料”与异议人所从事的行业“零售服务”密切关联。 |
| 2 |
 (第46525642号[22]) |
异议 | 2021-10-15 | √ | 强调异议人早就在中国投资众多领域，“淡马锡”作为字号被在先使用且具有一定知名度。被异议商标的注册和使用，易使消费者误认为其源自异议人或与异议人具有特定联系，进而对商品来源产生混淆。 |
| 3 |
 (第46549484号[23]) |
异议 | 2022-02-28 | √ |
异议决定只提到双方商标指定使用的商品和服务具有较强的关联性。 被异议商标的商品为第30类的各种食品；而异议人公司为电商平台，在网上销售各种产品。 |
C）在极少数案子中，双方的商品或者服务的差别较大，关联性看似不强，但是主张在先字号权也成功了。笔者推测审查员应该是考虑到了在先字号的独创性、知名度等因素。
| 编号 |
被异议商标/ 争议商标 |
案件类型 | 裁文日 |
是否认定侵犯 在先字号权 |
相关认定内容 |
| 1 |
 (第42705987号[24]) |
异议 | 2021-08-11 | √ |
异议决定中认定“被异议商标指定使用的商品与异议人主要经营的动画制作、DVD、VCD发行等行业具有一定关联”。 但被异议商标的商品为第30类的各种食品，与异议人主要经营行业的关联性并不强。 |
| 2 |
 (第50516428号[25]) |
异议 | 2022-03-01 | √ | 异议决定中没有具体说明双方商品或者服务的关联性，只强调了易使相关公众产生混淆和误认。异议人是世界第四大能源公司，主营业务是原油、天然气等化工产品，而被异议商标的商品为第25类的“服装，围巾”等，显然谈不上什么关联性。 |
（3）证明在先字号权的有效证据材料
笔者通过对众多异议决定及无效裁定书的研究，试着将可以证明在先字号权的有效证据进行了总结。包括但不限于以下内容，仅供参考。
- 在先字号权人的主体资格证明文件（中国公司一般提供营业执照，而外国公司除了本国的公司登记证明，还可以提交其中国子公司或关联公司的营业执照以及外商投资企业批准证书等）
- 在先字号权人在其所处行业的在先排名情况（以世界、中国的排名信息为主）
- 在中国的在先参展资料（参展协议、展会宣传册、展台照片、相关报道等）
- 在中国的在先销售资料（销售合同、销售单据、产品宣传手册等）
- 在中国的在先宣传资料（广告合同、在中国媒体上刊登的广告、相关报道等）
- 在中国的在先获奖资料（荣誉证书/奖杯、相关报道等）
注1：上面提到的各种相关报道可以来自网站或网络公众号，也可以是由国家图书馆出具的检索证明。
注2：上面的提到的“在先”是指相关证据材料证明的事实应该是发生在系争商标的申请日之前。
基于上述分析，笔者总结如下。在异议、无效宣告案件中主张在先字号权时，首先系争商标与在先字号最好是完全相同或基本相同，其次需要双方的商品或者服务属于同行业或者具有较为密切的关联。而在标识自身的近似程度可能未达到“基本相同”或者是双方的商品或者服务的关联性较弱的情况下，在先字号权人可以通过大量提交有效证据材料来争取让审查员进一步考虑在先字号的独创性、知名度等因素，从而给予适当的扩大保护。
注释：
[1] (2021)商标异字第0000083226号不予注册的决定
[2] (2021)商标异字第0000092638号不予注册的决定
[3] (2021)商标异字第0000098085号不予注册的决定
[4] (2021)商标异字第0000107519号不予注册的决定
[5] 商评字[2022]第0000115314号无效宣告请求裁定书
[6] 商评字[2022]第0000127193号无效宣告请求裁定书
[7] 商评字[2022]第0000124192号无效宣告请求裁定书
[8] 商评字[2022]第0000126590号无效宣告请求裁定书
[9] 商评字[2022]第0000126091号无效宣告请求裁定书
[10] 商评字[2022]第0000127702号无效宣告请求裁定书
[11] 商评字[2021]第0000020339号无效宣告请求裁定书
[12] 商评字[2021]第0000025821号无效宣告请求裁定书
[13] (2021)商标异字第0000106957号不予注册的决定
[14] (2021)商标异字第0000127148号不予注册的决定
[15] 商评字[2022]第0000032620号无效宣告请求裁定书
[16] 商评字[2022]第0000034270号无效宣告请求裁定书
[17] (2022)商标异字第0000020898号不予注册的决定
[18] 商评字[2022]第0000049741号无效宣告请求裁定书
[19] 商评字[2022]第0000071452号无效宣告请求裁定书
[20] 商评字[2022]第0000094243号无效宣告请求裁定书
[21] (2021)商标异字第0000119539号不予注册的决定
[22] (2021)商标异字第0000128213号不予注册的决定
[23] (2022)商标异字第0000026527号不予注册的决定
[24] (2021)商标异字第0000101698号不予注册的决定
[25] (2022)商标异字第0000026723号不予注册的决定
注2：上面的提到的“在先”是指相关证据材料证明的事实应该是发生在系争商标的申请日之前。
基于上述分析，笔者总结如下。在异议、无效宣告案件中主张在先字号权时，首先系争商标与在先字号最好是完全相同或基本相同，其次需要双方的商品或者服务属于同行业或者具有较为密切的关联。而在标识自身的近似程度可能未达到“基本相同”或者是双方的商品或者服务的关联性较弱的情况下，在先字号权人可以通过大量提交有效证据材料来争取让审查员进一步考虑在先字号的独创性、知名度等因素，从而给予适当的扩大保护。
注释：
[1] (2021)商标异字第0000083226号不予注册的决定
[2] (2021)商标异字第0000092638号不予注册的决定
[3] (2021)商标异字第0000098085号不予注册的决定
[4] (2021)商标异字第0000107519号不予注册的决定
[5] 商评字[2022]第0000115314号无效宣告请求裁定书
[6] 商评字[2022]第0000127193号无效宣告请求裁定书
[7] 商评字[2022]第0000124192号无效宣告请求裁定书
[8] 商评字[2022]第0000126590号无效宣告请求裁定书
[9] 商评字[2022]第0000126091号无效宣告请求裁定书
[10] 商评字[2022]第0000127702号无效宣告请求裁定书
[11] 商评字[2021]第0000020339号无效宣告请求裁定书
[12] 商评字[2021]第0000025821号无效宣告请求裁定书
[13] (2021)商标异字第0000106957号不予注册的决定
[14] (2021)商标异字第0000127148号不予注册的决定
[15] 商评字[2022]第0000032620号无效宣告请求裁定书
[16] 商评字[2022]第0000034270号无效宣告请求裁定书
[17] (2022)商标异字第0000020898号不予注册的决定
[18] 商评字[2022]第0000049741号无效宣告请求裁定书
[19] 商评字[2022]第0000071452号无效宣告请求裁定书
[20] 商评字[2022]第0000094243号无效宣告请求裁定书
[21] (2021)商标异字第0000119539号不予注册的决定
[22] (2021)商标异字第0000128213号不予注册的决定
[23] (2022)商标异字第0000026527号不予注册的决定
[24] (2021)商标异字第0000101698号不予注册的决定
[25] (2022)商标异字第0000026723号不予注册的决定
