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“商标侵权”VS “正当使用标识”


中国商标代理人 耿秋
一、引言
 
在商业活动中,知名商标被“傍名牌”、“搭便车”,商标侵权的纠纷层出不穷;另一方面,对于商品、服务的描述、叙述、说明、指示等标识的使用被诉商标侵权的纠纷中,正当使用的抗辩被认可的案例也比比皆是。那二者如何区分,从中可以得到哪些启示,笔者试结合相关法律和典型案例进行分析和说明,供诸君参考。
 
二、商标侵权和正当使用的区别
 
1、商标侵权的法律依据

《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
 
《商标法》第五十七条  有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标容易导致混淆的;(余文略)
 
《商标侵权判断标准》第三条 判断是否构成商标侵权,一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。(余文略)
 
上述法律规定表明:在相同商品上商标性使用相同商标,推定发生混淆,应当认定为商标侵权行为。就类似商品相同商标、相同商品近似商标以及类似商品近似商标行为的侵权判断,均应以混淆作为侵权判断的必要条件。因为,商标的基本功能是“识别商品来源”,所以《商标法》的立法本意就是为了防止对商品来源产生混淆。
 
2、商标侵权的典型案例
 
案件名称 “黄金比例”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 天津市第一中级人民法院(2020)津01民初695号
二审法院/案号 天津市高级人民法院(2020)津民终1331号
案由 侵害商标权纠纷
当事人 上诉人(一审原告 ):益海嘉里食品营销有限公司
被上诉人(一审被告):天津丰美食用油有限公司
上诉人获得授权的
注册商标

 
(第3863827号、29类)
上诉人产品和被诉侵权产品示意图
 
 
 
一审判决概要 本案“黄金比例”一词是对丰美公司食用植物调和油商品特征的一种描述,即表明丰美公司生产的食用植物调和油所用各种原料配比合理恰当,为最佳配比,并未将“黄金比例”一词作为商标来使用。被诉侵权标识不会引发相关消费者混淆,驳回益海嘉里公司的诉讼请求。
二审判决概要 1)丰美公司在瓶贴中间位置突出使用了“黄金比例”标识,已经超出了一般描述性文字的表现形式。且丰美公司所使用的字体、两个半圆弧状的曲线设计等与益海嘉里公司在同种类商品上 “黄金比例”商标的使用及装饰方式一致。
2)丰美公司并未提供充分证据证明在食用油领域已有国家标准、行业标准或行业惯例认定“黄金比例”反映食用油产品的某一特征。根据一般消费者的认知习惯,会将“黄金比例”标识本身作为商标予以认知,容易使一般消费者对商品的来源产生混淆或误认。丰美公司对“黄金比例”的使用行为侵害了益海嘉里公司商标权。
3)撤销一审判决,改判丰美公司立即停止侵权,并赔偿益海嘉里公司经济损失及合理支出人民币10万元。
二审判决日期 2021-01-12
 
案件名称 LGG”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 上海市普陀区人民法院 (2021)沪0107民初5191号
二审法院/案号 上海知识产权法院  (2022)沪73民终452号
案由 侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷
当事人 上诉人(一审被告1 ):上海福宽贸易有限公司
上诉人(一审被告2 ):张家口长城乳业有限公司
被上诉人(一审原告):科·汉森有限公司
被上诉人的注册商标
 
 
(第G697132号、5类)
被诉侵权标识相关描述 天猫商城开设的“OFK旗舰店”中销售名称为“OFK高活性LGG1000亿益生菌发酵早餐酸奶儿童成人老人酸奶发酵活菌”的产品,生产厂家为长城乳业公司。网站介绍中含有产品外包装及罐体图片,杯身为蓝色,正面方框中标注白色“1000亿LGG活菌文字,字体较大,其中“1000亿“LGG活菌呈上下排列。杯盖上圆弧较小字体标注鼠李糖乳杆菌LGG深度发酵,中间显示“OFK”。
一审判决概要 1)福宽公司在天猫商城网页宣传中以介绍加工方式形式使用鼠李糖乳杆菌LGG”文字,系用于客观描述被诉产品中含有鼠李糖乳杆菌等菌株成分,以及对鼠李糖乳杆菌等菌种的介绍,仍属于正当使用范畴,不构成商标性使用
2)对于在产品显著位置使用“LGG”文字,以及在宣传中使用“LGG活菌,将“LGG”与鼠李糖乳杆菌相分离,或者采用变换字体颜色、加大字号等方式,使“LGG”与其他文字相区别,突出“LGG”标识以吸引相关公众的注意,上述标识共同起到区别商品来源的功能,属于将“LGG”作为商标使用的行为。
3)福宽公司、长城乳业公司侵犯了科·汉森公司第G697132号商标权,被判立即停止侵权,在《中国市场监管报》上刊登声明,消除影响,并赔偿科·汉森公司经济损失200,000元及合理支出50,000元。
二审判决概要 1)本案现有证据并不足以证明“LGG”已经成为鼠李糖乳杆菌商品的通用名称。福宽公司、长城乳业公司作为酸奶等商品的生产企业,明知LGG”系科·汉森公司的注册商标,在描述被诉侵权产品中含有鼠李糖乳杆菌等菌株成分时,理应对涉案商标进行合理避让,规范使用菌种名称,而不是将“LGG”进行突出使用。
2)一审法院认定并无不当,驳回上诉,维持原判。
二审判决日期 2023-08-16
 
案件名称 “老干妈”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 北京知识产权法院(2015)京知民初字第1944号
二审法院/案号 北京市高级人民法院 (2017)京民终28号
案由 侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷
当事人 上诉人(一审被告 ):贵州永红食品有限公司
被上诉人(一审原告):贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司
被上诉人的注册商标
 
 
 
(第2021191号、30类) (第1381611号、30类)                                   
被上诉人产品和被诉侵权产品示意图对比
 
老干妈公司产品示意图                        永红公司被诉侵权产品示意图
 
一审判决概要 1)老干妈公司所拥有的第1381611号"老干妈及图"商标与第2021191号"老干妈"商标在本案中应当被认定为驰名商标。
2)永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒商品的系列名称,并用来描述自己的商品,会使消费者误以为涉案商品与老干妈公司具有某种联系,弱化涉案驰名商标,甚至会导致通用名称化,构成对涉案商标的广告性商标使用。
3)涉案商品配料中添加了老干妈牌豆豉,但标注"老干妈味"字样并非描述涉案商品之必须,永红公司可以直接采取标注"麻辣味""豆豉味"等字样来说明涉案牛肉棒的口味,而非替代性地直接借用涉案驰名商标。因此,被诉侵权行为不属于合理使用的范畴
4)永红公司的生产、销售行为,侵犯了老干妈公司所拥有的涉案商标专用权和禁用权,被判立即停止侵权,赔偿老干妈公司经济损失及合理支出共计42万6500元。
二审判决概要 1)永红公司将"老干妈"作为涉案商品的口味名称,并标注于涉案商品包装正面,属于对涉案商标的复制、摹仿,其能够起到识别商品来源的作用,属于商标法意义上的使用。虽然涉案商品确实添加有"老干妈"牌豆豉,但"老干妈"牌豆豉并非食品行业的常用原料,"老干妈味"也不是日用食品行业对商品口味的常见表述方式,涉案商品对"老干妈"字样的使用不属于合理使用的范畴。
2)永红公司在涉案商品包装上标注"老干妈味"的行为,弱化了老干妈公司的驰名商标,损害了该驰名商标注册人的利益,属于给他人注册商标专用权造成损害的行为。
3)一审法院酌定的赔偿数额和认定的合理支出费用金额并无不当,驳回上诉,维持原判。
二审判决日期 2017-04-24
 
案件名称 JOMOO九牧”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 福建省泉州市中级人民法院 (2017)闽05民初607号
二审法院/案号 福建省高级人民法院 (2018)闽民终274号
案由 侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷
当事人 上诉人(一审被告 ):惠安县腾昌五金电器商行
被上诉人(一审原告):九牧厨卫股份有限公司
被上诉人的注册商标
 
(第4044548号、11类)       (第1921065号、11类)
 
          
(第1117525号、11类)        (第3489157号、11类)
                                 
被诉侵权标识相关描述 涉案商行位于闽南骑楼建筑,走廊上方的骑楼外墙悬挂一个标示“腾昌五金水暖灯饰商行”的店招,店铺一楼有相通的两个店面,其中一个店面在走廊上方和门栏上分别悬挂标示“JOMOO’’九牧惠安“JOMOO九牧的牌子,且在店招中标示“JOMOO九牧惠安专卖店字样。店内张贴有九牧海报
一审判决概要 1)被告腾昌商行在销售原告九牧公司产品过程中,为指示其所销售的产品的信息使用原告的注册商标进行宣传,符合一般商业惯例,属于商标的合理性使用行为。
2)被告在其店招上单独使用“JOMOO’九牧“JOMOO九牧标识,实质上指向涉案店面的经营者是九牧公司,或者与九牧公司存在商标或字号许可使用等关联关系。而腾昌商行仅是涉案商标正牌商品的销售者,其与九牧公司不存在关联关系,故该行为不属于善意和合理的使用。且,已经超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围。被告在店招上使用原告公司标识侵犯了原告的注册商标专用权。
3)被告未经原告许可,在店面店招上单独使用了原告公司的字号“九牧”,构成不正当竞争行为。
4) 被告赔偿原告经济损失及合理支出2万元。
二审裁定概要 腾昌商行在本案审理期间撤回上诉请求,本院予以准许。一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。
二审裁定日期 2018-04-27
 
3、正当使用的法律依据

《商标法》第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。(余文略)
 
北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答

26、正当使用商标标识行为的构成要件有哪些?

构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件:

1)使用出于善意;

2)不是作为自己商品的商标使用;

3)使用只是为了说明或者描述自己的商品。

27、哪些行为属于正当使用商标标识的行为?

满足本解答第26条规定要件的下列行为,属于正当使用商标标识的行为:

(1)使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的;

(2)使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的;

(3)在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的;

(4)规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的;

(5)使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的;

(6)其他属于正当使用商标标识的行为。
 
国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》第二条规定:商品销售网点和提供某种服务的站点,在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时,可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字,且其字体应一致,不得突出其中的商标部分。
 
从上述法律规定归纳来看,正当使用主要包含以下2种情形:
 
① 描述性使用;
 
② 指示性使用。
 
笔者认为上述①中的“描述性使用”也是指叙述性使用或说明性使用。即,该标识主要是对商品的通用名称、性质、用途、质量、原材料、产地等客观真实的描述、叙述或说明。这样的标识其本身显著性较弱,不能作为商标注册,不能为一家独占,所以可以正当使用。如果该标识被包含在他人的注册商标之中,则该商标权人无权禁止他人的正当使用。

笔者理解上述②中的“指示性使用”,是指在销售商品时对他人注册商标的合理使用。即,在销售商品的实体店铺、网络店铺中、海报中、宣传广告等中,仅将该注册商标用来指示商品的真实来源,而不会将该商品误认为是销售方生产的产品,或者误认为销售方与商标权人有何种特殊关系(如独家代理、专卖店授权等)。因此,在这种情形中,销售方的使用必须是在合理指示或说明的范畴内,一旦越界,就有可能构成侵权。尤其,即便销售方销售的是正品,但在销售场所或者广告宣传等中,刻意突出他人注册商标,容易引起上述误认或者混淆的,有可能构成侵权。
 
4、正当使用的典型案例
 
案件名称 85℃”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 上海市黄浦区人民法院(2016)沪0101民初24718号
二审法院/案号 上海知识产权法院 (2018)沪73民终289号
案由 侵害商标权纠纷
当事人 上诉人(一审被告 ):光明乳业股份有限公司
被上诉人(一审原告):美食达人股份有限公司
上诉人注册商标*  
            
(第11817439号、29类)         (第6111661号、29类)

            
(第13872266号、29类)    (第4514340号、43类)
被诉侵权产品
 85℃巴氏杀菌乳新鲜说”
“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”
85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”
 
     
 
                          (被诉侵权产品示意图)
 
一审判决概要 1)原告对上述注册商标“85℃”享有专用权,且在43类注册的“85℃”商标曾被认定为驰名商标,在29类也具有一定的知名度。
2) 被告在商业活动中完整使用他人注册商标的使用方式已经超出说明或客观描述商品本身的特点而正当使用的界限,其主观上难谓善意,客观上可能造成相关公众对商品来源的混淆。因此,被告光明乳业公司关于其标注“85℃”字样不属于正当使用,侵犯了原告29类部分注册商标专用权。
3)被告立即停止侵权,赔偿原告经济损失人民币40万元和支付合理开支人民币59,500元。
二审判决概要 1) 美食达人公司将构成温度标准表达方式的“85适用不同字体进行不同排列后,客观上增强了该标识的显著性而获得注册,但也限制了其受保护的范围。将被控侵权标识与涉案注册商标排列不同,读音不同,商品不相同,仅构成类似,一审法院对相同商品上相同商标的认定有误,本院依法予以纠正。
2)光明公司在被控侵权商品上使用85℃,仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征,仍属于合理描述自己经营商品特点的范围,并非对美食达人公司注册商标的使用,而是对温度表达方式的正当使用,未造成相关公众的混淆和误认,不构成对涉案注册商标专用权的侵害。
3)撤销一审判决。
二审判决日期 2018-12-20
 
案件名称 “金银花”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 江苏省苏州市中级人民法院 (2019)苏05知初824号
二审法院/案号 江苏省高级法院 (2020)苏知终24号
再审法院/案号 最高人民法院 (2022)最高法民再238号
案由 侵害商标权纠纷
当事人 再审申请人(一审被告、二审上诉人 ):
苏州诗妍生物日化有限公司
再审被申请人(一审原告、二审上诉人 ):
上海碧丽化妆品有限公司
二审被上诉人(一审被告):长丰润发商贸有限公司
再审被申请人注册商标
(第603857号、3类)
再审被申请人产品和
被诉侵权产品示意图
 
                                 (包装一)
 
碧丽公司产品示意图                    诗妍公司被诉侵权产品示意图
 
被诉侵权标识相关描述 诗妍公司被诉侵权产品包装一:瓶身正面标注有“清润”、“金银花花露水”、“清香型”字样。其中“金银花花露水”文字中“金银花”为艺术字体,“花”字用笔流畅,笔画直接相互勾连;“花露水”文字为类隶书字体,字体与上方“金银花”文字存在明显不同。(略)
诗妍公司被诉侵权产品包装二:除瓶身正面主体部分的“金银花花露水”文字与包装一实物存在差异外,其余部分均一致。“金银花花露水”文字中“金银华”为类隶书字体,“花”字笔画不相勾连;“花露水”文字为类隶书字体,字体与上方“金银花”文字字体一致。
一审判决概要 1)结合碧丽公司涉案商标的设计美感度以及宣传使用历史,应认定该商标具有一定显著性。诗妍公司在本案中不能举证证明依据法律规定、国家或行业标准,“金银花花露水”已成为通用,亦不能证明相关公众普遍认为“金银花花露水”为特定类别的商品。
2)涉案包装一花露水所使用的“金银花”文字位于瓶身正面显著部分,为艺术字体,黑色加粗,与下方的“花露水”明显区分,文字为竖排排列,排列方式与原告的“金银花”商标一致,且字体均为类似的艺术体,其中“花”字笔画相互勾连,与原告商标中的“花”字趋同。包装一花露水中“金银花”与涉案商标构成近似,会使公众产生混淆与误认,应认定构成商标侵权。
3)“金银花”属于花露水商品的原料。包括诗妍公司在内的其他市场主体可出于描述商品具体原料成分的目的将“金银花”文字使用在花露水商品上。包装二花露水上的金银花文字为类隶书字体,“花”字笔画不相勾连,与碧丽公司的涉案商标存在一定差异,不会使公众产生混淆或误认,属于合理使用,不构成对涉案商标的侵权。
4)被告立即停止侵权,赔偿原告经济损失和支付合理开支共计人民币10万元。
二审判决概要 1) 涉案商标合法有效,具有一定的知名度和美誉度。涉案两款被诉侵权商品与涉案商标核定使用的商品属于同一种类,且均在正面显著位置突出使用了金银花标识,具有区分商品来源的作用,构成商标性使用。两款被诉侵权商品上使用的“金银花”标识与涉案商标相比,所使用的字体虽略有差异,但读音、文字、含义、排列顺序、排列方向均相同,从呼叫功能上无法进行区分,且整体结构和视觉效果均相似,构成近似商标,容易引起混淆或误认,诗妍公司和润发公司构成侵权。
 2)被诉侵权商品包装上金银花标识字体醒目、位置突出,已超出了为描述商品成分或者说明商品其他特点而正当使用的界限,不属于正当使用。
3)撤销一审判决,诗妍公司、润发公司立即停止侵权,诗妍公司赔偿碧丽公司经济损失及合理开支共计12万元,润发公司对其中的2万元承担连带赔偿责任。
再审判决概要 1) “金银花”本身是一种草本植物,作为花露水的原料。因此,单纯文字形式的“金银花”标志在花露水商品上的固有显著性不高。虽然涉案商标的“金银花”文字进行了一定程度的艺术设计,但考虑到其前述属性,即使通过使用强化了显著性,其保护范围也应仅限于具有该特定艺术设计形式的文字。因此,权利人无权禁止他人对金银花文字的正当使用。
2)首先,被诉侵权商品含有金银花成分,诗妍公司在包装瓶贴上使用“金银花”属于对商品原料名称的指明。其将“金银花”独立于其他原料予以特别的指示,符合介绍商品类型的市场惯例。其次,包装一和包装二中“金银花”文字均与花露水商品名称共同使用,竖向排列,大小一致,整体视觉效果与涉案商标不同。被诉侵权商品对“金银花”文字的标注方式已经对涉案商标进行了避让。诗妍公司关于其使用“金银花”文字的行为是出于说明商品原料的目的,具有正当理由的抗辩主张,符合商标法第五十九条第一款的规定。
3)撤销一审、二审判决。
再审判决日期 2023-9-27
 
案件名称 F6000”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 浙江省义乌市人民法院 (2022)浙0782民初5787号
二审法院/案号 浙江省金华市中级人民法院 (2023)浙07民终165号
案由 侵害商标权纠纷
当事人 上诉人(一审原告):徐某
被上诉人(一审被告):深圳市苏讯新材料有限公司
上诉人注册商标
                                                     
(第13850873号、1类)      (第28116301号、16类)
上诉人产品和被诉侵权产品和标识示意图
                                
 
上诉人产品示意图                   被控侵权产品和标识示意图
一审判决概要 1)被诉侵权产品与原告第13850873号注册商标1类的指定商品构成相同商品,与第28116301号注册商标16类的指定商品构成类似。
2)被告商品上使用的“F-6000”由字母、破折号和数字组成的形式属于商品型号的通用形式,该标识使用在被诉侵权产品上,容易被相关消费者认作仅用于表示胶水类商品型号,不易作为商标的识别部分,也难以起到区别商品来源的作用。被告的使用属于正当使用。
3)被诉侵权产品上起到显著识别部分为外文“SUXUN”,原告第13850873号注册商标的显著识部分为外文“JR”,第28116301号注册商标无外文,相关公众在施以一般注意力时能够将两者相区分,不容易对商品来源产生混淆误认。
4)被告不构成侵权,驳回原告徐某诉讼请求。
二审判决概要 1)上诉人曾于2012年在1类申请的第10479637号商标“ ”被国知局以“该商标指定使用于所报商品上易被消费者误认为商品型号,不得作为商标注册及使用”为理由驳回。上诉人又于2018年在1类申请的第34032703号“F-7000”商标时,亦被驳回。其后上诉人注册的第28116301号是16类,而非1类。即,国知局并未推翻此前认定。因此,一审法院认定被上诉人苏讯公司在被诉侵权产品上使用“F-6000”的行为是对商品通用型号的使用,属于正当使用标识的行为,并无不当。
2)被诉侵权产品上显著部分为拼音“SUXUN”,而第13850873号注册商标的显著部分为字母“JR”,二者不相同也不近似。故一审法院认定被诉侵权产品上使用“ ”并未侵犯上诉人第13850873号注册商标的专用权,亦无不当。
3)驳回上诉,维持原判。
二审判决日期 2023-9-11
 
案件名称 “立邦”商标侵权纠纷案
一审法院/案号 上海市徐汇区人民法院(2011)徐民三(知)初字第138号
二审法院/案号 上海市第一中级人民法院 (2012)沪一中民五(知)终字第64号
案由 侵害商标权纠纷
当事人 上诉人(一审原告):立邦涂料(中国)有限公司
被上诉人(一审被告):上海展进贸易有限公司
被上诉人(一审被告):浙江淘宝网络有限公司
上诉人注册商标                
(第3485390号、2类)        (第1692156号、2类)
被诉侵权标识相关描述 在淘宝商城的“汇通油漆商城” 商铺首页,下方有“首页、店铺评分、代理品牌、5折活动专区、多乐士色卡链接、立邦色卡链接(略)”等,页面中部第2张广告介绍品牌为立邦漆,广告上部显示“Nippon Paint 立邦漆”,页面下方为掌柜推荐宝贝、立邦漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。页面左侧显示显示有“品牌木器漆:多乐士木器漆、立邦木器漆、华润木器漆、紫荆花木器漆等”。点击首页中“代理品牌”链接,页面自上而下分别显示立邦漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈各品牌的广告,其中立邦漆广告共有4幅。
 
 

一审判决概要
1)展进公司在其网络店铺中销售多种品牌油漆,对部分品牌的油漆进行了促销宣传,其在促销宣传中使用立邦公司注册商标的目的在于告知消费者,所宣传商品指向的具体品牌,促使消费者了解欲购买油漆品牌的特点,以区别于其经营的其他油漆品牌,展进公司使用立邦公司注册商标属于向消费者说明其销售商品来源的表述性使用
2)展进公司使用立邦公司注册商标促销宣传时并没有宣传其自身,不足以导致一般社会公众误认展进公司与立邦公司存在关联关系
3)故立邦公司要求展进公司承担侵害立邦公司商标专用权赔偿责任的诉讼请求不予支持,驳回立邦公司的诉讼请求。
二审判决概要 1)被上诉人展进公司在其淘宝网络店铺中销售立邦公司产品时使用了多幅与立邦相关的图片和商标,系对立邦产品的介绍。此外,涉案网站上亦同时存在多乐士、德国汉高、华润漆等其他品牌油漆的宣传图片。首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告,即指示其所销售商品的品牌信息,而不是传达经营者的商号、商标或经营风格。
2) 该种商标指示性使用,商标直接指向的是商标注册人的商品,并非指向被上诉人展进公司。
3) 被上诉人展进公司为指示其所销售商品的信息而使用上诉人立邦公司的注册商标,未造成相关公众的混淆,也不存在其他商标利益的损害,故上诉人指控被上诉人展进公司和淘宝公司构成商标侵权的主张不能成立,驳回上诉,维持原判。
二审判决日期 2012-5-24
 
5、对比分析

从上述8个案例的对比,我们可以看出在“商标侵权”VS“正当使用标识”的案例中,往往会从以下5个方面去进行分析和判断:
 
(1)商标的显著性;
 
(2)商标的知名度;
 
(3)被诉侵权标识是商标性使用,还是正当描述性使用,还是正当指示性使用?
 
(4)被诉侵权人主观上是善意,还是恶意?
 
(5)注册商标与被诉侵权标识在客观上是否会混淆?
 
关于上述(1)商标的显著性

(1)中所提及的显著性,通常从弱到强,划分为5个等级:通用性、描述性、暗示性、任意性和臆造性。通用性和描述性的标识都是公用领域的资源,通常,不能作为商标获得注册,但暗示性、任意性和臆造性的标识则有商标注册的可能性。但其显著性的强度有别,受到专用权保护的强度也会有所差异。

在上述8个案件中,“老干妈”、“九牧”、“立邦”商标的显著性都较强,“黄金比例”、“LGG”、“85℃”、“金银花”、“F6000”的显著性都遭到了质疑。但,在“黄金比例”案件中,二审法院认为没有证据能够证明在食用油领域已有国家标准、行业标准或行业惯例认定“黄金比例”反映食用油产品的某一特征,从而根据一般消费者的认知习惯,认可了“黄金比例”作为商标的显著性。同样,在“LGG”案件中,虽然在部分期刊、论文、图书当中出现了将“LGG” 作为鼠李糖乳杆菌简称指代的表述,但“LGG”并没有被列入我国的国家标准或者行业标准。且,国家卫健委发文回复称动物双歧杆菌Bb-12、鼠李糖乳杆菌LGG菌株号是由新食品原料申请人自行命名,并经新食品原料评审大会专家认可。因此,一审二审法院均认可了“LGG”作为商标的显著性。

相反,在“85℃”案件中,二审法院仅认可了29类注册商标“    ”整体(有字体和高低错落的设计)的显著性,同时认为该设计限制了注册商标的保护范围。该注册商标不得妨碍他人对普通字体的“85℃”作为温度表达方式的正当使用。同样,在“金银花”案例中,最高院也认为金银花是花露水的原料成分,单纯文字形式的“金银花”标志在花露水商品上的固有显著性不高。涉案注册商标“金银花”进行了一定程度的艺术设计,其保护范围也应该限于具有该特定艺术设计形式的文字,不能禁止他人为介绍商品原料,使用明显不同的字体,在必要范围内对金银花文字的正常使用。“F6000”商标则因在1类商品上被商标局以容易被误认为型号,缺显为由,被驳回;其显著性在侵权诉讼中同样没有被认可,也没有获得保护。
 
关于上述(2)商标的知名度

(2)中所提及的知名度是判断注册商标与被诉侵权标识是否容易导致商品产源混淆的考虑因素之一。尤其,在“老干妈”案件中,因为“老干妈”是30类调味料上的驰名商标,因此,获得了跨类保护,被诉侵权产品29类的牛肉棒上“老干妈味”标识的使用被认为容易造成混淆,构成侵权。当然,该案中,还有对驰名商标反淡化的考量。
 
关于上述(3)是否构成商标性使用

被诉侵权标识是构成商标性的使用,还是正当的使用,这是判断是否构成侵权的重要标准。在“黄金比例”案和“老干妈”案中,被诉侵权产品包装正面的醒目位置被显著标示的“黄金比例”和“老干妈味”都被认定为构成商标性的使用,容易引起产源的误认,或者误认为商标权人和侵权人有某种特定关系,如商标使用许可、独家代理、专卖店许可等。

在“LGG”案中,“鼠李糖乳杆菌LGG”文字被认为是客观描述被诉产品中含有鼠李糖乳杆菌等菌株成分,以及对鼠李糖乳杆菌等菌种的介绍,属于正当描述性的使用。但是对于产品显著位置将“LGG”与鼠李糖乳杆菌相分离,或者采用变换字体颜色、加大字号等方式的使用,则被认为构成商标性的使用,构成侵权。

相反,在“85℃”、“金银花”和“F6000”案中,被诉侵权产品的包装正面醒目显著的位置都有被诉侵权标识的使用,但是“85℃”采用的是普通字体,而且结合前后文“巴氏杀菌”等描述,相关公众容易将“85℃”理解为温度的表达方式。“金银花”本身就是被诉侵权产品花露水的成分之一,包装瓶贴上使用“金银花”是对产品原料名称的指明,这也是符合市场惯例的客观描述。“F6000”则被认为是对被诉侵权产品型号的描述。在这些案例中,被诉侵权标识由于均被认为构成正当的描述性使用,从而均在终审判决中被认定不构成侵权。

最后,对比“JUMOO九牧”案和“立邦”案,均是商贸公司在店铺中使用他人注册商标的纠纷案件。在“JUMOO九牧”案中,被诉侵权人仅仅是涉案商标正牌商品的销售者,但其在店招中使用“JUMOO九牧惠安专卖店”、单独使用“JOMOO’九牧”、“JOMOO九牧”标识的行为,超出了指示性使用的合理范围,容易使相关公众误认为涉案店铺由九牧公司经营或者九牧公司授权经营,从而被认定构成侵权。然而,在“立邦”案中,被诉侵权人在淘宝商城的商铺页面的广告介绍中使用了“NipponPaint立邦漆”等,但店铺广告中同样有其他品牌漆的名称和广告,因此,该使用行为被认定为是被诉侵权人销售立邦公司商品时,促销宣传中的合理使用,符合一般商业惯例,不构成侵权。
 
关于上述(4)主观意图

被诉侵权人的主观意图也是判断是否容易造成混淆的因素之一。如果被诉侵权人明显具有恶意,则更容易判定构成侵权。例如,在“黄金比例”案中,被诉侵权标识中除了文字“黄金比例”以外,“黄金比例”外围起装饰作用的两个半圆弧状曲线也高度近似,故该使用行为被二审认定难属善意,容易造成误认。

关于上述(5)客观混淆可能性

注册商标与被诉侵权标识从上述4个方面分析后,最终指向的结论都是从客观来看是否容易造成混淆。若易混淆,则侵权;不易混淆,则属正当使用。而且,“混淆”既包含商品产源的混淆,也包含关系的混淆,比如误认为商标权人与被诉侵权人有使用许可、授权代理、专卖店等特殊关系。“客观上是否会造成混淆”也是前述4个商标侵权案例和4个正当使用标识案例结论完全相反的终极分水岭。
 
三、总结
 
在“商标侵权”和“正当使用标识”的纠纷案例中,双方就上述5个方面进行举证和拉锯。笔者认为上述(1)、(3)、(5)是更为重要的判断要件,(2)和(4)对混淆的结论会产生一定影响。在判断的逻辑和方式上,基本思路是相通的,但是每个案子有其各自的使用背景和情况,需要结合个案的情况来进行一一判断,而且,时移世易,对商标的认知、市场的需求等都会发生变化。因此,在目前列举的案件中是上述的结论,但在后续的类似案件中有可能又会出现新的结果。

另外,在被诉侵权标识的使用行为是否构成商标性使用还有争议时,若被诉侵权人的主观恶意明显,客观混淆可能,在实践中,权利人在主张“商标侵权”的同时,还可以考虑主张被诉侵权行为构成“不正当竞争”,从不同的角度来提高胜算。

另一方面,针对正当使用标识的行为,如果该标识仅仅是客观地对商品特性的描述、或者对他人商标的指示性使用,则应尽量采用与其他说明文字相同的字体、相同的大小和颜色等,不去醒目突出地显示该标识,避免混淆。在主张正当使用描述性标识时,证明该标识的显著性弱是关键的一环,从上述案例中,我们看到多个案例引用了过去相同商标因缺显驳回的申请记录等作为证据证明,这点也值得借鉴和参考。

万物皆可变,研究变化,适应变化,也是我们工作的乐趣之一。仅以此文浅析一二,抛砖引玉,期待新的变化、新的总结。
 
参考文献:

1.天津市第一中级人民法院(2020)津01民初695号
2.天津市高级人民法院(2020)津民终1331号
3.上海市普陀区人民法院 (2021)沪0107民初5191号
4. 上海知识产权法院  (2022)沪73民终452号
5.北京知识产权法院(2015)京知民初字第1944号
6.北京市高级人民法院 (2017)京民终28号
7. 福建省泉州市中级人民法院 (2017)闽05民初607号
8. 福建省高级人民法院 (2018)闽民终274号
9. 上海市黄浦区人民法院(2016)沪0101民初24718号
10. 上海知识产权法院 (2018)沪73民终289号
11. 江苏省苏州市中级人民法院 (2019)苏05知初824号
12. 江苏省高级法院 (2020)苏知终24号
13. 最高人民法院 (2022)最高法民再238号
14. 浙江省义乌市人民法院(2022)浙0782民初5787号
15. 浙江省金华市中级人民法院 (2023)浙07民终165号
16. 上海市徐汇区人民法院(2011)徐民三(知)初字第138号
17. 上海市第一中级人民法院 (2012)沪一中民五(知)终字第64号
18. 魏启学知产视界 王洪亮:《案例/描述性使用的认定》发布日期:2023.01.16
https://mp.weixin.qq.com/s/JWivsZUQYAEU0DokPImeUA
19. 澎湃新闻报道《法院:光明牛奶盒用“85℃”属对温度标识合理使用,不侵权》发布日期:2018.12.17
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2746973
20. 中华商标杂志 蔡伟:《对他人商标进行说明性使用的认定》
https://mp.weixin.qq.com/s/WQkooAmON2oTfFOWFqARuA发布日期:2023.07.12
21. 中华商标杂志 袁田 庄雨晴:《商业标识纠纷中通用名称正当使用抗辩的司法审查》发布日期:2023.12.19
https://mp.weixin.qq.com/s/FvnTqOMd4L_TWj2TTOhrcA
22. 知产库《“F6000”商标侵权案二审判决书》发布日期:2023.09.13
https://mp.weixin.qq.com/s/E_K7WmFY7T3Rj-h-2yz3Qw
23. 知产库《最高院改判“金银花”维权案,权利商标30年前已被撤销|再审判决书》发布日期:2024.01.04
https://mp.weixin.qq.com/s/UAfjjWd1_6KW1swKjIyq9g
24. 薛娟:《商标权的权利限制》发布日期:2014.01.03


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