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知识产权的海关保护


北京林达刘知识产权代理事务所

前言

知识产权海关保护,是指海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权(以下统称为知识产权)实施的保护。

海关作为进出口货物的管理机关,发现侵权嫌疑货物时可以及时对该批货物进行扣押,并通知权利人进行确认。因海关知识产权保护这一程序的及时性、有效性等优点,近年来,这一手段越来越受到知识产权权利人的重视。但也有众多企业,尤其是国外企业对中国的知识产权海关保护不甚了解。

本文将介绍知识产权海关保护的方式、知识产权海关备案的意义和手续,权利人及被扣押人的应对以及留意点等内容,希望能让读者对中国的知识产权海关保护有一个更直观的了解,以便更好更全面的保护自身的知识产权。

一、知识产权海关保护的意义及方式

1、知识产权海关保护的意义

中国作为贸易大国以及世界制造工厂,每天海关进出口的商品不计其数。而其中难免会有大量的涉嫌侵犯知识产权的产品混杂其中,从中国流入国际市场。知识产权的权利人因此受到的损害也随着侵权产品的进出口而扩大。因此,加强在海关的知识产权保护,通过海关的查处制止侵权产品的进出口对于维护知识产权权利人的合法权益具有重大的意义。

下面介绍两个案例,以说明知识产权海关保护的效果和重要作用。

(1)上海海关查获侵犯“PHILIPS”商标专用权汽车卤素灯案1

2010年12月15日,当事人常州市明皓国际贸易有限公司向海关申报出口一批汽车卤素灯。海关发现该批货物中有107箱25,948只汽车卤素灯使用了与“PHILIPS”商标近似的“PHILIPS Materials”标志,涉嫌侵犯皇家飞利浦电子股份有限公司在海关总署备案的“PHILIPS”商标专用权。12月17日,海关决定中止放行该批货物并将有关情况书面通知了权利人。

收到海关通知后,皇家飞利浦电子股份有限公司确认该批汽车卤素灯侵犯了其商标权,于2010年12月22日向上海海关提出采取扣留货物的申请。上海海关于2011年1月18日对该批货物实施扣留。

海关经调查,认为常州市明皓国际贸易有限公司未经商标注册人许可,在其出口的汽车卤素灯上使用与皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标相近似的标志,已构成出口侵犯他人商标专用权货物的行为。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款,上海海关于2011年9月19日决定没收该批侵权货物并向常州市明皓国际贸易有限公司处以罚款7,000元。


皇家飞利浦电子股份有限公司在海关总署备案的“PHILIPS”商标


常州市明皓国际贸易有限公司出口的带有“PHILIPS Materials”标志的汽车卤素灯

(2)青岛海关在邮递渠道查获假冒“VIAGRA”、“CIALIS”药品案2

青岛海关隶属烟台海关驻邮局办事处值班关员在对EMS出境邮件监管时,查获2票申报品名为“塑料制品”、收件人地址为美国的6箱物品内装有18852粒印有“VIAGRA”、“CIALIS”等标识药品。经权利人确认,被查获药品均系假冒其商标专用权的产品。

案发后,该关向烟台市公安局进行了通报、移送。在海关的密切配合下,公安机关成功抓获了犯罪嫌疑人1人。2012年1月17日,烟台市芝罘区人民法院依法判决被告人周某犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币六万元。

2、知识产权海关保护的执法方式

知识产权权利人是以请求海关扣留侵权嫌疑货物的方式来达到知识产权保护的目的。而海关扣留侵权嫌疑货物主要有以下两种执法方式。

依申请:知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口,向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请,并提供担保。符合规定的,海关应当扣留侵权嫌疑货物(《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第12条~15条)。

依职权:海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权的嫌疑,书面通知知识产权权利人。知识产权权利人应自通知送达之日起3个工作日内通知海关是否申请扣留侵权嫌疑货物。知识产权权利人在规定时间内申请扣留侵权嫌疑货物,并提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物(《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第16条,第20条)。

因“依申请”方式需要知识产权权利人事先做大量的调查才有可能掌握侵权嫌疑货物的进出口信息,如进出口海关、进出口时间等,因此在实务中,权利人自行发现侵权嫌疑货物的进出境信息并申请扣留侵权嫌疑货物的情况比较少,随之其在海关保护知识产权执法中占据的比例也相应比较低。

而知识产权权利人在海关备案知识产权后,因海关有义务对备案知识产权予以保护,且近年来,中国海关将知识产权保护作为重点工作,通过加强对进出口货物的实际监管、增加执法资源的投入、加强风险管理技术等手段,积极主动地开展保护知识产权的执法活动。所以在实务中“依职权”的执法模式较为普遍。

2011年海关执法模式统计3
 
执法模式 批次 占比 商品数量 占比
依职权扣留 18,053 99% 97,585,009 95%
依申请扣留 149 1% 5,626,258 5%

商品数量单位:件/双                                                  

二、知识产权海关备案

如前所述,因“依职权”的海关执法占据整个执法总数的99%以上,因此知识产权权利人欲通过海关得到知识产权保护,就其知识产权向中国海关总署申请备案就十分有必要了。下面简单介绍一下知识产权海关备案的意义以及程序。

1. 海关备案以及基于此的海关知识产权保护的意义

海关备案是自愿申请,并非强制。但其意义重大。

(1)对进出口领域知识产权提供切实有效的保护

知识产权在海关总署备案后,其备案信息将全国联网。各地方海关将根据备案信息,监督进出口货物是否存在侵犯备案知识产权。通过全国各地方海关依职权的现场执法,不仅可以有效保护知识产权,还可以掌握进出口领域知识产权的侵权情况。

(2)有效避免自己的产品被误认为侵犯他人的知识产权,从而能够顺利通关

以商标为例,A公司拥有“ABCDE”注册商标,未进行海关备案。B公司拥有“ACDB”注册商标,已进行海关备案。这种情况,A公司的产品在通关时,有可能被海关工作人员误认为A公司的产品侵犯了B公司已备案的上述注册商标专用权。相反,A公司若进行了海关备案,那么情况将大不相同。因知识产权海关保护的一个基本原则是“海关不介入民事纠纷”,即两个商标均是注册商标时,海关不进行确权。因此若A公司也就其注册商标进行了备案,那么海关一般会认为A公司是使用了自己的注册商标,而不会认为是侵犯了他人的注册商标。因此,也就不会对A公司的进出口货物进行临时扣押和确认是否侵权。

(3)成本低、效果好

其他打击知识产权侵权行为的措施,往往涉及前期的调查到发送警告函、行政查处、诉讼等一系列维权措施。这些都需要权利人自己花费精力及金钱去推进,不但周期长,且即使得到胜诉判决,对侵权品等的销毁执行起来也困难重重。反观海关知识产权保护,只要权利人对其知识产权进行了备案,那么海关将依职权对备案知识产权的侵权情况进行监管、并及时通知权利人。即,某种意义上海关充当了知识产权权利人的“代理人”或者“调查者”的角色,为权利人的合法权利保驾护航。且,海关认定相关货物确为侵权,即可对侵权货物进行没收等处理,不似行政查处中的工商局没有销毁侵权货物执行权限、也不似法院,需要由申请人提出强制执行手续才可最终达到销毁侵权货物之目的。

有效备案统计表
 
项目 商标 专利 著作权 合计
有效备案 10,330 4,692 678 15,700
受理申请 18,444 7,689 986 27,119
核准备案 9,568 4,684 676 14,928
续展备案 208 0 1 209
变更备案 554 8 1 563
 
                                                   截至2011年12月31日

2. 海关备案程序及所需文件


 
申请人:需为知识产权权利人  备案费:CNY800

手续资料:
 
海关保护备案申请书(在线填写并打印)
申请人身份证明文件及中文译本
有效的知识产权权属证明
备案费汇款凭证
 
委托代理人的,还需提交:
 
海关总署指定的固定格式委托书
代理人身份证明文件
 
其他选择提交的文件:
 
真品包装的照片或样品
权利许可使用情况
 
三、接到海关通知后权利人及被扣押人的应对及扣留后海关的措施

1. 权利人的应对

在海关总署进行知识产权备案后,海关在执法过程中发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,应当立即书面通知知识产权权利人。其通知书名称各个海关有些许不同,大致为《XX海关侵权嫌疑货物中止放行通知书》、《XX海关关于确认进出口货物知识产权状况的通知》,通知书中会记载申请扣留时需提交的担保金额。

海关在书面通知知识产权权利人的同时,通常会将侵权嫌疑货物的照片通过电子邮件发送至权利人,以便权利人通过照片及时分辨出相关货物的真伪。若未收到照片或所提供照片不清楚时应及时联系海关请求提供照片。实务中,有个别海关不提供侵权嫌疑货物照片,要求权利人自行前去拍照,此时,权利人就需要向海关提交《看货拍照申请书》等手续文件,并派人前往侵权嫌疑货物临时扣押地进行拍照确认。

通过侵权嫌疑货物照片,知识产权权利人应迅速确认相关货物是否为侵权货物,若确认是侵权货物并决定申请海关保护的,应当自通知送达之日起3个工作日内提交扣留申请,并提供担保,若逾期未提出扣留申请或者未提供担保的,根据法律规定海关不得扣留货物(《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第16条)。

此处,担保金用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失,以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置等费用。

鉴于仅有3个工作日的应对时间,知识产权权利人在进行海关备案时,最好能建立起高效的对应机制。

(1)委托有经验和高效的代理人

建议委托国内的专业知识产权代理人。专业知识产权代理人可以作出专业的侵权判断,且内部具有严谨的作业流程体系及海关对应机制,能够在3个工作日内及时、准确地作出对应。另外,沟通能力也是一个不能忽视的重要因素,沟通能力包括与海关的交涉,以及与外国客户快速、流畅的沟通,这就要求代理人可以用英语、日语等多种语言进行作业。

代理人还应具有强大的网络,最好在全国设有多个代表机构,以便海关不能提供照片时,可以及时安排附近人员前往海关拍照,确认真假。不仅能够在指定时间内完成拍照任务,还可以为客户节省路费、住宿费等杂费。

(2)公司内部明确对应窗口和对应体制

进行海关备案的同时或之前应明确公司内部今后负责海关查处的对应部门和专门人员、以及具体对应方式及流程,以便收到海关通知后,作出及时有效的对应。另,委托代理人的,还应及时通知代理人该汇报窗口,并明确提出收到通知后需当天或24小时之内通过电子邮件方式进行汇报等要求。

2. 被扣押人的对应

知识产权海关保护的主要目的是有效保护进出口领域已备案的知识产权,同时有利打击侵权行为。但是,有一些中国国内企业或个人在中国抢注他人在先商标并在海关进行备案,从而对国外企业的正常进出口造成困扰的事例时有发生。下面先举一个典型事例。

(1)上海申达公司与玖丽得公司侵犯商标专用权纠纷上诉案4

上海申达音响电子有限公司在中国注册了“  ”图文组合商标,注册有效期限自1998年3月28日至2008年3月27日止。该注册商标经过续展注册有效期至2018年3月27日。同时申达公司针对该注册商标在海关总署进行了备案。

美国朱利达电子有限公司在美国境内享有“JOLIDA”文字和“  ”图形商标的注册商标专用权。从商标首次使用的时间来看,美国朱利达电子有限公司首次使用“    ”图形商标及“JOLIDA”文字商标的时间早于申达公司成立时间及“  ”图文组合商标的注册时间。

2008年7月23日,美国朱利达公司与玖丽得电子(上海)有限公司签订了定牌加工合同,约定玖丽得公司向朱利达公司出售JD1501RC、JD202及JD1301电子管功率放大器,总价为美元18,800元。

上海外高桥港区海关发现玖丽得公司以一般贸易方式申报出口美国的电子管功率放大器98台,价值18,800美元,商品上标有“Jolida+”商标,涉嫌侵犯申达公司在海关总署备案的知识产权。故于2008年8月1日,上海海关法规处向申达公司发出了《确认知识产权侵权状况通知书》。并经申达公司申请,上海海关扣留了该批货物。因海关最终出具的《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》中对玖丽得公司申报出口至美国的产品是否侵犯申达公司“”商标专用权不能作出认定,申达公司遂向法院提起了诉讼。

在此案中,美国朱利达电子有限公司虽然在美国境内享有“JOLIDA”文字和“”图形商标的注册商标专用权,但并未在中国进行注册。此外,本案还涉及涉外定牌加工,即OEM生产。

针对此类纠纷,没有明确的法律条文,在司法中各个法院的认定也不尽相同,比较主流的观点是OEM方式生产出来的产品不在中国进行销售即视为不侵权。理由是涉外定牌加工出口的产品全部销往某一国外市场,且在产品及包装上标注的商标为该OEM委托方在该国外享有的合法商标,因此在该外国市场相关消费者通过商标标识区分商品的来源为该外国公司。而由于涉案产品全部出口,未在中国市场实际销售,中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。

而且,就OEM生产是否属于“商标使用”的问题,最高人民法院在株式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会等的提审行政判决书5中也提供了较为清晰的法律意见。最高人民法院在该判决书中认为:商标只有在商品的流通过程中发挥其功能,所以在此案中,虽然株式会社良品计画委托中国境内企业代工生产相关商品供出口,但印有该标识的产品既没有在中国市场销售,且宣传、报道等均是在境外,不属于“商标使用行为”。依照这一法律意见,我们可以推断因OEM产品上贴国外商标的行为不属于“商标使用行为”,所以也就不构成侵犯他人商标权的行为。

在上海申达公司与玖丽得公司侵犯商标专用权纠纷上诉案中,法院最终也认定玖丽得公司的行为不构成商标侵权。

(2)产品被海关扣押时的具体对应

海关扣押侵权嫌疑货物后将《扣留侵权嫌疑货物告知书》发送至被扣押人,并要求被扣押人主张被扣留货物未侵犯他人知识产权的,应当向海关提出书面说明并附随相关证据。根据《知识产权海关保护条例》第19条的规定,被扣押人提供货物等值的担保金后,可以请求海关放行其货物。

被扣押人在收到通知后,认为未侵犯他人知识产权的,应及时联系并告知海关不构成侵权。并确认相关书面说明及证明材料的提交期限。

与海关确认完相关事项后应马上准备、收集不构成侵权的证明材料,并据此证明材料制作书面说明,在指定期限内提交至海关。

针对OEM生产时的证据收集,应包括OEM定牌加工合同、委托方享有在先著作权或在指定国享有早于备案知识产权权利人注册商标的证明以及使用证明(如,著作权登记证书、在指定国的商标注册证、相关使用证明)、加工方所有产品均销往指定国的证明,即未在中国销售的证明(合同中约定的产品与出口产品数量一致的证明),并根据实际情况应当主张备案知识产权权利人的商标属于恶意注册。

最后,海关会结合被扣押人提交的证明材料作出是否侵权的认定。通常,就一些比较复杂的案件,海关会作出不予认定的结论,并告知申请扣押人在一定期限内向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施,并将人民法院有关协助执行通知送达海关。逾期,未收到人民法院有关协助执行通知的,海关将放行有关货物。

为了避免享有在先权利的商标在中国被他人恶意抢注并在海关进行备案的情形,呼吁各企业及时在中国进行商标注册,而针对已经注册成功的商标应及时在海关进行备案。

3. 申请扣留后海关的措施、处罚

知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,海关应当自扣留之日起30个工作日内对相关货物是否侵犯知识产权进行调查、认定。

认定侵权的

没收侵权货物:海关没收侵权货物后,应当将侵权货物的有关情况书面通知知识产权权利人。被没收的侵权货物有如下4种处理措施(《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第27条)。

(1)可以用于社会公益事业的,海关应当转交给有关公益机构用于社会公益事业;
(2)知识产权权利人有收购意愿的,海关可以有偿转让给知识产权权利人;
(3)无法用于社会公益事业且知识产权权利人无收购意愿的,海关可以在消除侵权特征后依法拍卖,但对进口假冒商标货物,除特殊情况外,不能仅清除货物上的商标标识即允许其进入商业渠道;
(4)侵权特征无法消除的,海关应当予以销毁。

还可以处以罚款:根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条规定,可以处货物价值30%以下的罚款。

构成犯罪的移送公安机关。

不能认定侵权的

如上所述,海关作出不予认定侵权与否的决定的,知识产权权利人可向人民法院提起诉讼并对海关扣留的货物申请采取诉前保全的措施。海关收到法院作出的诉前保全裁定和协助执行通知后,将协助扣押侵权嫌疑货物。最终人民法院判定不侵犯知识产权权利人的知识产权的,知识产权权利人应当就此给收货人、发货人造成的损失承担赔偿责任。

4. 仓储保管处置费的缴纳以及担保金的退还

处理完侵权货物后海关会向知识产权权利人发送案件处理结果,并告知权利人缴纳仓储、保管和处置等费用。海关收到权利人提供的上述费用的缴纳凭证后退还担保金。若权利人不予支付有关费用,海关可以从其向海关提供的担保金中予以扣除。实务中,从申请扣留至退还担保金整个海关保护程序完结大概需要1~2年的时间。

四、权利人应注意的事项

1. 备案信息的及时更新

续展:海关备案有效期为10年。欲继续获得海关知识产权保护的、且知识产权有效的,应在知识产权海关保护备案有效期届满前6个月内,向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为10年。期满未申请续展或者知识产权不再受法律、行政法规保护的,知识产权海关保护备案随即失效。

变更、注销手续:若知识产权所有人等信息有变时,应当自发生变更之日起30个工作日内,向海关总署办理备案变更或者注销手续。因未办理变更或者注销手续,给他人合法进出口或者海关依法履行监管职责造成严重影响的,海关总署可以根据有关利害关系人的申请撤销有关备案,也可以主动撤销有关备案。

2. 白名单的管理和更新

知识产权备案被核准后,权利人应通过知识产权海关保护备案系统,及时添加、删除备案知识产权的合法实施者名单,即白名单。若未及时添加备案知识产权的合法实施者,那么该实施者在进出口货物时,其货物有可能被视为侵犯备案知识产权而被海关工作人员扣押,虽然经过权利人向海关通知放行后,最终能顺利通关,但有可能会产生发货延迟等不必要的损失。

3. 侵权嫌疑货物的认定

当然,大部分情况下相信权利人能够判断出侵权嫌疑货物是否为假品或侵权品。然而,现实中侵权方式千奇百态。在实务中有一些侵权情况是让权利人很难作出侵权与否的判断。即权利人能直观地看出来侵权货物并非权利人产品,然而权利人不能判断侵权嫌疑货物上其商标的使用情况是否构成商标侵权。举个例子,权利人备案商标为“ABC”,侵权嫌疑货物中就该商标的使用状态为“USE FOR ABC”。我们认为,若“USE FOR ABC”中,“USE FOR”与“ABC”均在同一行,且其字体、颜色、大小等均一致,没有突出使用备案商标“ABC”,不会使相关消费者误以为该侵权嫌疑货物就是权利人的产品,那么该行为应认定为不侵犯备案知识产权。反之应认定为侵权。

因此,为了避免不当申请所要承担的赔偿损失等责任,权利人在确认侵权嫌疑货物时遇到不太确定的内容,应及时向律师进行咨询。

4. 两种保护方式相结合

海关扣留的侵权货物涉及商标专用权、著作权和著作权有关的权利、专利权、奥林匹克标志和世界博览会标志等多种类型的知识产权。其中,因商标侵权产品具有直观性,且比较容易认定,因此,侵犯商标专用权的货物在扣留的侵权货物中占绝大多数。因专利权(主要指发明专利及实用新型)相对来说其技术较复杂,且认定的难度比较大,所以海关在日常监管环节中很难发现侵犯专利权的货物。因此,就发明专利及实用新型相关的知识产权海关保护,建议专利权人在海关总署进行知识产权备案的同时,根据已掌握的侵权线索调查进出境信息并向海关主动申请扣留侵权嫌疑货物,以便专利权得到切实有效的保护。

2011年侵权货物涉及的知识产权类型统计
 
知识产权类型 商品数量 占比
合计 103,211,267  
商标专用权 97,381,751 94%
著作权 255,738 0.1%
专利权 5,569,274 5%
奥林匹克标志/世博标志 4,504 0.1%
 

商品数量单位:件/双

2011年侵权商品运输方式统计
 
  邮递 快件 海运 航空 汽车 铁路 其他
批次 8,981 4,997 2,171 646 486 190 719
占比 49% 28% 12% 4% 2% 1% 4%
商品
数量
417,587 1,333,292 96,448,866 310,118 3,565,595 66,578 1,069,231
占比 0.4% 1% 94% 0.3% 4% 0.1% 1%
 

商品数量单位:件/双

后语

知识产权海关保护因其保护范围涉及全国各地方海关、申请保护手续比较简便、实施效果明显,所以近年来越来越受国内外知识产权权利人的关注和利用。而知识产权权利人欲有效利用这一手段,则应当先向中国海关总署进行相关知识产权的备案。

我所代理了大量海关备案和海关查处对应的案件,积累了相当丰富的经验。并且也建立起了高效的对应机制。对于知识产权的海关保护,有任何疑问或者有任何能够可以协助的地方,请随时联系。
 

1 该案例来自《中国海关知识产权保护状况及备案名录(2012年版)》。
2 该案例来自中华人民共和国海关总署公布的2012年中国海关保护知识产权十佳案例。
3 2011年海关统计数据来自《中国海关知识产权保护状况及备案名录(2012年版)》。
4 该案例摘自(2009)沪高民三(知)终字第65号。
5 该案例摘自(2012)行提字第2号。

 
(2013年)


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