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关于中国商标法第41条第1款的理解和适用


北京林达刘知识产权代理事务所
 
中国商标法第41条时解决注册商标争议的基本法律依据。本文主要介绍常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标行政纠纷再审申请驳回案。希望通过对本案的分析,和大家共同讨论关于中国商标法第41条1款的理解和适用。
 
.案情介绍(商标权确权案件)

1.基本情况
关于商评字(2005)第2709号《关于第1981494诚联及图形商标争议书》的行政诉讼案件

一审案件字号:(2005)一中行初字第1088号

二审案件字号:(2006)高行終字第283号

驳回再审申请通知书字号:(2006)行监字第118-1号
 
再审申请人(一审原告、二审被上诉人):常州诚联电源制造有限公司(以下称“诚联公司”)

再审被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下称“商评委”)

再审被申请人(一审第三人、二审上诉人):常州市创联电源有限公司(以下称“创联公司”)
 
2.事件经过

2001年9月29日,诚联公司向国家工商行政管理总局商标局申请在第9类电开关商品上注册“诚联及图形”商标(即争议商标)。2003年2月14日,争议商标被核准注册,其注册号为第1981494号,专用期限自2003年2月14日起至2013年2月13日止。

创联公司与2004年3月3日对争议商标提出了撤销申请。对于其撤销申请、2005年9月8日国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字(2005)第2709号《关于第1981494号“诚联及图形”商标争议书》的裁定(以下简称“第2709号裁定”)。裁定争议商标的注册已构成商标法41条第1款所指“以其他不正当手段取得注册”情形,争议商标予以撤销。

诚联公司不服第2709号裁定,于2005年10月26日向北京市第一中等裁判所(以下简称“一审法院”)提起了行政诉讼。一审法院于2006年4月20日作出了(2005)一中行初字第1088号行政判决书(以下称“一审判决”),认定创联公司在商标评审阶段提交的相关证据不能证明其在先使用了争议商标的图形标志,商评委依据商标法第41条1款撤销争议商标缺乏事实依据,撤销了第2709号争议裁定书。

创联公司不服一审判决、于2006年6月14日向北京高级人民法院(以下简称“二审法院”)提起上诉。二审法院于2006年8月11日作出(2006)高行字第283号行政判决书(以下称“二审判决”)。二审法院认可了创联公司新提交的常州市天宁区人民法院民事诉讼一审卷宗作为其在评审阶段提交证据的补强证据。认定创联公司能够证明2000年10月以前在先使用了争议商标的图形标志。判定争议商标的注册已构成商标法41条第1款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形 ,支持了上诉人创联公司的主张,撤销了一审判决,维持了第2709号争议裁定书。

诚联公司不服二审判决,向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“再审法院”」)申请再审。2008年9月24日再审法院作出了(2006)行监字第118-1号驳回再审申请通知书,裁定第2709号争议裁定书以及二审法院虽然在法律适用上有不当之处,但是判决结果正确,无需再启动审判监督程序予以纠正,驳回了诚联公司的再审申请。

至此,这个历时5年的确权案件终于尘埃落定,画上了一个休止符。但本案件中行政执法和司法审查中对商标法第41条第1款的不同理解和适用,也给我们留下了争议和思考的课题。
 
事件经过图:


3.本案的争议焦点

(1)涉案争议商标的图形加文字标志标志是否为创联公司在先使用。

(2)争议商标的注册是否构成商标法第41条1款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
 
 关于上述两个争议焦点的行政和司法各自不同的认定结果

1. 商评会的判断

⑴ 创联公司首次于前振印刷厂印制商标及宣传材料的时间为2000年4月,在争议商标申请注册日(2001年9月29日)之前,虽然该发票上未注明“创联及图形”的字样,但根据创联公司商标的使用状况以及购买创联公司产品的客户出具的证明,可以表明自创联公司成立后使用于其产品上的商标含有与争议商标图形相同的图形标志。而此时诚联公司尚未成立,因此,可以认定争议商标的图形标志系创联公司在先使用的图形标志

⑵ 吴梅芳(臧其准妻子,原创联公司股东)、臧其准曾为创联公司的核心成员,臧其准担任过创联公司的市场部经理,因此,诚联公司对创联公司使用于其产品上的图形标志是知晓的,诚联公司在明知创联公司商标的情况下,不但申请注册了含有创联公司已在先使用的图形标志的争议商标,还将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册。因此,争议商标的注册已构成商标法41条1款所指以其他不正当手段取得注册情形,争议商标应予以撤销。
 
2. 一审法院的判断

⑴ 创联公司提交的属于争议商标申请日前形成的证据中,没有任何证据能够显示出其主张的在先使用商标的样态,因此无法从这些证据中得知其在先使用的商标的状态。其提交的产品宣传材料中虽然带有争议商标的图形标志,但其上没有记载印刷和发行时间,无法从中得知其开始使用该图形标志的时间。其他证据形成时间均在争议商标的申请日之后,且内容均是对以前发生的事实的回忆,其性质属于证人证言,其上没有相应单位的法定代表人的签名,也没有证人的签名,亦无证人出庭作证。在没有其他证据予以佐证的情况下,依法应当不予采信。

因此,创联公司在商标评审阶段提交的上述证据不能证明其在争议商标申请注册前使用了争议商标的图形标志

创联公司在商标评审阶段提交的相关证据不能证明其在先使用了争议商标的图形标志,故商标评审委员会在〔2005〕第2709号裁定中认定诚联公司以其他不正当手段取得争议商标的注册的理由,即诚联公司在知晓创联公司商标的情况下,申请注册了含有创联公司已在先使用的图形标志的争议商标,并将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册不能成立,因此,商标评审委员会依据商标法四十一条第一款的规定撤销争议商标缺乏事实依据。

3. 二审法院的判断

⑴创联公司向二审法院提交的证据1(常州市天宁区人民法院民事诉讼卷宗)在商标评审时已向商标评审委员会提交,创联公司以另案诉讼时其向法院提交该证据的时间,证明其使用涉案商标标志的时间,因此,该证据属于创联公司对其原提交证据的补充,应予以采纳。

创联公司的产品宣传册封面上有争议商标“创联及图”标志,在联系人处有“臧先生(即臧其准)”的联系电话,虽然该宣传册上没有记载印刷和发行时间,但是,在江苏省常州市天宁区人民法院受理的竞业禁止纠纷一案中,常州市思达电源有限公司向天宁区法院提交了该宣传册,该案的开庭审理时间为200010月,因此,应认定创联公司在200010月以前在其销售及宣传电源产品时使用了涉案争议商标标识。诚联公司经工商管理部门核准登记的时间为2001年9月,因此,应认定创联公司使用争议商标在先,诚联公司申请注册争议商标在后,虽然商标评审委员会在〔2005〕2709号裁定中认定争议商标标志为创联公司在先使用的证据并不充分,但其认定结论正确。

⑵诚联公司的吴梅芳、臧其准曾为创联公司的员工,臧其准曾担任创联公司的市场部经理,在前述的有涉案争议商标标记的宣传册上也有臧其准的联系电话。而且,诚联公司在明知创联公司商标标识的情况下,不但申请注册了创联公司已在先使用的争议商标,还将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册。因此,争议商标的注册已构成商标法四十一条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形,商标评审委员会依法作出争议商标应予以撤销的决定正确。

4. 对再审申请最高人民法院的的判断

创联公司在二审阶段提交新证据进一步证实在评审阶段已经提交的证据一至晚在20008月之前已经印制并使用,属于补强证据,二审法院对该证据予以采信并无不当。商评委及二审法院关于创联公司使用在先的认定是正确的。

⑵在商标法四十一条第一款中,"违反本法第十条、第十一条、第十二条规定"与"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册"的情形并列,涉及的是撤销商标注册的绝对事由,这些行为损害的是公共秩序或者公共利益,或者是妨碍商标注册管理秩序的行为,所以该款规定商标局可以直接依职权撤销商标注册,其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标,而且没有规定时间限制。该条第二款的规定属于涉及商标注册损害特定权利人民事权利的相对撤销事由,为尊重权利人的意志和督促权利人及时维权,采取不告不理原则并规定了5年的时间限制(恶意抢注驰名商标的情形其撤销不受时间限制);而且有权提出撤销请求的主体仅限于商标所有人或者利害关系人。在涉及在先权利的注册商标争议中,应当适用商标法四十一条第二款、第三款的规定。诚联公司关于商标法第41条第1款的规定不能作为撤销争议商标的理由成立;本案应该适用商标法31条及第41条2款的规定,商评委的裁定及一、二审法院的判决适用法律有不当之处。

⑶ 创联公司申请撤销本案争议商标的依据之一就是商标法三十一条,该公司提供了在先使用和其商标有一定影响的证据。臧其准作为创联公司的投资人之一和高级管理人员,在明知创联公司使用争议商标的图形标志的情况下,创办经营同类业务的公司并在同类商品上抢注创联公司正在使用的商标及商标图形,诚联公司成立和抢注创联公司在先使用的商标时,臧其准仍然是创联公司的高级管理人员,因此诚联公司注册争议商标的不正当性是明显的。根据本案的具体情况,应该认定创联公司在先使用的商标有一定影响,并适用商标法三十一条和第四十一条第二款的规定撤销争议商标。
 
 对本案的分析

根据上述各自不同的判断,笔者认为本案中的主要看点有以下两点:

1. 证明在先使用的完整证据链的形成是本案创联公司获得最后胜利的关键。    

                                      
如上所述,为证明创联公司对争议商标的在先使用,创联公司在评审阶段提供了大量的相关证据。其中,创联公司提交的产品宣传材料是非常重要的证据之一。其上虽然带有争议商标的图形标志,但由于没有记载印刷和发行时间,无从客观证明其开始使用该图形标志的时间。而创联公司提交的成电公司的证言,前振印刷厂出具的商标印制证明书,以及爱立德公司、常州市电子研究所、成电公司、天马辉公司、太极先行公司2004年出具的证明等证据,均因仅为证人证言,无其他证据予以佐证,因此,也未被一审法院认可,未获得一审法院的支持。

二审中,创联公司新提交了常州市天宁区人民法院民事诉讼卷宗。以2000年10月在江苏省常州市天宁区人民法院开庭审理的竞业禁止纠纷一案中,常州市思达电源有限公司向天宁区法院提交的该宣的时间,证明了其使用涉案商标标志的时间。二审法院也据此认定创联公司在2000年10月以前在其销售及宣传电源产品时使用了涉案争议商标标识。认可了其对争议商标的在先使用。

而且,二审法院表明,一审判决关于创联公司在商标评审阶段提交的相关证据不能证明其在先使用了争议商标标记,进而认定商标评审委员会依据商标法41条第1款的规定撤销争议商标缺乏事实依据并无不当,但是,因在二审中有证据证明创联公司在先使用了争议商标的图形及文字标志,使案件事实的认定发生了根本的变化,因此对一审结果进行了改判。可见,二审中创联公司新提交的补强证据,使相关证据构成了完整证据链,是本案创联公司获得最后胜利的关键。因此,在此类案件中,如何形成完整证据链是当事人需要认真研究的课题。
 
2. 关于商标法411款的理解和适用

本案中,由于诚联公司的总经理臧其准曾担任创联公司的市场部经理,在前述的有涉案争议商标标志的宣传册上也有臧其准的联系电话,因此,其明显是知晓创联公司使用于其产品上的图形标志的。而其在明知创联公司商标标识的情况下,不但申请注册了含有创联公司已在先使用的图形标志的争议商标,还将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册。因此,争议商标的注册明显具有不当性。因此,商评委和二审法院均认为争议商标的注册已构成商标法41条1款所指以其他不正当手段取得注册的情形,裁定及判决本案适用商标法第41条1款的规定,撤销了争议商标。

但是,在(2006)行监字第118-1号驳回再审申请通知书中,最高人民法院商标法41条第1款的理解却和商评委和二审法院完全不同。虽然本案中,最高人民法院认为可以依据商标法31条和第41条第2款的规定撤销争议商标,未支持诚联公司的再审请求。但最高人民法院明确表示,商标法41条1款涉及的仅是撤销商标注册的绝对事由,在涉及在先权利的注册商标争议中,应当适用商标法41条2款、第3款的规定。

虽然在本案中,最高人民法院部分法官认为商标法41条第1款涉及的仅是撤销商标注册的绝对事由,但笔者赞同商评委和二审法院的观点,实践中,笔者遇到了不少难以适用现行《商标法》第13条、第15条、第31条予以制止的不正当注册行为,如果这些案子一律不能适用第41条第1款的规定。则既不符合商标法立法本意,也不利于制止恶意明显的不正当竞争行为。因此,建议在商标法进一步修改完善之前,应该酌情对不正当抢注他人商标的相对理由适用商标法41条1款的规定。
 
. 现行《商标法》411款由来和完善建议

一、2001年现行《商标法》第411款的由来
 
1982年《商标法》第27条 对已经注册的商标有争议的,可以自该商标经核准注册之日起一年内,向商标评审委员会申请裁定。商标评审委员会收到裁定申请后,应当通知有关当事人,并限期提出答辩。
1988年《商标法实施细则》第25条规定 对于注册不当的商标(争议已经裁定的除外),任何人可以将《注册不当商标撤销裁定申请书》一份寄送商标评审委员会申请裁定。
商标评审委员会裁定撤销的,移交商标局办理,予以公告,并抄送核转机关。原商标注册人在收到撤销裁定通知之日起15天内,将原《商标注册证》交由所在地核转机关寄回商标局。
1993年《商标法》第27条 已经注册的商标,违反本法第八条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
1993年《商标法实施细则》第25条规定 (1)虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的;
(2)违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的;
(3)未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;
(4)侵犯他人合法的在先权利进行注册的;
(5)以其他不正当手段取得注册的。
2001年现行《商标法》 上述(2)上升为法律→
《商标法》第13条保护驰名商标和第31条保护在先使用并有一定影响的商标。
上述(3)上升为→
《商标法》第15条禁止代理人或者代表人抢注商标所有人的商标。
上述(4)→ 上升为
现行《商标法》第31条禁止侵害他人合法在先权利。
上述(5)→
现行《商标法》第41条1款  已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

如上表所示,现行《商标法》第41条第1款虽然沿用了1993年《商标法》第二十七条的规定,但缺少了《商标法实施细则》第25条第(5)项的兜底性条款。而且,第41条第1款将本属于兜底性条款的“以其他不正当手段取得注册”与禁用条款、显著性等绝对性理由并列,由此造成上述法律适用的困难。
 
二、对《商标法》第411款中关于以其他不正当手段取得注册2点建议

⑴随着中国加盟WTO,全面融入全球经济一体化的进程。各种或者是以欺骗手段或者其他不正当手段抢注他人商标的行为层出不穷。目前,商评委和北京高级人民法院等部分法院,依据商标法第41条1款的规定,有效制止了多起商标抢注相关的不正当竞争行为,为广大真正商标权人提供了有力的法律支持。因此,在商标法进一步修改完善之前在法律实践中,建议并非一律不适用第41条1款的规定,而是在优先适用《商标法》的其他条款的情况下,仅对违反诚信原则、恶意证据充分而《商标法》的其他条款难以调整的不正当注册行为酌情适用第41条第1款。这样,才能充分体现法律的公平和公正,符合商标法的立法宗旨。

⑵由于现行《商标法》难以通过列举的方式穷尽实践中种类繁多的不正当注册行为,因此,建议在商标法修改是恢复此兜底性条款,即将 “以其他不正当手段取得注册”的内容调整至第41条第2款“第三十一条规定的”之后。将该条文修改为“已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,或者以其他不正当手段取得注册的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”。

由此,可以有效解决长期困扰商标确权行政执法和相应司法审查时对于《商标法》第41条第1款“以其他不正当手段取得注册”能否用于保护私权的问题,避免因对该法条不同的理解和适用,作出不同判断的情况。
 
 (2009)

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