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商标加速审查给主张优先权的商标申请 带来的问题与应对策略浅谈


北京林达刘知识产权代理事务所
孟丽颖

中国商标的审查周期过长曾经是一个亟待解决的问题。2007年时一个商标从申请到注册的周期竟长达36个月【注1!这些年为了解决这一问题,国家知识产权局采取了一系列的举措,特别是在2013年商标法第三次改法时,首次明确了商标案件的审查时限,如商标申请审查的时限为9个月。截至2019年底商标申请的平均审查周期已缩短到4.5个月【注2,2021年底预计进一步缩短至4个月【注3。目前笔者代理的案件中,已经出现了申请才3个多月就予以初审公告或予以驳回的情况,显然国家知识产权局已经提早达成了该目标。

中国商标申请审查周期的缩短对于商标申请人来说是一件好事,直接缩短了注册商标的时间,提高了商标注册的效率。但古语有云,有一利必有一弊,审查加速同时也给主张优先权的商标申请带来了困扰,而且随着审查速度的继续加快,这个问题今后恐怕会愈发凸显。

《中华人民共和国商标法》第二十五条规定,商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。简单来说,即使申请人在中国提交商标申请的时间晚于第三方,只要该申请人在特定的外国已经先一步提交了相关商标申请,其在中国的商标申请针对第三方的申请就具有优先权。

在过去商标申请审查时间过长的时期,主张优先权的商标申请人只要在法律规定的6个月内,即使是6个月的期限即将到期的时候在中国提交该商标申请,只要其优先权被认定为有效,一般都可以成功阻止第三方在中国的抢先注册申请。因为第三方的商标注册申请很大概率仍在等待审查,而具有优先权的商标注册申请的信息有足够的时间被录入国家知识产权局的系统,审查员在审查时会根据该优先权日期,依法驳回在国内晚于该优先权日的第三方的相同或类似商品/服务上的相同或近似商标。

但是随着商标申请审查周期的不断缩短,主张优先权的商标在商标确权的路上开始遇到阻碍。笔者在此通过真实案例来进行说明。
 
问题1:主张优先权的商标申请因第三方在国内申请日靠前的相同或类似商品/服务上的相同或近似商标而被驳回,申请人获得商标权的时间以及费用都大大增加。

由于优先权的主张期限有6个月,很多海外申请人会选择在临近6个月期限的时候才在中国提交商标申请。由于现在的商标申请审查周期的缩短,第三方在先申请的、相同或类似商品/服务上的相同或近似商标极有可能会抢先通过实质审查并予以初审公告,而主张优先权的在后申请则有可能被驳回。虽然基于优先权,可以在驳回复审中成功克服驳回理由,但是无端地延长了商标确权所需的时间,增加了商标的注册成本。
    以第G1491798号商标“”(第30类)为例,根据公开的驳回复审决定可知,国家知识产权局引用了第35625707号商标一“”(申请日:2018年12月28日)、第35825329号商标二“”(申请日:2019年1月9日)驳回了其注册申请,但是在复审中,鉴于该申请商标的优先权日2018年12月11日早于2件引证商标的申请日,最终国家知识产权局对第G1491798号商标指定使用在第30类复审商品上在中国的领土延伸保护申请予以核准【注4
    再如第42070065号商标“”,根据其驳回复审决定可知,国家知识产权局引用了4件在先商标驳回其注册申请,但是其中的第41221160号“”、第41348323号引证商标“”的申请日为2019年9月23日,晚于申请商标的有效优先权日2019年7月22日,因此,最终官方认定第41221160号、第41348323号引证商标不构成申请商标获准注册的在先障碍【注5
 
问题2:主张优先权的商标与第三方抢先申请的商标均予以初步审定或注册

即使存在第三方在先申请的商标,由于主张优先权的在后申请拥有更早的海外申请日,还是有可能不被驳回而直接成功予以初步审定并获得注册的。但是第三方在先申请的商标也有可能同样通过了实质审查。这将导致出现相同或类似商品/服务上的相同或类似商标同时予以初审公告,甚至共存注册的情况。

例如,“GLAVION”是一家加拿大公司的商号商标,其在中国于2020年4月23日提交了商标申请,并主张2019年10月24日的优先权。而在2019年12月10日,一家中国公司就抢先在相同或类似商品上注册申请了同一商标。从商标网的公开信息可知,该中国公司的商标于2020年5月予以初审公告,而加拿大公司的商标则于2020年12月也予以了初审公告。幸运的是,加拿大公司发现了该中国公司注册申请的商标,并提起了异议申请。异议案件中,由于加拿大公司的商标拥有有效的优先权日,最终官方不予核准该中国公司的商标注册【注6


鉴于上述案例客观真实存在,无论是国家知识产权局还是想要主张优先权的商标申请人都应该引起足够的重视,并考虑应对策略。

从国家知识产权局的角度,加快商标审查速度固然重要,但是保证审查质量也是不容忽视的课题。但是基于现在的审查速度,在实质审查阶段似乎并没有比较有效的办法,只能考虑今后增加一些后期补救措施。例如,审查员在对主张优先权的商标申请进行实质审查的时候,在无其他驳回理由的情况下,若发现申请日在该优先权日之后的第三方商标(相同或类似商品/服务上的相同或近似商标)已经予以初步审定或准予注册的,可以直接对主张优先权的商标予以初步审定,并将第三方的问题商标的信息反馈至上一级审查部门,上一级审查部门在确认相关事实后,主动对第三方的问题商标的初步审定予以撤回,或者对已注册的予以无效宣告。遗憾的是,现行商标法及商标法实施条例中并没有相关规定,所以暂时只能希望下次改法时官方能够考虑该情况,并加入相关对应条款。

相较之下,目前由主张优先权的商标申请人积极采取措施显然会更加有效。笔者在此提出以下几点建议。

1、即使是主张优先权的商标,也应尽早在中国提交商标申请,尽可能减少出现上述问题的机率

申请日越早,成功阻止第三方在相同或类似商品/服务上的相同或类似商标的注册的可能性就越高。这也是最节省费用的办法。因此,建议申请人尽早在中国进行商标申请。

2、在申请前或申请后进行商标查询,尽早发现是否存在第三方的问题商标

申请人可以在申请前或申请后进行商标查询。商标查询可以发现在相同或类似商品/服务上是否存在在先申请的相同或近似商标。如果存在问题商标,随后可以对其状态进行监视,并及时采取应对措施。

3、若第三方的问题商标仍在申请中,提交陈情书,请求官方驳回其注册申请

若发现第三方的问题商标仍在等待实质审查,建议申请人基于自己主张优先权的商标申请向国家知识产权局提交陈情书,说明相关情况,请求官方驳回第三方问题商标的注册申请。如果申请人主张的优先权有效的话,官方主动驳回第三方问题商标的注册申请的可能性是比较大的。

4、若第三方的问题商标已经初步审定或注册,尽早提起异议或无效宣告申请

这种情况下,建议申请人尽早对第三方的问题商标提起异议或者无效宣告申请。如果申请人主张的优先权有效的话,异议或无效宣告的胜算还是比较大的。但是需要注意的是,如果是相同或类似商品/服务上的近似商标的话,异议或无效宣告能否成功还要综合商标的近似程度、对方是否有模仿恶意等其他因素。
 
注释:

[1] 姚芃《商标局立“军令状”,三年解决商标审查积压问题》法制日报(2009-4-27)
[2] 中国政府网《平均审查周期缩短至4.5个月 我国商标注册便利化改革持续深化》(2020-04-23)http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/23/content_5505480.htm
[3] 中国政府网《我国一般情形商标注册周期年底将压缩至7个月》(2021-05-08)
http://www.gov.cn/zhengce/2021-05/08/content_5605368.htm
[4] 商评字[2020]第0000228879号驳回复审决定书
[5] 商评字[2020]第0000321127号驳回复审决定书
[6] (2021)商标异字第0000080766号不予注册的决定
 
(2021年)

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