了解 重视 运用 获益 ——中国实用新型专利制度介绍

北京林达刘知识产权代理事务所

 
作为知识产权领域的一种重要制度，实用新型专利制度至今已有百余年的发展历史。目前世界上已有60多个国家或地区建立了实用新型专利制度，其中大多数国家都规定实用新型是对产品或者装置的形状、构造所进行的新的、有用的改进，但各个国家的实用新型专利制度又各具特色。自中国专利法实施以来，实用新型长期保持很大的申请量与授权量，对鼓励发明创造、促进科学技术进步起到了不可忽视的作用。随着中国专利法第三次修改中对实用新型专利权评价报告制度、“一案两报”制度等实用新型相关规定的完善，中国实用新型专利制度以其审查周期短、申请费用低、授权率高等多方面优势受到国内外申请人的进一步广泛关注。

本文将结合中国专利制度中的规定对中国实用新型专利制度的特点进行介绍，同时根据我们的实践经验给出合理建议，以期帮助申请人了解并正确地运用中国实用新型专利制度并从中获益。
 
一、中国实用新型专利制度简介

1、基本情况介绍

在1985年中国专利制度建立之初便确立了实用新型专利制度，这是由当时中国经济发展不平衡的自身状况决定的。中国实用新型专利制度的规定参考了德国、日本等已经施行实用新型或类似实用新型专利制度的国家的法规，同时也具有自身特点。随着该制度二十多年的的实践，越来越多的申请人合理地利用了该制度的优越性，该制度对中国全民，尤其是个人和中小企业知识产权意识的提高也起到了重大作用。

在各次专利法修改中，实用新型专利制度被不断完善以适合中国经济的不断发展，同时对该制度的利用也得到了快速发展。

2、实用新型的定义

根据《专利法》第二条第三款的规定，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

其中，产品的形状是指产品具有可以从外部观察到的确定的空间形状；产品的构造是指产品的内部构造，即产品的组成部分及其结构，它们具有确定的空间位置关系，以某种方式相互联系而构成一个整体。

由于实用新型的保护客体只限于具有一定形状的产品，且相对发明而言对创造性要求较低，因此有时又被称为“小发明”。

3、审查制度

中国对实用新型专利申请实行初步审查制，也就是只对申请文件是否完备、形式是否符合要求以及是否存在明显的实质性缺陷进行审核，只要这些条件符合要求，就可以授予专利权，而对实用新型专利是否具有新颖性、创造性等授予专利权的实质性条件，则不进行审查。针对实用新型申请的初步审查制与简单的形式审查相比较，保证了一定程度的审查质量；而与针对发明申请的实质审查相比较，又加快了审查和授权速度，从而在审查速度和审查质量之间求得了一种平衡。
 
二、中国实用新型专利制度的特点

以下将通过对实用新型专利和发明专利进行对比来说明实用新型专利制度的特点和优势。请详见下表：
 

下面针对上述对比进行详细说明。

1、创造性标准

《审查指南》第四部分第六章对实用新型专利的创造性标准进行了规定，即实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。主要体现在判断创造性时所引用的现有技术的领域以及采用对比文件的数量与发明专利不同。也就是说，同样的技术方案，在创造性不是很高，但是确实存在与现有技术相区别的特征或者效果的情况下，有可能并不满足发明的创造性要求，但是却可以满足实用新型的创造性要求。因此，对于技术创新程度不高的发明创造，申请人可以考虑申请实用新型专利。

2、保护期限

实用新型专利的保护期限相对较短，然而由于实用新型专利一般保护市场更新周期较短且创新程度不高的发明创造，因此10年的保护期限应可以满足专利权人的需要。

3、费用

发明专利与实用新型专利在申请阶段以及授权后的基本费用如下表所示：

发明专利
 

 
实用新型专利
 

由此可知，获得并维持一项实用新型专利的费用远远低于获得并维持一项发明专利的费用。在众多企业纷纷减少成本以应对激烈市场竞争的环境下，针对适当的发明创造申请实用新型专利将成为一种重要的知识产权策略。

4、审查周期

中国对实用新型专利申请实行初步审查制度，对发明专利申请实行早期公开、延迟实质审查制度。发明专利申请除了从申请到公开之间的时间外，其实质审查也需要较长的时间，因此实用新型的审查周期相对发明的审查周期要短得多。如果申请人希望能够尽快地获得专利权，同时不需要太长的专利保护期限，则适合申请实用新型专利。

5、保护类型

发明可以保护产品和方法，而实用新型仅保护产品，因此实用新型可保护的客体范畴相对较窄。从这个局限性考虑，申请人应根据发明创造的具体内容申请适合的保护类型，不能盲目的追求实用新型的优势。

6、权利稳定性

由于实用新型在审查过程中未针对其新颖性、创造性进行检索和实质审查，因此权利的稳定性虽然好于简单的形式审查，但仍然会与发明专利存在很大的差距。从1986年到2007年，中国专利无效请求量的50％集中于实用新型专利，而发明专利不过30％。

7、特点分析

由实用新型专利的上述特点可知，对于短期技术的发明创造、创造性低的发明创造以及急于行使权利的发明创造，申请实用新型专利是很有利的。在目前市场竞争激烈的情况下，抢先占有市场份额对企业来说往往是十分有利且关键的，申请人可以通过申请实用新型专利以尽快获取专利权，从而对产品的宣传、消费者对技术的认知及防止竞争对手仿冒等均起到积极的作用。在企业的知识产权战略中，实用新型专利也可以作为商业竞争的铺路石，为随后的市场开拓做前期准备。

当然，实用新型专利也存在权利稳定性差的缺陷。为了弥补该缺陷，对于申请人而言，要重视实用新型申请的前期准备以及申请文件的撰写，以保证被授予的实用新型专利权具有较高稳定性；同时，中国专利局也通过修改专利法等措施对实用新型制度的完善进行了很多积极的探索和尝试。下文中，我们就针对上述这些方面进行更为详细的介绍。
 
三、实用新型申请的前期准备和申请文件的撰写

虽然实用新型申请的审查周期较短，而且经过初步审查后通常可以顺利授权，但是这并不意味着申请实用新型专利是一件简单的工作。相反，通过实践我们认为，如果申请人希望拿到一份稳定性较强从而具有实质价值的实用新型专利权，其申请工作相对发明专利申请反而具有特殊的难度。

根据专利法实施细则的规定，实用新型申请仅在申请递交后两个月内有主动修改的机会，这意味着它并不会像发明专利申请那样，可以针对审查意见通知书所指缺陷对文件进行多次修改。因此，众多有可能影响实用新型专利权稳定性的实质缺陷和形式缺陷，就需要在申请前期准备和申请文件撰写阶段发现并加以解决。针对这种情况我们认为，在前期准备和申请文件撰写阶段，实用新型专利的申请人应当尽量做到以下几点：

（1）独立或者委托具有相关能力的机构进行充分的现有技术检索和分析，以确保实用新型专利具有新颖性和一定的创造性；

（2）如果申请文件要求翻译，则要保证翻译人员具有较高的技术和法律水平，以尽量减少翻译错误；

（3）在申请递交前发现申请文件中所有其他实质缺陷和形式缺陷，包括例如保护主题不属于实用新型保护客体、说明书公开不充分、权利要求得不到说明书支持、权利要求不清楚等。这样可以减少审查员发出补正通知书或审查意见通知书的可能性，从而帮助申请人减少专利授权所需的时间和经济成本，更重要的是增强了授权专利的稳定性。

根据实践，我们在实用新型专利申请方面总结出了丰富的经验和一些独特的方法。除了提供高水平的检索服务和翻译服务外，针对上面第(3)点我们专门设计了申请递交前与客户进行交互以保证申请质量的“实用新型申请评估及修改确认单”。基于该表格，我们的代理人将会以审查员的视角对申请文件进行逐项核查，并将发现的缺陷与申请人确认并对申请文件进行相应修改，从而确保将众多有可能影响专利权稳定性的缺陷在申请递交前加以克服。这样，专利权人可以获得一份较为稳定的实用新型专利权，以几乎与发明专利权相同的效力去充分行使该实用新型专利权，并在有可能的司法诉讼中获得较强的对抗效力。

该表格作为本文章的附件供读者参考。同时，如果您对上述表格中的具体项目或者我们的观点有任何建议或意见，也希望不吝赐教，与本文作者联系。我们将积极地与您进行沟通并向您学习以改进我们的工作，从而为众多客户提供更加完备的服务。
 
四、“一案两报”制度

“一案两报”是指对同一项发明创造分别向中国专利局提出发明和实用新型两项专利申请。这项制度是中国专利法考虑到中国的具体国情和申请人的客观需要而制定的，并随着专利法的多次修改而不断完善和改进。在这项制度下，发明专利申请符合被授予专利权的条件而申请人已经就同样的发明创造获得一项实用新型专利权时，申请人可以放弃已获得的实用新型专利权而保证发明专利权的授予，也可以对发明专利申请进行修改以使两份专利权保护范围不同，从而同时存在。

“一案两报”制度对有相应需求的申请人来说是有很大帮助的。对于某些重要的技术成果，申请人既希望该发明创造快速得到授权以发挥市场效力，同时希望在较长时间内得到保护。在这种情况下，申请人可以合理利用“一案两报”制度，在短期内获得实用新型专利权，并在发明可授权同时放弃该实用新型专利权以获得发明专利更长的保护期限。同时，由于不同技术的更新速度可能有所差异，部分技术需待进入市场后方可得知其重要程度和可能被淘汰的具体时间，因此该部分技术在申请之前往往不能确定其需要被保护的年限。在这种情况下，申请人可以采用“一案两报”的申请方式，待经过市场竞争决定该技术的“生命力”后，再行作出有针对性的选择，从而尽可能的降低因为知识产权保护给企业带来的高额成本支出。

申请人应当注意的是，在专利法第三次修改中，新专利法和专利法实施细则对“一案两报”制度进行了更为合理的规定，解决了实践中的多个问题。主要修改变化涉及以下几个方面：

1、提交日期

为了解决原规定有可能引起的重复授权以及总保护期限超过20年的问题，专利法第九条规定，如果同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，必须同一申请日提出。根据上述新规定，申请人在委托代理机构时要注意说明“一案两报”的情况，以便于代理机构对发明、实用新型申请的协调和监控，保证同一申请日进行递交工作。

2、提交时说明

为了方便后续的禁止重复授权审查流程，专利法实施细则第四十一条规定，提交发明和实用新型申请时，必须分别在两件申请的请求书中进行说明。这样，审查员在准备授予发明专利权时，可以根据案卷资料了解到该发明已经同时申请了实用新型的情况。如果审查员确认该实用新型已经授权并且仍然处于有效状态，则会要求申请人提交放弃该实用新型专利权的声明，或者对发明专利申请的权利要求进行修改以使其保护范围与实用新型专利中权利要求的保护范围不同，否则将不会授予发明专利权。这样，最大限度地避免了重复授权的发生。

同时需要注意的是，只有在满足申请人在申请时分别在发明和实用新型申请的请求书中做出了说明的这个条件的情况下，才可以通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利申请的授权。因此申请人在委托代理机构时要注意说明“一案两报”的情况，代理机构在递交申请时需要准备进行说明的相应文件。

3、授权时公告说明

为了使公众及时了解“一案两报”的情况，专利法实施细则第四十一条要求在实用新型专利权授权时，必须将申请时提交的说明在实用新型授权公告中予以公告。

4、放弃声明效力

根据专利法修改前的规定，授予发明专利权时，该专利权自实用新型申请日起放弃（实用新型专利权自始不存在），这实际上产生了相当于前一专利权被无效的后果，这引发了实用新型专利权存在期间遗留权利，如实施许可使用费等的处理问题。为了解决这些问题，专利法实施细则第四十一条规定：申请人声明放弃其实用新型专利权的，在公告授予发明专利权时一并公告该放弃声明；实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。同时，该放弃声明将在发明授权公告中予以注明。

上述新规定实现了相同发明创造的两份专利权之间的合理衔接。在实践中，申请人应当根据上述规定正确理解所拥有的各项专利权的存在期间，从而根据自己各期间所拥有的权利正当行使专利权。

5、放弃实用新型而授予发明专利权的另一条件

专利法为了确保公众具有了解所有其关注的专利信息的权利、确保公众利益不受损害，专利法明确了放弃实用新型而授予发明专利权的另一条件，即“先获得的实用新型专利权尚未终止”。这意味着在实践中，如果申请人同一日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但是先获得的实用新型专利权在发明可授权前已经终止的，申请人不能再取得相同发明创造的发明专利权。因此，申请人一定要注意在发明专利权授予之前保证实用新型专利权的有效性。

基于上述分析，建议申请人在实践中可以对适合的发明创造实施“一案两报”，这样可以在仅增加较少费用（仅为官方申请费用和实用新型申请代理费用，由于发明申请与实用新型申请的申请文本相同，因此并不需要附加翻译费用）的情况下充分利用实用新型专利制度和发明专利制度的优势。

五、实用新型专利权评价报告制度

基于较大的申请量对实用新型专利申请实行初步审查制是较为合理的，但这也同时导致了其较低的专利权稳定性，因而有可能给实用新型专利权的经济应用以及相关司法程序带来了诸多不便。以往的实用新型制度运行中，一份无法确定其稳定性的实用新型专利权往往难以发挥其经济价值；同时，对于实用新型专利侵权案件，法院经常需要中止审判程序，等待专利复审委员会对该实用新型专利权的有效性作出判断后再作出判决，从而严重影响了法院的工作效率。

2001年专利法第二次修改借鉴了国外的一下作法，增加了对实用新型专利权出具检索报告的规定，即规定在涉及实用新型专利申请的侵权案件中，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由中国专利局作出的检索报告。但是，由于该检索报告内容仅涉及实用新型的新颖性、创造性判断，而且未明确规定该检索报告的法律效力，因而仍未能充分解决由于实用新型专利未经实质审查而授权所导致的权利不稳定问题。

针对上述问题，专利法第三次修改将检索报告的名称修改为“专利权评价报告”，并对报告的内容适当扩充，不仅依靠检索到的文献信息对实用新型专利是否具备新颖性、创造性进行分析评价，还对实用新型专利权是否满足授予专利权的其他实质性条件进行全面的分析和评价。具体地说，实用新型专利权评价报告的内容包括除专利法第二十条第一款关于保密审查的规定之外的所有无效理由（不仅包括新颖性和创造性，还包括其他实质性授权条件，例如说明书公开充分、权利要求得到说明书支持、修改超范围等）。

同时，专利法明确了专利权评价报告的性质和法律效力，即，专利权评价报告作为法院审理专利侵权案件或者管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的证据。对法院的审判实践来说，专利权评价报告主要作用在于供受案法院判断专利权的稳定性，以决定是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止相关程序。如果该报告结论认为该专利权不符合法定授权条件，在被控侵权人于答辩期内提出无效宣告请求的情况下，受案法院将会中止诉讼或者侵权纠纷的处理，等待无效宣告程序的结果；相反，如果该报告结论是没有发现该专利权不符合法定授权条件的情况，则表明该专利权具有一定的稳定性，即使被控侵权人提出无效宣告请求，受案法院也可以酌情采取不中止诉讼或者处理的做法。上述规定有效地提高了法院的工作效率，并规范了实用新型专利权的合理行使。

应当了解的是，专利权评价报告并非仅仅在于帮助法院确定是否需要中止审理专利侵权纠纷案件，还体现在：第一，帮助专利权人正确认识其获得的实用新型和外观设计专利权的法律稳定性，避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为，从而免除对其自身利益造成损害；第二，帮助其他单位或者个人正确认识有关实用新型和外观设计专利权的法律稳定性，避免进行没有价值的交易活动，例如受让专利权、订立专利权许可实施合同、接受以权利权入股投资等，从而维护公众利益不受损害。

需要注意的是，由于专利权评价报告可以作为证据使用，其会被置于专利文档中供公众自由查阅，而且针对一份专利权仅可以出具一次专利权评价报告，因此请求人应谨慎提出请求。我们建议，专利权人在请求专利局作出专利权评价报告前，可以请专业的代理机构先行做出一份“预评价报告”，对专利权的稳定性作出全面、客观的评价，以预测未来专利权评价报告中可能出现的不利因素，从而为决定是否请求专利局做出正式报告提供决策依据。

总地来说，实用新型专利权评价报告的规定及其法律效力的明确，较为根本地解决了由于实用新型专利权稳定性不高而难于行使权利的问题，使中国的实用新型专利权真正成为了一项有较高价值的可行使的权利。从这个角度来看，广大申请人，尤其是国外申请人更应当加强对实用新型制度的重视，并更加合理地利用该制度以通过较少成本获得更大的效益。
 
六、总结

中国实用新型专利制度的优势十分明显，同时专利法修改中的多项规定有效的弥补了实用新型专利权的部分缺陷。初步审查加专利权评价报告的审查制度既保留了实用新型审查周期短、费用低、能够保护创造性水平较低的发明创造的优点，又有效的解决了实用新型专利权法律稳定性差的问题，同时缩短了涉及侵权纠纷的司法审判和无效审理周期，从而达到了切实保护符合中国专利法规定的授权条件的实用新型专利权的目的。

随着制度的调整和实践经验的不断积累，中国的实用新型专利制度将在中国专利制度中发挥更大的作用，并焕发出更大的活力。近期实践中，我们已有客户加强了对实用新型制度的重视，并根据自身需求增加了对实用新型专利的申请力度。我们相信，随着国内外申请人对实用新型专利制度了解的增加，大家将会更加正确和充分地利用实用新型专利制度，并从中获得更多的权利和效益。

（2010年）