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新专利法施行后遇到的新问题


北京林达刘知识产权代理事务所
 
新专利法自2009年10月1日开始实施一年多了。这一年多来,我所接到来自客户的大量针对新专利法的咨询问题。另外,我们还注意到目前国外客户对中国的实用新型专利制度比较关心。鉴于此,我们将其中客户咨询比较集中的问题总结如下,希望对申请人有所帮助,在此也非常感谢客户一年来对我所的关爱和大力支持。
 
第一部分:与外观设计专利相关的问题

本次专利法的修改涉及外观设计的内容较多,而且外观设计的修改部分引起了业内人士的广泛关注。以下是申请人比较关心的问题

一、 关于简要说明
 
1.简要说明的撰写方式以及是否会对外观设计专利权产生的影响
 
自2009年10月1日实施的专利法将简要说明与请求书,外观设计图片或者照片一起作为专利局受理外观设计申请必须提交的申请文件之一。在新修改的审查指南中,对简要说明的内容进行了规定:即简要说明应包括产品名称、用途、设计要点以及指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片用于出版,其中设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位。另外,专利法第59条第2款规定了简要说明可以用于解释图片或者照片中所表示的该产品的外观设计。就上述内容,很多申请人担心简要说明中阐述的设计要点可能会对外观设计专利权产生影响。

关于设计要点是否对外观设计专利的有效性产生影响,从我们参加研讨会获得的信息: 中国国家知识产权局(SIPO)外观设计审查部以及复审委的资深审查员均认为简要说明中的设计要点不会对外观设计专利权的有效性产生实质性影响。在无效宣告程序中,还是遵照“整体观察,综合判断”的原则来比较涉案专利与对比设计。即是将涉案专利的包括设计要点在内的所有设计特征与对比设计进行比较,而不是仅仅将设计要点与对比设计进行比较。因此,即使对比设计中具有与涉案专利所声称的设计要点相同的设计特征,也不会必然导致涉案专利被无效;反之,对比设计中不具有与涉案专利声称的设计要点相同的设计特征,也不会必然导致涉案专利有效。

关于设计要点是否在外观设计专利侵权判断中产生影响。我们注意到,在《最高院关于审查侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释2009.21号)》中的11条增加了“区别于现有设计的设计特征对整体视觉效果更具有影响” 。其中“区别于现有设计的设计特征”是否指简要说明中的“设计要点”,目前法院的观点尚不明确,据我们所知目前尚未有涉及新专利法实施后的申请的外观设计专利侵权案子。因此,对于这一项如何把握,只能等待将来的法院判决。

对于简要说明的写法,我所认为采用较为泛泛的描述比较好,特别是当申请人对现有设计不是很了解的情况下,可以采用如下撰写方式:

(1)本外观设计的设计要点如主视图(或者立体图)所示(即选出一幅最能表明设计要点的图进行说明)。
(2)本外观设计的设计要点为形状(图案或者色彩)的设计(即采用外观设计的要素来进行说明)

当然,如果申请人明确改进之处和设计之处,而其他部分均为常规设计,可直接写设计要点的具体所在部位。 例如,对于轮胎类产品,可写成设计要点在于轮胎胎面的设计。但是如果改进部分所占比例很小,可能被认定为区别点仅在局部细微变化,对整体视觉效果不足以产生显著影响,则不利于争辩“创造性。”例如:申请人希望就电饭煲的外观设计申请专利,但与你掌握的现有设计区别点仅在于控制按钮的形状不同,并且控制按钮在电饭煲中仅为一个局部细微的设计,且在整体设计中所占的比例很小。此时,如果申请人希望获得稳定的专利权,则最好就其他部分的形状或者图案进行改进。但对于如果无法确认改进部分,或者改进部分所占比例,我们建议采用如上(1)和(2)所述的撰写方式。

2. 简要说明必须在申请时提交吗?是否可以补交?而且提交后是否可以对简要说明进行修改?

此次专利法修改将简要说明作为必要的提交文件,因此,必须在申请时提交简要说明,否则,该申请不予受理。

提交后的简要说明是可以进行修改的,最好自申请日起两个月内的主动修改期限内对简要说明进行修改。另外,如果该申请因其他缺陷收到了补正通知书,而申请人仍希望修改简要说明,通常审查员也会接受的,即,在授权前均有可能对简要说明进行修改。

但是,对简要说明的修改非常有限,原则是不能超出原图片或者照片表示的产品的外观设计的范围,否则也会被认为修改超范围。
 
二、同一产品两项以上相似外观设计作为一件申请
 
1. 在进行此类申请时应注意那些问题?

1)针对同一产品的外观设计;
2)同一日在同一申请中提交;
3)总数量不超过10项;
4)需在简要说明中指定一幅基本设计,且其他外观设计与基本设计相似;
5)如果要求多个外国优先权,应当自最早的优先权日起6个月内提交该中国申请;
6)在提交时,对于每个外观设计,提交的视图均应清楚地显示所要求保护的对象,以确保在出现分案的情况下,被分出的外观设计的视图仍能清楚地显示所要求保护的对象。  

2.此类申请的优点?

 
(1)节约费用;
(2)各外观设计均可以单独行使权利,也可以避免出现由于单独申请可能出现彼此破坏专利性的问题而最终只能保留其中一件外观设计专利权的情况。
3. 当同一产品的两件以上相似外观设计作为一件申请时,如果各外观设计的优先权日不同或者部分有外国优先权而部分没有外国优先权是否会构成抵触申请?

不会构成抵触申请,因为各外观设计是作为同一个申请提交的,享有一个申请号和授权号,而在判断是否构成抵触申请时,应针对不同日提交两件以上的申请。

但是各外观设计可以被单独无效,而不会因为其中一件被无效或者基本设计被无效,而导致其他外观设计必然被无效。

例如,A 、B 和C属于同一产品的3件相似的外观设计,且作为一件外观设计进行申请,A为基本设计,无外国优先权,但B和C要求了外国优先权,B的优先权日早于C的优先权日。如果在B和C的优先权日之间公开了一件破坏A、B和C专利性的对比文件,那么C和A应当被无效,而由于B的优先权日在对比文件的公开日之前,而会被维持有效。
 
4. 当审查员认定部分外观设计与基本设计不相似时会发出要求进行分案的补正通知书,是否必须将基本设计保留在原申请中(或是包含基本设计在内的多个设计保留在原申请中)?或者是,申请人可以任意地选择在原申请中保留哪个设计、对哪个设计进行分案?是否可以不分案,而选择放弃所有要求分案的外观设计或者部分放弃?

专利法以及审查指南中并没有“当将同一产品的两项以上相似外观设计进行合案申请时如果不满足单一性的要求必须在原申请时保留基本设计”的规定。因此,如果审查员在通知书上仅指出不符合单一性的要求,而未指定将那些设计保留在原申请中,确实可以任意地选择在原申请保留哪个设计,对哪个设计进行分案。

但是,如果审查员已对基本设计以及与其相似的外观设计进行审查,并且指定将其他与基本设计不相似外观设计进行分案时,申请人应当按照审查员的意见进行将其他被审查员认为不相似的外观设计进行分案。如果申请人对审查员的分案建议有异议,也可以与审查员进行沟通,再行确定如何进行分案。

需要说明的是,不管将基本设计以及与其相似的外观设计进行分案还是将其他的与基本设计不相似的外观设计进行分案,这些分案申请均可以享受原申请日,因此,不管如何进行分案,对该外观设计专利权的保护应均没有影响。

另外,在审收到审查员发出的分案通知书时,申请人确实可以不分案,而选择直接放弃被要求进行分案的外观设计。当然,也可以选择放弃一部分而保留另一部分进行分案。
 
三、 同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计作为一件申请时应注意的问题
 
这里所述的同一类别是指各产品属于分类表中同一大类,习惯上同时出售或者同时使用,而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。

在该规定下,比如02大类(服装、服装用品和缝纫用品)的衣服、帽子等就可以合案申请,06大类(家具和家居用品)中的比如沙发、茶几等也可以进行合案申请。

但需要注意的是,成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。例如,一项包含餐用杯和碟的成套产品外观设计专利申请中,不应再包括所述杯和碟的两项以上的相似外观设计。
 
四、开机画面是否可以获得外观设计专利权
 
开机画面属于产品通电后显示的图案,属于不授予外观设计专利权的客体,不能在中国获得外观设计专利权。
 
五、初审时,是否会对新颖性和创造性进行审查?

在外观设计专利申请的初步审查中,通常不进行检索,审查员仅根据申请文件的内容以及一般消费者的常识,判断所要求保护的外观设计专利申请是否符合专利法23条第1款(即新颖性)的规定。而对于“创造性”,在初步审查时,并不进行审查。在无效程序,当无效请求人以第23条1款或者第23条2款作为无效理由并提交相关证据时,专利复审委委员会将对涉案外观设计专利是否具有新颖性或者“创造性”进行审查。
 
六、关于专利权评价报告
 
1.国家知识产权局是否仅对2009101之后申请的外观设计专利权出具专利权评价报告?

国家知识产权局仅针对申请日在2009年10月1日之后的外观设计专利权出具专利权评价报告,而且必须由专利权人或者利害关系人请求出具该评价报告。

所谓利害关系人是指由权向人民法院提起侵权诉讼或者向地方管理专利工作的部门请求处理侵权纠纷的当事人。

2. “外观设计评价报告对外观设计侵权诉讼有何影响?

专利权评价报告主要用作人民法院或者地方管理专利工作的部门确定是否需要中止程序的证据。专利权人在提出侵权讼诉时,即使不提交专利权评价报告,法院通常也会受理该侵权诉讼。一旦被控侵权人提出无效宣告请求,如果专利权人还未提交专利权评价报告,法院可以要求专利权人出具专利权评价报告,如果专利权人不出具,则法院可以中止审理;如果专利权人出具的专利权评价报告说明『该外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷』 ,则法院可以不中止审理;如果该专利权评价报告中说明『该外观设计不符合授予专利权条件』 ,则法院可以中止审理。
 
第二部分:与专利手续相关的问题
 
一、保密审查
 
1.做法的改进之处

 
(1)取消了应在中国提出首次申请的限制

在第三次中国专利法修改过程中,对原专利法第20条的具体规定进行了改进,将原来的“应当先向国务院专利行政部门申请专利”的规定改为“在向外国申请专利前,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”,给申请人提供了更多的选择和便利。

(2)明确了审查的对象

在第三次中国专利法修改后,明确规定保密审查的内容为发明或实用新型,外观设计不涉及保密审查。

(3)增加了罚则

对违反专利法第20条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。
 
2.保密审查的范围
 
根据中国专利法第20条和专利法实施细则第8条的相关规定,需请求保密审查的案件应同时具备以下条件:

(1)技术方案的实质性内容是在中国境内完成的;

需要注意的是:对于香港、澳门和台湾地区产生的发明创造,尤其是针对于香港和澳门地区,并没有明确规定必须进行保密审查,但建议申请人请求保密审查。

(2)申请人计划将该技术在中国以外的国家提出专利申请。
 
3. 请求保密审查的方式:

专利法实施细则第8条规定了可以通过三种方式进行保密审查。这三种保密审查的方式各有利弊,在实际作业中,申请人可以根据自身计划和需要而选择恰当的保密审查请求方式,通过下面的表格,我们将三种保密审查的方式进行了分析和比较:

 
注:方式1中提到的“技术方案的详细说明”,SIPO在形式上对其没有具体的要求,但要求其内容必须完整地描述技术方案的主题及其内容,并且与随后提交外国申请说明书和权利要求书记载的内容没有实质性差别。

二、遗传资源信息披露
 
根据专利法实施细则第26条第1款规定,专利法所称遗传资源,是指取自人体、动物、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料。
 
对于依赖于遗传资源完成的发明创造,申请人需披露有关该遗传资源的来源的信息,即

(1)在请求书中声明本专利申请涉及的发明创造是依赖于遗传资源完成的;

(2)填写“遗传资源来源披露登记表”,写明该遗传资源的名称、获取途径、直接来源和原始来源。

对于无法说明遗传资源的原始来源的,申请人应说明其具体理由,必要时提供相关证明文件。

例如,遗传资源的直接来源为从某个机构获得(如,保藏机构)。如果该机构没有记录该遗传资源的原始来源,申请人可以在“遗传资源来源披露登记表”中陈述理由(如“该保藏机构不能提供该遗传资源的原始来源”),并提供该机构出具的相关书面证明。
 
上述声明和“遗传资源来源披露登记表”,一般地,应当在提交中国专利申请同时提出,对于PCT国际专利申请,应当在办理进入中国国家阶段手续同时提出。如果提出的文件不符合规定,SIPO会发出补正通知书,给予申请人补正机会。

如果申请人在提出申请时未作出声明,也未提交“遗传资源来源披露登记表”,在初步审查过程中,初审部门的审查员一般不会发现该问题;在实质审查过程中,如果实审部门的审查员发现该问题,并认为该发明是依赖遗传资源完成的,会发出相应通知书,要求申请人补交“遗传资源来源披露登记表”。当然,如果该发明明显是属于遗传资源的范畴,在初步审查过程中,审查员也可能发出补正通知书,要求申请人补交“遗传资源来源披露登记表”。

三、专利/专利申请的转让
 
1. 所需文件及手续

(1)双方签订转让合同/转让证明
① 该转让合同/转让证明必须由全体转让人及全体受让人进行签署;
② 在转让人和受让人均相同的情况下,多件专利/专利申请可以合并在一份转让合同/转让证明;
③ 该转让合同/转让证明必须向SIPO提交其原件或经过公证的复印件。

(2)若中国个人/法人向外国个人/法人进行转让,根据《技术进出口管理条例》的规定,转让方需向其属地的经济贸易管理部门进行登记并获得“技术出口许可证”。

(3)向SIPO提出变更专利权人/专利申请人请求,并缴纳费用。
 
2. 所需费用

办理专利/专利申请的转让,每件的费用约为RMB900(USD135),其中包含:

① 官方费用:RMB200(约USD30)/件

② 代理机构费用:RMB700(约USD105)/件
 
3. 所需时间
自向SIPO提出变更请求,至获得SIPO关于变更的审批结果,大约需1-2个月时间。
 
4. 办理人
若该专利/专利申请委托了代理机构,应由该代理机构办理向SIPO的变更手续;若未委托代理机构,需以转让前的所有专利权人/专利申请人的共同名义办理。
 
四、加快审查
 
1. 中国的加快审查制度

(1)适用范围

目前,中国专利的加快审查制度只适用于中国国内申请人(不含香港、澳门及台湾地区)。发明、实用新型及外观设计专利申请均可请求进行加快审查,另外,加快审查可以在申请提交同时或申请提交后的任何时间提出。
 
(2)请求加快审查的理由,一般限于下列之一:

① 申请所涉及的发明对国家利益或者公共利益具有重大意义;

② 申请所涉及的发明被列入国家、省(直辖市、自治区)重大科技项目等;

③ 在专利申请公开之后,他人实施其发明,对申请人的利益产生重大影响;

④ 申请人已实施该发明,解决了下岗人员再就业的;

⑤ 涉及以申请发明作为无形资产投资的重要项目,或将申请的专利技术转让的;

⑥ 对于专利局自行启动实质审查的专利申请,可以优先处理;

⑦ 保留原申请日的分案申请,可以与原申请一起审查。

涉及以上理由中(1)-(5)的,由申请人或者其主管部门提出请求,经专利局局长批准后,可以优先开始审查,并在随后的审查过程中予以优先处理。
 
(3)所需文件及费用

请求加快审查的发明申请需由申请人提供省级知识产权局出示的“加快审查发明专利证明”,说明其要求加快的理由,并提供相关辅助材料。辅助材料包括但不仅限于该专利申请技术入选国家科技计划的证明、专利申请转让的协议书或合同、侵权证据等。

请求加快审查,每件发明专利申请需缴纳RMB1400(约USD210),每件实用信息/外观设计专利申请需缴纳RMB1000(约USD150)。
 
(4)办理程序及审查期限

由发明专利申请人提出加快审查以后,并经过SIPO批准可以进行加快审查的发明专利申请,申请人缴纳相应的加快审查费用,即可进入加快审查程序。

进入加快审查程序的发明专利申请,如果已经进入实质审查阶段,审查员需在两个月内发出第一次审查意见通知书,并在六个月内结案。如还未进入实质审查阶段,初审合格之后,审查员需在一年内结案。
 
2. 其他主动推进审查进展的方法

(1)初审程序阶段

申请人应尽量避免专利申请中的形式缺陷,争取尽快获得初审合格并进入实质审查。可以采取的具体措施包括:

①保证提交的申请文件(请求书、权利要求书、说明书等)完整,并符合所有形式要求;

②尽量与新申请一同提交委托书、优先权证明文件、优先权转让证明(若需要提交的情况)等证明材料,以减少补正通知书的次数;

③在向SIPO提交新申请文件的同时提出实质审查请求和提前公开请求,以尽早公开并进入实审程序。
 
(2)实审程序阶段

①申请人应尽量迅速、全面地答复各次审查意见通知书,并尽量减少通知书的次数,争取尽快获得授权;

②在答复审查意见通知书的过程中,尽量争取能与审查员当面或通过电话进行会晤,让审查员了解申请的相关技术,同时,如果有相关技术资料可以供审查员参考,也建议提供给审查员。
 
(3)授权程序阶段

接到授权通知书后,申请人应尽快办理登记手续,缴纳相关费用,以尽早获得专利证书。
 
第三部分:中国实用新型专利制度的最新发展
 
 一、中国实用新型专利制度简介

1、基本情况介绍

1985年中国首部《专利法》便确立了实用新型专利制度,中国的实用新型专利制度参考了德国、日本等施行实用新型专利制度已有多年历史的国家的法规。中国实用新型专利的主要特点是审批快捷、容易获得授权、费用相对低廉。随着该制度二十多年的实践,越来越多的申请人合理地利用了该制度的优越性,该制度对个人和中小企业知识产权意识的提高起到了重大作用。
 
2、实用新型的定义

中国《专利法》第2条第3款规定,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

这实际上是对实用新型的保护客体作出的规定,即授予实用新型专利的客体应满足三要素:产品、形状和/或构造、技术方案,对于任何方法(用途)发明,则不能申请实用新型。其中,产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状;产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。例如,对于无确定空间形成的化学产品(化合物、组合物等)则不能申请实用新型。技术方案是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。
 
3、审查制度

中国对实用新型专利申请实行初步审查制,其不同于实质审查制度、登记制或者登记+检索报告制。具体来说,在初步审查时,只对申请文件是否完备、申请文件是否符合要求、是否存在明显的实质性缺陷进行审核。只要这些条件符合要求,就可以授予专利权。而对实用新型申请专利的主题是否具有新颖性、创造性等授予专利权的实质性条件,则通常不进行审查。
 
二、专利法及其实施细则有关实用新型专利的修改条款

1、关于“一案两报”

“一案两报”是指对同一项发明创造分别向中国专利局提出发明和实用新型两项专利申请。《专利法》第三次修改涉及“一案两报”的主要条款是第9条第1款:同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

由于修改后的《专利法》将“抵触申请”的范围扩大到“任何单位或个人”,因此“一案两报”必须同日申报,否则在先申请将会破坏在后申请的新颖性。

另外,《专利法实施细则》第41条第2款还规定:同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

该条款规定在“一案两报”时,必须在两件申请的请求书表格中分别声明就同样的发明创造申请了另一专利。如果不声明,由于一般情况下实用新型专利可以很快获得授权,在对发明专利申请进行审查时,如果审查员通过检索发现与其构成同样发明创造的实用新型已获得授权,则将以《专利法》第9条第1款进行处理,此时,申请人只能对发明专利申请进行修改以使其权利要求的保护范围与实用新型专利权利要求的保护范围不同,而不能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权。但如果做出了声明,申请人有两种处理方式a、放弃实用新型专利以获得发明专利权,此时,实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止;b、对发明专利申请的权利要求书作出修改,以使其权利要求的保护范围与实用新型专利权利要求的保护范围不同。
 
2、其他形式要求

2010年2月1日施行的《专利法实施细则》第17条增加了第5款:实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。

该条款进一步体现了实用新型与发明专利保护客体的不同,即实用新型不保护方法,因此其附图不能仅仅只有工艺流程图、温度变化曲线图等。
 
三、材料、方法特征对实用新型专利保护范围及专利性的影响

根据专利法第2条第3款的规定,实用新型专利只保护产品。因此,在实用新型专利的权利要求书中不允许出现材料、方法本身的特征,即,不能包含对材料和方法本身提出的改进,例如对材料的组分、含量或对方法的步骤、工艺条件的限定。但是,权利要求中可以使用已知的材料名称或已知的方法名称来限定产品的形状、构造。
 
1、材料、方法特征对实用新型专利保护范围的影响

按照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010)第七条的规定:人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。可见,在确定实用新型专利的保护范围时,权利要求中记载的产品用途、制造工艺、使用方法、材料组分和含量等技术特征不能被忽略掉,它们对专利权的保护范围具有限定作用。
 
2、材料、方法特征对实用新型专利性的影响

《审查指南》第二部分第三章第3.2.5节规定,如果所属技术领域的技术人员可以判定材料、方法特征必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成,则该权利要求具备新颖性。反之,如果仅仅是制备方法不同,得到的产品结构和/或组成仍然相同,则该权利要求不具备新颖性。

《审查指南》第四部分第六章关于实用新型专利无效的审查规定指出:在实用新型专利创造性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征。但如果技术方案中的材料特征与最接近的现有技术中的相应特征相比,其区别仅在于材料不同,而材料的不同并未带来产品在形状、构造或其结合上发生变化的,即使由于材料的不同使得包括材料特征在内的该技术方案的效果优于或不同于最接近的现有技术,该材料特征在实用新型的创造性审查中仍然不予考虑。

同样的,如果一项权利要求中的方法特征的引入并未使得产品在形状、构造或其结合上发生变化,该方法特征在实用新型的创造性审查中也不予考虑。

但是,如果方法特征的引入使得产品在形状、构造或其结合上发生了变化,在实用新型创造性的审查中只考虑所述形状、构造或其结合的变化而不考虑方法特征本身。
 
3、材料、方法特征在实用新型专利保护范围和创造性评价之间的矛盾

从上面的叙述可以看出,对于实用新型权利要求中的材料、方法特征一方面在确定实用新型专利权利要求的保护范围时,这些材料、方法特征与其它特征一起限定该权利要求的保护范围,相当于进一步缩小了权利要求的保护范围。另一方面,在评价权利要求的创造性时,这些材料、方法特征如果没有导致实用新型产品的形状、构造方面的变化,则这些材料、方法特征视为不存在,其对权利要求的创造性没有任何帮助;或者这些材料、方法特征即使导致了实用新型产品的形状、构造方面的变化,也只能考虑形状、构造方面的变化本身,而不考虑其材料、方法本身的改进。

因此,在撰写实用新型权利要求时,应尽量避免使用材料、方法名称来限定产品,除非能够确定该材料、方法带来了产品的形状、构造方面的改进。这样做的好处是可避免材料、方法名称的限定造成实用新型权利要求的保护范围的缩小;另一方面,这些材料、方法的名称限定对于权利要求的创造性评价可能没有任何帮助。
 
四、有关实用新型新颖性、实用性的审查

1、明显不具备新颖性的审查原则

我国对实用新型实行的是初步审查,其范围除了申请文件的形式要件外,还包括明显实质性缺陷的审查,其中明显实质性缺陷主要是指专利法第22条第2款(新颖性)和第4款(实用性)的审查。

在专利法修改前的审查实践中,对实用新型专利权利要求的新颖性和创造性是不进行审查的,但由此产生的问题是实用新型专利的稳定性较差、重复授权现象突出。修改后的专利法实施细则第44条规定了对实用新型明显不具备新颖性和实用性的应该进行审查。

目前,中国实用新型专利审查员的初步审查原则是,一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性,审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息来判断实用新型是否明显不具备新颖性。但如果审查员认为该实用新型是明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交时,审查员应当通过检索获得对比文件或其他途径获得的信息来判断实用新型是否明显不具备新颖性。

审查员“一般不通过检索”获得的现有技术或抵触申请主要是指实用新型说明书背景技术中记载的现有技术(主要为专利文献)。此外,还包括:

(1)申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合规定,并且提交了足以破坏该申请新颖性的有关证明材料;

(2)申请人要求优先权但优先权不成立,而在先申请足以破坏在后申请的新颖性;

(3)任何单位或个人针对所审查的实用新型专利申请提供了相关的检索报告,且检索报告中列出了破坏该申请新颖性的对比文件;

(4)进入国家阶段的实用新型国际申请的国际检索报告或专利性国际初步报告中列出了破坏该申请新颖性的对比文件;

(5)任何单位或个人针对所审查的实用新型提供了有关抵触申请的信息,或者审查时得知审查员本人之前已经审查过的实用新型构成该申请的抵触申请;

(6)任何单位或个人针对所审查的实用新型提供了相关的现有技术,且该现有技术足以破坏该申请的新颖性。
 
2、明显不具备实用性的审查原则

考察一项实用新型专利明显不具备实用性主要从以下三个角度进行考虑:

(1)明显违背自然规律,例如永动机;

(2)明显无积极效果;

(3)利用独一无二的自然条件的产品。
 
五、实用新型专利制度保护中的利益平衡

通过上面的描述可知,由于实用新型专利不经过实质审查即可获得授权,因此存在权利不稳定和无效比率高等弱点。如果专利权人对实际上不符合《专利法》规定的授权条件的实用新型专利权过于轻率地行使其权利,容易浪费专利权人的人力财力、损害公众的权益,于己于人均不利。因此有必要考虑实用新型制度中的利益平衡问题。

本次《专利法》的修改对实用新型专利权评价报告进行了完善,《专利法实施细则》第56条第1款的规定,授予实用新型专利权的决定公告后,实用新型专利的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

实用新型专利权评价报告的内容不仅包括权利要求是否具备新颖性、创造性,还包括说明书是否充分公开、权利要求是否得到说明书的支持、修改是否超范围等授予专利权的其他实质性条件。

专利权评价报告在作出后会被置于专利文档中供公众自由查阅、复制。因此一旦做出该专利权评价报告,包括专利权人、专利权人的商业竞争对手、对该专利权的商业价值感兴趣的企业等全体公众均可以通过该专利权评价报告了解实用新型专利权的稳定性。

需要说明的是,实用新型专利权评价报告并不是对专利权有效性的正式判定,专利权是否有效,只能由无效宣告程序来确定。因此不应随意夸大专利权评价报告的作用,更不应当将其视为实用新型专利权有效的唯一证据。专利权评价报告的主要作用是作为法院或管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时的证据。具体来说,主要用于供法院或行政机关判断相关专利的稳定性,以决定是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止相关程序。

除此之外,专利权评价报告还可以帮助专利权人正确认识其获得的实用新型专利权的法律稳定性,避免盲目采取不适宜的行使其权利的行为;帮助其他单位或个人正确认识正确有关实用新型专利权的法律稳定性,避免就不符合《专利法》规定的授权条件的实用新型专利权进行没有价值的交易行为,例如受让专利权、订立专利权许可实施合同等。
(2010年)

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