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关于专利申请的保密审查和遗传资源信息披露的简单介绍


北京林达刘知识产权代理事务所
 
自2009年10月1日新的中国专利法实施以来,作为新增加的内容,向外国申请专利前的保密审查及遗传资源信息披露被广泛关注。在修改后的专利法实施细则与专利审查指南已实施半年时间之际,我所结合具体实务操作经验,对以上两项内容进行简单分析。
 
一、保密审查
 
1. 保密审查的范围

根据中国专利法第20条和专利法实施细则第8条的相关规定,需请求保密审查的案件应同时具备以下条件:

(1)技术方案的实质性内容是在中国境内完成的;

注:对于香港、澳门和台湾地区产生的发明创造,尤其是针对于香港和澳门地区,并没有明确规定必须进行保密审查,但建议申请人请求保密审查。

(2)申请人计划将该技术在中国以外的国家提出专利申请。
 
另外,仅发明和实用新型需要进行保密审查,外观设计则不需要。
 
2. 三种保密审查请求方式的比较

专利法实施细则第8条中规定的三种保密审查的方式各有长短(利弊),在实际作业中,申请人可以根据自身计划和需要而选择恰当的保密审查请求方式,通过下面的表格,我所将三种保密审查的方式进行了分析和比较:
注:方式1中提到的“技术方案的详细说明”,SIPO在形式上对其没有具体的要求,但要求其内容必须完整地描述技术方案的主题及其内容。
 
另外,在实际操作中,申请人难免有难以选择的时候,例如,对于中外合作研发的技术,申请人计划在外国首先提出申请,但其产品或技术内容很快就要发表,此时若通过独立请求方式提出保密审查请求,需要等1个月左右的时间,已经来不及。我所总结出如下的便捷方式可供参考:

Step 1:在中国提出专利申请,并同时提出保密审查请求

Step 2:获得保密审查结果

Step 3:已不缴纳申请费的方式主动撤回该中国专利申请

通过上述方式,可以快速获得保密审查结果,并且该中国专利不会被公开,也不会被记载,对申请人没有任何影响。但此种方法需准备完整的中国申请文件,若非紧急情况,不推荐申请人采用。
 
二、遗传资源信息披露
 
根据专利法实施细则第26条第1款规定,专利法所称遗传资源,是指取自人体、动物、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料。
 
对于依赖于遗传资源完成的发明创造,申请人需披露有关该遗传资源的来源的信息,即

(1)在请求书中声明本专利申请涉及的发明创造是依赖于遗传资源完成的;

(2)填写“遗传资源来源披露登记表”,写明该遗传资源的名称、获取途径、直接来源和原始来源。

对于无法说明遗传资源的原始来源的,申请人应说明其具体理由,必要时提供相关证明文件。

例如,遗传资源的直接来源为从某个机构获得(如,保藏机构)。如果该机构没有记录该遗传资源的原始来源,申请人可以在“遗传资源来源披露登记表”中陈述理由(如“该保藏机构不能提供该遗传资源的原始来源”),并提供该机构出具的相关书面证明。
 
上述声明和“遗传资源来源披露登记表”,一般地,应当在提交中国专利申请同时提出,对于PCT国际专利申请,应当在办理进入中国国家阶段手续同时提出。如果提出的文件不符合规定,SIPO会发出补正通知书,给予申请人补正机会。

如果申请人在提出申请时未作出声明,也未提交“遗传资源来源披露登记表”,在初步审查过程中,初审部门的审查员一般不会发现该问题;在实质审查过程中,如果实审部门的审查员发现该问题,并认为该发明是依赖遗传资源完成的,会发出相应通知书,要求申请人补交“遗传资源来源披露登记表”。当然,如果该发明明显是属于遗传资源的范畴,在初步审查过程中,审查员也可能发出补正通知书,要求申请人补交“遗传资源来源披露登记表”。
(2010年)

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