近日,我所代理的原告某株式会社诉被告广东某公司的2件专利侵权纠纷一案,广州知识产权法院做出一审判决(尚未生效),均判令被告停...
简介: 涉案的两件专利使用预测模式的视频解码装置、使用预测模式的视频解码方法为视频编解码领域著名的HEVC Advance专利池中的标准专利...
涉及《专利法》第26条第4款的案例分析


北京林达刘知识产权代理事务所

众所周知,能否为发明创造提供合理的保护,能否准确、合理地确定专利的保护范围是专利制度正常运作的基本保障。由于发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求的保护范围,因此权利要求对于确定专利的保护范围至关重要。

为此,《专利法》第26条第4款规定:权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。这是对权利要求书的实质性要求,具体来讲,《专利法》第26条第4款主要包括三个方面的内容:(1)权利要求书应当以说明书为依据,这就是我们通常所说的权利要求应当得到说明书的支持;(2)权利要求书应当清楚地限定要求专利保护的范围;(3)权利要求书应当简要地限定要求专利保护的范围。其中,第(1)方面规定了权利要求书和说明书之间的关系,第(2)方面和第(3)方面是对权利要求书本身的要求。

目前,审查员使用该条款的频率较高,从近几年的统计结果来看,涉及《专利法》第26条第4款的审查意见所占的比例已接近50%。下面将结合一些典型案例从以上三个方面对该条款进行分析,以期能够对申请文件的撰写及这类审查意见的答复有所帮助。
 
I. 权利要求是否得到说明书的支持

权利要求是否能够得到说明书支持的判定原则是权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案是否是本领域技术人员能够从说明书及其附图公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且是否超出说明书及其附图公开的范围。因此,可以分为形式上是否得到支持以及实质上是否得到支持两种情况。

1. 权利要求形式上是否得到说明书的支持

所谓“形式上的不支持”,是指权利要求的技术方案在说明书中没有记载,或者与说明书中记载的内容含义不一致。对于前者,可以通过将权利要求的技术方案补入说明书而克服上述缺陷,对于后者则要具体情况具体分析,将权利要求的技术方案与说明书记载的内容统一、或者在意见陈述书中进行解释说明。

<案例1.1>
 
涉及特征 ……止动部包括:……卡定突起或齿轮部……;以及与弹簧连接的杆状部件……
 
审查意见
权利要求为分别包括以下特征的两个并列技术方案:(1)止动部包括卡定突起;(2)止动部包括齿轮部。说明书中公开的涉及(1)的方案并不包括与弹簧连接的杆状部件,而涉及(2)的方案包括弹簧连接的杆状部件。显然,权利要求的方案与说明书公开的内容不一致,因此权利要求得不到说明书的支持。
处理方式 将该权利要求修改为两个权利要求:第1个权利要求包括特征(1),但不包括“与弹簧连接的杆状部件”;第2个权利要求包括特征(2)和“与弹簧连接的杆状部件”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

对于说明书包括多个并列技术方案的申请,如果将该多个并列的技术方案撰写入同一权利要求,应注意避免将属于某个技术方案独有的特征撰写为该多个并列的技术方案所共有的特征,即将属于某个技术方案独有的特征撰写入其它技术方案。

在新申请文件的撰写中,“将属于某个技术方案独有的特征撰写入其它技术方案”的权利要求可能会被审查员认定为得不到说明书的支持。当收到此类审查意见时,建议拆分权利要求,最好保证拆分后的每项权利要求的技术方案与说明书的内容保持一致。

在答复审查意见时,如果以“将属于某个技术方案独有的特征撰写入其它技术方案”的方式修改的权利要求,则可能会被审查员认定为修改超范围。当收到此类审查意见时,可能需要拆分权利要求、甚至是删除权利要求中的某些技术方案。

<案例1.2>
 
涉及特征 权利要求1. 一种信息处理设备,……
权利要求2. 一种信息处理设备的控制方法,……
审查意见 涉及计算机程序的产品权利要求的撰写方式与方法权利要求没有对应一致,造成该产品权利要求得不到说明书的支持。
处理方式 将权利要求1的主题名称修改为“一种信息处理设备的控制系统”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

对于纯计算机程序的发明创造,根据《审查指南》第二部分第九章5.2节的规定,可以撰写方法权利要求和功能模块构架形式的装置权利要求,但撰写这种装置权利要求时应注意:主题名称应当与相应方法权利要求完全对应一致;特征部分所记载的内容即各功能模块应当与程序流程的各步骤完全对应一致,或者与方法权利要求的各步骤完全对应一致。

如果不满足以上两个条件,审查员有可能会发出得不到说明书支持的审查意见。针对此类审查意见,一般需要将装置权利要求修改为与方法权利要求完全对应一致。

2. 权利要求实质上是否得到说明书的支持

所谓“实质上的不支持”,是指本领域技术人员根据说明书及其附图公开的内容无法得出或者概括得出权利要求的技术方案。如果权利要求对说明书文字部分记载的内容以及说明书附图公开的内容进行了不合理的概括,但是本领域技术人员无法得出或者概括得出该权利要求所要求保护的技术方案,将会造成“实质上的不支持”。如果权利要求书存在此类缺陷,通常需要修改权利要求书才能克服。如果此类缺陷实际上并不存在,而是由于审查员的理解有误,则可以考虑进行必要的争辩。

<案例2.1>
 
涉及特征 ……控制部件,其构造成控制所述第一阀门和第二阀门的同时开闭。
审查意见 该特征属于对控制部件的功能性限定,应当理解为覆盖了所有能够实现“控制所述第一阀门和第二阀门的同时开闭”功能的实施方式,但是在说明书中仅仅记载了利用连杆实现同时开闭两个阀门的具体方式。本领域技术人员不能明了以上功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成,因此该权利要求没有以说明书为依据。
处理方式 将从属权利要求中限定“连杆”的特征加入。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在中国,允许在权利要求中使用功能性限定,但不允许纯功能性的权利要求,而且功能性限定的权利要求容易被认为得不到说明书的支持,常见的理由包括:(1)说明书中仅记载了实现该“功能特征”的一种具体方式,该权利要求请求保护的技术方案与说明书中公开的技术方案的内容实质上不一致;(2)本领域技术人员不能明了以上功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成。

在撰写申请文件时,为避免被审查员指出包含“功能特征”的技术方案得不到说明书的支持,应尽量避免仅采用一个具体的实施方式(例如,一种具体的机械结构)来实现该功能。尽量从不同的角度撰写多个实现该功能的具体实施方式,并论述此外的其它实施方式也属于本领域技术人员根据说明书公开的内容容易想到的。如果由于客观条件只能撰写一个具体的实施方式,则应充分论述其它实施方式是本领域技术人员根据说明书公开的内容容易想到的。

如果收到因包含“功能特征”导致权利要求得不到说明书的支持的审查意见,需要判断审查意见是否正确。

(1) 如果审查意见正确,即权利要求的“功能特征”确实依赖于说明书中的一种具体实施方式完成,本领域技术人员又无法预见其它具体实施方式是否可行,则可能需要根据说明书中的该具体实施方式对权利要求中的“功能特征”进行限定,不能再进行二次概括。从这点来看,在撰写说明书或权利要求时进行上位、中位、下位等多层次的概括是非常重要的。

(2) 如果审查意见存在不合理之处,可以考虑进行必要的争辩,以证明本领域技术人员根据说明书充分公开的内容可以合理地概括得出包含该“功能特征”的权利要求。可以考虑采用以下处理方式:从本申请说明书中找出反驳审查意见的事实部分;和/或给出证明本领域实现该功能特征的常用技术手段均能解决本发明的技术问题的证据,如申请日前的技术资料。

<案例2.2>
 
涉及特征 ……空气的压缩比为2以上……
审查意见 权利要求中记载了较宽的数值范围,而说明书中的实施例只公开了“2以上”的一个或几个压缩比。依据本申请文件所记载的内容,所属技术领域的技术人员难于预见采用该数值范围内的所有数值均能解决其技术问题,因此该权利要求得不到说明书的支持。
处理方式 争辩如下:只要“空气的压缩比为2以上”,本领域技术人员是能够理解到“能够解决其技术问题、确实能够发挥本申请发明的效果”。具体从说明书公开的内容以及公知常识来作出了论述,其中引用了一篇学术期刊文献来证明公知常识。
结论 说服了审查员。
 

【启示】

在撰写涉及数值或数值范围的申请文件时,如果权利要求中出现数值或数值范围,那么,说明书中最好给出一些优选的范围以及这样选择的理由,如果可能,最好给出上述数值范围内的端点值的实施例以及中间点值的实施例。

在收到因数值范围较宽而导致权利要求得不到说明书支持的审查意见时,首先应当分析本申请的申请文件,必要时需要检索和参考现有技术以及公知常识,以作出客观的判断。如果确定审查意见不正确,可以考虑进行必要的争辩。此时,可以结合本申请的说明书进行具体分析,如果存在现有技术等证据,争辩效果可能更好一些。

<案例2.3>
 
涉及特征 ……在改变了所述氧化剂气体的流量后,基于所述绝对电压差的改变,确定所述燃料电池堆中的湿度状态……
审查意见 表述过于笼统,并没有说明如何基于所述绝对电压差的改变,确定出所述燃料电池堆中的湿度状态,因而该权利要求的保护范围过宽。
处理方式 争辩如下:关于权利要求中的上述特征,为便于本领域技术人员的理解,说明书中给出了三种具体实施方式,即,利用绝对电压差与第二预设值的比较来确定燃料电池堆的湿度状态;利用绝对电压差与第三、第四预设值的比较来确定湿度状态;利用绝对电压差与第二、第三、第四预设值的比较来确定湿度状态。但是,本领域技术人员完全可根据实际需求选择不同的确定湿度状态的方式,而不仅限于说明书中给出的上述三种实施方式,具体地,可根据燃料电池堆的湿度的等级数目选择不同的确定湿度状态的方式,如,若将所述燃料电池堆的湿度划分为5个等级:过湿、较湿、不够湿、干燥及缺氧,则确定湿度状态需要设置更多的预设值,即,可能需要4个预设值以与所述绝对电压差作比较;另,还可根据设置预设值的条件选择不同的确定湿度状态的方式,当条件不同时,确定方式也不同。因此,根据权利要求的记载,本领域技术人员完全可根据实际需要选择不同的确定湿度状态的方式,而不仅限于说明书中给出的实施方式,以解决本申请所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果。
结论 说服了审查员。
 

【启示】

如果要求保护基于某些参数来确定另外的参数的技术方案,在撰写说明书时,最好提供尽可能多的确定方式。

对于涉及上述技术方案的权利要求,如果说明书仅给出了一种或几种具体的确定方式,则审查员可能会指出:根据申请文件所记载的内容,本领域技术人员难以预见所概括的其它实施方式也能解决本发明所要解决的技术问题,从而导致权利要求得不到说明书的支持。如果收到此类审查意见,在确定审查意见不正确的情况下,可以考虑进行必要的争辩。例如,首先描述本申请的说明书记载的相关确定方式,然后基于本领域技术人员的水平并结合现有技术阐述根据上述相关确定方式可以合理地概括得出所要求保护的技术方案。本案的争辩方式即较为典型。

<案例2.4>
 
涉及特征 权利要求4. 根据权利要求1到3中任一项所述的……
审查意见 权利要求2对应于第一实施例,权利要求3对应于第三实施例,权利要求4对应于第二实施例,而由实施例组合后构成的技术方案超出了说明书公开的范围。
处理方式 将权利要求4修改为仅引用权利要求1。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写申请文件时,通常会包括多个实施方式,其中每个实施方式分别对发明的某一部分进行了变形或改进。在这种情况下,最好在说明书中说明各实施方式可以组合使用。否则,各实施方式的组合技术方案可能被审查员指出得不到说明书的支持,或者在后续这样修改的话会被审查员指出修改超范围。

针对由于不同实施方式的组合形成的技术方案得不到说明书的支持的审查意见,在说明书中没有进行上述说明的情况下,很难说服审查员接受这种组合而成的技术方案,通常只能删除这部分技术方案。

<案例2.5>
 
涉及特征 一种调色剂的制造方法……交联性聚合物的树脂成分在第1蜡的存在下发生交联反应,生成含蜡交联聚合物组合物,将该含蜡交联聚合物组合物至少与着色剂和第2蜡二者进行混合……制造调色剂粒子。
审查意见 权利要求中的“第1蜡、第2蜡”是一种非所述技术领域技术术语的代号,仅说明两者是两种可能不同的蜡,蜡的种类很多,不同的蜡的结构、组成、性质等会有较大的差别,所属技术领域的技术人员难以合理的预测除了本申请说明书中所列举的具有特定性质之外的其它任何蜡都具备与本发明中的蜡相同的性质或用途,并解决本发明所要解决的技术问题,因而权利要求1得不到说明书的支持。
处理方式 争辩如下:权利要求中的第1蜡和第2蜡仅是为了区分它们分别是在树脂交联前和树脂交联后加入的蜡,而对于蜡的结构和组成等并无特殊限定,因此,该权利要求应得到说明书的支持。
结论 复审委员会撤销了驳回决定。
 

【启示】

在化学领域,撰写申请文件时,如果可以不使用数字序号来区分物质,避免使用这种表述形式。如果无法避免,可以考虑在说明书中予以说明。根据实际情况,例如可以说明这种表述是否对所限定物质的结构和/或组成具有限定作用,还是仅仅为了将不同步骤使用的该物质区分开来。

如果收到由于采用数字序号来区分物质而导致权利要求得不到说明书支持的审查意见,应当具体分析这些数字序号的作用。如果这些数字序号限定的物质具有特定的结构和/或组成,则可能需要将特定的结构和/或组成补入权利要求中;如果这些数字序号仅仅为了将不同步骤使用的该物质区分开来,则可以考虑进行必要的争辩,以说明这些数字序号所限定的物质可以具有相同的结构和/或组成,也可以具有不同的结构和/或组成。

<案例2.6>
 
涉及特征 一种通式(1)所示取代乙炔基金-含氮杂环卡宾络合物,其中,通式(1):
式中,……X表示烷基、环烷基、芳基、芳烷基或杂环基;而且,X的碳原子上的一个或多个氢原子可被卤原子、烷基、环烷基、链烯基、芳基、芳烷基、烷氧基、芳氧基、二烷基氨基、酰基和芳羰基取代;并且,X的碳原子上的多个氢原子被烷基、链烯基、芳基、芳烷基、烷氧基、芳氧基、二烷基氨基、酰基、芳羰基取代时,相邻的基团之间可结合形成环。
审查意见 权利要求1的基团X采用宽范围的上位概括,其包含了大量不同结构。本申请的实施例中仅充分公开了48种化合物。在有机发光领域,由于化合物的性质受到取代基的电子效应、空间效应、取代基类型等多种因素的影响,在其性质上,化合物结构的细微差别都可能导致发光性质的巨大变化。因而该权利要求包含了申请人推测的内容,而其效果又难以预先确定和评价。因此,权利要求1得不到说明书的支持。
处理方式 将权利要求1中的“X”进一步限定为:“X表示芳基或杂环基;而且,X的碳原子上的一个或多个氢原子可被卤原子、烷基、芳基、芳烷基、烷氧基、酰基和芳羰基取代。”
结论 审查员发出第三次审查意见通知书,继续指出不支持的缺陷。
 

【启示】

在化学领域,撰写涉及马库什权利要求的申请文件时,尽量列举较多的具体物质(例如,列举不同取代基的具体化合物),以使本领域技术人员根据本申请的说明书公开的内容相信马库什权利要求概括的技术方案均能解决本申请的技术问题。

如果收到马库什权利要求得不到说明书支持的审查意见,可以考虑从本发明解决的技术问题出发,找到本发明的关键技术手段。如果审查员指出的概括范围较大的技术特征是关键技术手段,可以考虑进一步限定该技术特征;如果该技术特征不是关键技术手段,可以考虑争辩该技术特征是本领域技术人员可以合理概括的,并且说明书列举的那些具体技术特征属于本发明的优选实施方式,是为了达到更好的技术效果。
 
II. 权利要求是否清楚

权利要求是否清楚对于确定专利要求保护的范围极其重要。一方面,每一项权利要求作为个体应当清楚,主要包括主题名称应当清楚、用词应当清楚、语句表述应当清楚。另一方面,构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

1. 权利要求的主题是否清楚

权利要求的主题不清楚,是指权利要求的主题名称没有表明该权利要求的类型,或与技术内容不相适应。例如,“一种……技术”,“一种……配方”是不清楚的。另外,按照目前中国的审查实践,“一种产品”、“一种方法”,由于没有反映出技术方案所涉及的技术领域,因而也是不清楚的。对于此类缺陷,通常需要修改主题名称才能克服。

<案例3.1>
 
涉及特征 一种变压器及用于控制变压器的电路装置……
审查意见 保护的主题名称不清楚。
处理方式 将上述主题修改为“一种用于控制变压器的电路装置……”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,一项权利要求通常要有一个明确的保护主题;一项权利要求的主题类型一定要清楚,即必须区分产品权利要求、方法权利要求;一项权利要求的主题名称应当反映出要求保护的技术方案所涉及的技术领域。

针对主题名称不清楚的审查意见,通常需要通过修改主题名称来克服这些缺陷,如果需要的话,可以增加一些权利要求以保护被删除的技术方案。

<案例3.2>
 
涉及特征 一种平面仓库的立体化运作系统,该平面仓库的立体化运作系统包含一规划程序、一架设程序,以及一入库程序……
审查意见 由于这些计算机程序的限定内容既不是结构特征,也不是方法特征,因而权利要求请求保护的系统保护范围不清楚。
处理方式 将上述特征修改为“一种平面仓库的立体化运作方法,该平面仓库的立体化运作方法包含一规划步骤、一架设步骤,以及一入库步骤……”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写涉及计算机程序的权利要求时,主题名称一般不建议使用“程序”、“程序产品”、“指令”、“补丁”等,限定内容也不能仅涉及程序本身,以避免被认为是不授权客体。涉及计算机程序权利要求可以写成方法权利要求,也可以写成装置权利要求,不论写成哪种权利要求,特征部分应当与主题名称相对应,即方法权利要求应当描述具体步骤以及计算机程序所执行或完成的功能等,装置权利要求应当描述各个组成部分及其关系、以及计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成的。

以计算机程序或指令来限定装置权利要求,有时候会被审查员指出有关程序或指令的限定内容既不是结构特征,也不是方法特征,因而未清楚地表述出所请求保护的装置的结构,导致该权利要求的保护范围不清楚。针对此类审查意见,可以修改为方法权利要求或与方法权利要求完全对应一致的功能模块构架形式的装置权利要求。

2. 权利要求的用词含义是否清楚

权利要求中的用词含义通常理解为本领域通常具有的含义。如果该用词的含义在本领域不清楚、不确定,则会导致权利要求不清楚。对于此类缺陷,如果可以通过修改克服,则可以考虑进行修改;如果修改可能会造成修改超范围的缺陷,则建议在意见陈述书中进行解释说明。

<案例4.1>
 
涉及特征 ……稀释营养液为适合作物生长的规定浓度的溶液……
审查意见 权利要求所述“规定浓度”描述不清楚。
处理方式 争辩如下:不同的作物、不同生长阶段的同一作物有不同的营养要求,因此使用的营养液浓度各不相同。因此,在权利要求中无法限定具体的浓度值。另外,为不同的作物、不同生长阶段的作物设定的稀释浓度都属于本领域技术人员根据公知常识容易想到的特征。因此,“规定浓度”不会导致不清楚。
结论 说服了审查员。
 

【启示】

在撰写权利要求时,应当注意“一定的”、“规定的”、“合适的”这些用语。如果无法保证这些用语是清楚的,最好避免在权利要求中使用;如果必须使用,应当在说明书中对这些用语进行详细的解释或说明,以便于后续程序中进行修改或者在侵权判定中用于解释权利要求。

在答复因上述用语导致权利要求不清楚的审查意见时,应当站在本领域技术人员的角度进行分析,如果是清楚的,可以考虑进行争辩;如果无法确定是否清楚,则建议修改权利要求。当然,如果无法修改权利要求,则应当考虑进行翔实的分析并提供必要的证据,以说服审查员。

<案例4.2>
 
涉及特征 用于橡胶制品的补强构件,其中……氧化物包括的磷的量不超过1.5原子%。
审查意见 该权利要求中的“原子%”不是本领域常用的技术术语,导致权利要求的保护范围不清楚。
处理方式 争辩如下:原子%,即原子百分数,表示某元素的原子数占全部元素的原子总数的百分数。原子数除以阿伏加德罗常数6.02×1023即为摩尔数,因此,“原子%”与各元素的“摩尔%”相等,因此,该含义对于本领域技术人员是清楚的,而且,在已经授权的大量专利中采用“原子%”或“原子百分数”的表述形式。
结论 说服了审查员。
 

【启示】

在撰写申请文件时,尤其是撰写权利要求时,应当认真核查每个术语的含义是否清楚,尽量使用所属技术领域的常用术语,而不使用公司内部使用的术语。如果某些术语可能存在歧义或者其它不清楚的地方,最好在说明书中对这些用语进行必要的解释或说明,以便于后续程序中进行修改或者在侵权判定中用于解释权利要求。

当收到“用词含义”不清楚的审查意见时,应当认真分析属于下面哪种情况:

(1) 如果该用词属于常用技术术语,可以考虑进行争辩;

(2) 如果该用词已经在说明书中给出了具体解释,可以在意见陈述书中进行澄清或者将具体解释补入权利要求中;

(3) 如果该用词确实导致权利要求不清楚,并且说明书中没有具体解释,则可能需要考虑是进行解释还是删除相关技术方案。

3. 权利要求的语句表述是否清楚

权利要求的语句表述不清楚主要包括语句含义错误或前后矛盾、上位概念与下位概念作为并列选择项,排除/引用式表述不合理等情形。对于此类缺陷,如果可以通过修改克服,则可以考虑进行修改;如果修改可能会造成修改超范围的缺陷,则建议在意见陈述书中进行解释说明。

<案例5.1>
 
涉及特征 ……在传动结构的另一表面上形成配合部……
审查意见 不清楚“另一表面”表明究竞是传动结构的哪一个表面,因为在其前面并没有出现过传动结构的一表面或类似表述。
处理方式 将“另一表面”修改为“设置在与对准结构相对的表面”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,如果某些特征本身(例如案例5.1的“另一个表面”)依赖于之前的另一特征而存在,则应当将两个特征都描述清楚,并保证二者关系明确。

在答复因用词不当导致权利要求不清楚的审查意见时,一种可以借鉴的修改方式是在保证修改不超范围的前提下替换所用词语。

<案例5.2>
 
涉及特征 ……该气冷单元包括一组刀座气冷管路,该刀座气冷管路具有一个入气口、环绕该刀座内壁并由该刀座内壁与该刀座周壁配合界定出的一条刀座气冷槽道、一个排气口及一条刀座气冷流道……
审查意见 不清楚修饰语“环绕该刀座内壁并由该刀座内壁与该刀座周壁配合界定出的”是仅限定“一条刀座气冷槽道”,还是限定“一条刀座气冷槽道、一个排气口及一条刀座气冷流道”,导致权利要求保护范围不清楚。
处理方式 将上述特征修改为“……该气冷单元包括一组刀座气冷管路,该刀座气冷管路具有一个入气口、一条刀座气冷槽道、一个排气口及一条刀座气冷流道,该刀座气冷槽道是环绕该刀座内壁并由该刀座内壁与该刀座周壁配合界定出的……”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写申请文件、尤其是权利要求时,尽量采用短句。如果需要在多个并列的技术特征中仅限定某个技术特征,最好将限定部分拆开来撰写,例如,建议采用“……A1、A2、A3……,所述的A1具有B……”,而不是“……具有B的A1、A2、A3……”。

在答复因表述方式导致权利要求不清楚的审查意见时,首先应当仔细阅读本申请的说明书,从而确定所希望表达的真正含义,然后根据具体情况采取在意见陈述书中进行解释、还是修改权利要求的方式进行答复。

<案例5.3>
 
涉及特征 一种印刷电路板,其特征在于,所述印刷电路板具备:……阻焊层,其覆盖所述填孔材料而形成,其中所述填孔材料与所述阻焊剂……。
审查意见 权利要求中的“所述阻焊剂”缺乏引用基础。
处理方式 修改权利要求,即增加了阻焊层与阻焊剂之间的关系。
结论 克服了上述缺陷。
 
【启示】

在撰写权利要求时,如果某个技术特征首次出现,不要带有“所述”之类的词汇。使用“所述”之类的词汇时,应注意所修饰词语的一致性。例如,前文为“聚合物组合物”,后文可以考虑使用“所述聚合物组合物”或“所述组合物”,这样的表述通常是允许的。另外,一定要厘清各种结构、组成以及它们之间的关系。这些结构、组成应当直接或间接地与要求保护的主题建立某种联系,以使本领域技术人员能够确定该权利要求所要求保护的范围。

如果收到由于用语“所述”导致权利要求不清楚的审查意见,通常需要修改权利要求来克服此类缺陷。

<案例5.4>
 
涉及特征 一种聚酯树脂组合物,……具有下述通式(1)所示的结构的(b)磺酰胺化合物的金属盐而形成……

式(1)中……M表示2价金属原子或连接基团……。
审查意见 权利要求中M为连接基团时,通式(1)所示化合物不含有金属原子,这与该权利要求中定义的磺酰胺化合物的金属盐相矛盾。
处理方式 修改权利要求,即删除了M为连接基团的技术方案。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,应当尽量避免前后矛盾,尤其是在对同一技术特征进行多重限定时更是如此。

在答复因多重限定相互矛盾导致权利要求不清楚的审查意见时,通常需要修改权利要求来克服此类缺陷,除非是审查员的理解存在偏差。

4. 权利要求书整体是否清楚

权利要求书整体是否清楚,是指构成权利要求书的权利要求之间的引用关系应当清楚。例如,在前的权利要求引用在后的权利要求;或者在后的权利要求引用在前的权利要求,但是缺乏引用基础。对于此类缺陷,通常可以通过修改权利要求来克服。

<案例6.1>
 
涉及特征 权利要求1:“……第1部件具有水平部分……”。
权利要求2:“……第1部件具有锯齿状的部分”。
权利要求3:“……第1部件具有曲线状的部分”。
其中,权利要求2-3分别从属于权利要求1。
审查意见 权利要求2-3中的锯齿状的部分、曲线状的部分与权利要求1的水平部分之间是什么关系不清楚,可能是第1部件同时具有水平部分和锯齿状或者同时具有水平部分和曲线状的部分,也可能是锯齿状部分和曲线状的部分属于水平部分的具体构成方式。
处理方式 将权利要求2、3中修改为“……第1部件的水平部分为锯齿状的部分”、“……第1部件的水平部分为曲线状的部分”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,如果在后权利要求的附加技术特征是对在前权利要求的某个特征的进一步限定,则一定要注意清楚地限定在后权利要求的附加技术特征与在前权利要求中的相应特征之间的关系。

在答复由于附加技术特征限定的对象不明确导致权利要求不清楚的审查意见时,在修改不超范围的前提下,通常可以通过增加二者的相互关系来克服。

<案例6.2>
 
涉及特征 1. 一种薄膜晶体管,……沟道层由钛或者钨掺杂的氧化铟膜形成。
3. 根据权利要求1所述的薄膜晶体管,其中所述包含铟的金属氧化物在包含氧气的气氛下通过溅射包含铟的靶来形成。
审查意见 权利要求3中出现“所述包含铟的金属氧化物”,与其引用的权利要求1中出现的“钛或者钨掺杂的氧化铟膜”表述不一致,缺乏引用基础。
处理方式 将权利要求3的“所述包含铟的金属氧化物”修改为“钛或者钨掺杂的氧化铟膜”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,同一技术特征在不同权利要求中的表述最好保持一致。如果不一致,可能会收到权利要求不清楚的审查意见,此时应当分析该技术特征是否前后不一致。如果一致,可以在意见陈述书中进行解释;如果不一致,可以通过修改而使其一致。

5. 其它

<案例7.1>
 
涉及特征 ……驱动计数器,其从初始值向一个方向计数输入的驱动脉冲,并且根据来自上述单位计数器的单位检测脉冲向初始值的方向对计数值进行计数……
审查意见 其中的“计数值”无法确定是“单位计数器”的计数值还是“驱动计数器”的计数值,导致权利要求不清楚。
处理方式 将上述“计数值”修改为“上述驱动计数器的计数值”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,如果相同特征可能指代不同的技术内容,最好在这些特征前加以限定,以避免出现指代不明确的问题。

如果收到指代不明确导致权利要求不清楚的审查意见,通常需要修改权利要求以明确具体指代的内容。

<案例7.2>
 
涉及特征 ……所述机械快门包括使用电力保持在移动前初始位置的第二帘幕……
审查意见 在没有定义有第一帘幕的基础上而定义的“第二帘幕”,难以确定其究竟只是一种部件的名称,还是一种包含有序号的名称,导致难以确定所述机械快门是否包含有第一帘幕。
处理方式 将“第二帘幕”修改为“帘幕”。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,如果部件的名称需要包含有序号,通常从“第一”开始依次命名,例如,“第一帘幕”、“第二帘幕”、……。

如果收到由于撰写疏忽导致权利要求不清楚的审查意见,通常需要修改权利要求以使具体部件的表述更清楚。

<案例7.3>
 
涉及特征 ……(a)表示的至少1种硅醇化合物(以下称为(a)成分)……
审查意见 权利要求中出现的“(以下称为(a)成分)”,该括号限定了不同的保护范围,导致权利要求的保护范围不清楚。
处理方式 将权利要求修改为:……以下称为(a)成分的(a)表示的至少1种硅醇化合物……
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】
由于各国专利制度的差异,有些国家认为权利要求中可以出现括号,有些国家则认为不可以出现不必要的括号(例如,不是用于化学式、数学式、附图标记等),按照目前中国专利审查实践,权利要求中并非绝对不可以出现括号,但是一般仅限用于化学式、数学式、附图标记等。在撰写权利要求需要注意这一缺陷。

在权利要求中出现括号,一般不会导致技术内容不清楚,仅仅涉及保护范围是否清楚的问题。如果收到此类审查意见,通常可以通过修改克服此类缺陷。例如,可以考虑删除括号;在确认未缩小保护范围的情况下,一般建议保留括号中的内容,并适当调整语序以使表述清楚。
 
III. 权利要求是否简要

权利要求是否简要对于专利的保护范围影响不大,但是会造成权利要求书不够精简。权利要求不简要主要包括:权利要求包含对技术方案明显没有实际限定作用的内容,权利要求书中出现保护范围实质上相同的同类权利要求。

权利要求中应当记载技术特征,而不得包含对技术方案明显没有实际限定作用的内容,例如宣传用语,发明目的、原理等。中国专利制度已实施三十多年,申请人以及代理人的水平在不断提高,目前在权利要求中极少出现宣传用语。在实践中,针对权利要求中包含发明目的、原理等内容,审查员可以指出“不简要”的审查意见。一旦收到此类审查意见,要认真考虑修改是否会超范围。可以考虑先与审查员进行必要的沟通,再决定如何答复。如果可能会导致超范围,建议在意见陈述书中进行阐述。

一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求。这一缺陷有时出现在原始申请文件中,但是更多的情况是出现在修改后的申请文件中。

<案例8.1>
 
涉及特征 权利要求2. 根据权利要求1所述的图像处理方法,其特征在于,还包括使用该登记的索引来检索图像。
权利要求3. 一种图像检索方法,包括:使用利用根据权利要求1所述的图像处理方法所产生的登记的索引来检索图像。
审查意见 从文字描述上来看虽然不同,但它们是两项保护范围实质相同的同类权利要求。
处理方式 删除权利要求3。
结论 克服了上述缺陷。
 

【启示】

在撰写权利要求时,应当综合考虑各个权利要求之间的关系,确保在一份权利要求书中不出现保护范围实质上相同的多个同类权利要求。

如果收到由于保护范围实质上相同的多个权利要求同时存在而导致权利要求不简要的审查意见,通常可以通过删除一些权利要求或其技术方案来克服。
 
IV. 总结

《专利法》第26条第4款由于涉及专利申请的核心部分——权利要求,因而是专利申请中遇到频率很高的条款。在撰写权利要求时,应当注意权利要求与说明书之间的关系,以保证根据说明书充分公开的内容可以得出或者概括得出所撰写的权利要求;同时通过选择合适的术语、恰当的表述、规范的格式等以保证权利要求的保护范围是清楚的;另外,通过剔除与技术内容无关的内容、选择恰当的引用关系使权利要求书作为一个整体是清楚、简要的。在答复审查意见时,首先判断审查意见是否正确。如果审查意见不正确,可以考虑直接进行争辩;如果审查意见正确,则需分析产生缺陷的原因,进而选择合适的答复方式,例如在意见陈述书进行解释、修改权利要求、或者二者兼有。
(2011年)

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