包含材料、方法特征的实用新型专利的探讨

摘要：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案。但是在实践中，实用新型专利的权利要求也可能包含材料特征、方法特征。本文结合实际案例详述了这些特征在审查过程、无效程序、侵权判定中对实用新型专利的影响，以期对业内人士在实用新型专利的申请、无效、侵权业务中有所启发。

关键词：实用新型，材料特征，方法特征，无效，侵权

一、引言

中国专利制度建立伊始，即确立了实用新型专利制度。2008年修改的《专利法》进一步完善了实用新型专利制度，例如将实用新型专利检索报告制度修改为实用新型专利权评价报告制度、完善了实用新型与发明同时申请制度。实用新型专利由于审查周期短、申请费用低、授权比例高等优势而得到了蓬勃发展。根据国家知识产权官方统计数据，2008年实用新型的申请量为22多万件，2009年为31多万件，2010年为40多万件，呈现逐年递增的趋势。另外，实用新型专利侵权的赔偿数额也在不断增加，例如在“正泰集团股份有限公司与施耐德电气低压(天津)有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”中，施耐德电气低压（天津）有限公司一审被判赔偿正泰集团股份有限公司3.3亿元¹；二审中，双方达成庭外和解，由施耐德电气低压(天津)有限公司向正泰集团股份有限公司支付赔偿金1.575亿元²。鉴于这些原因，国内外申请人，尤其是大公司对实用新型专利的关注程度在不断增加。

实用新型专利制度也存在一些劣势，例如权利稳定性差、保护周期短、保护客体少。关于保护客体，是实用新型专利中经常遇到的问题。实用新型专利仅保护针对产品的形状、构造提出的改进技术方案。但是，在实用新型专利的权利要求中，有时候会不可避免地包含材料特征、方法特征。国内外申请人非常关注材料特征、方法特征在审查过程（初审/复审程序）、无效程序、侵权判定中对实用新型专利会产生怎样的影响。本文将以《专利法》及其实施细则、《专利审查指南》的相关规定为出发点，并结合审查过程、无效程序、侵权判定等不同阶段实际案例，对这一问题进行较为详细的阐述，并就如何撰写包含材料特征、方法特征的实用新型专利提出一些建议。

二、与包含材料特征、方法特征的实用新型专利相关的规定

《专利法》所称的实用新型，是指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案。上述定义在以前的（1984年制定的、1992年修改的、2001年修改的）《专利法实施细则》第2条第2款（简称R2.2）中予以规定，后来认为授权客体非常重要，不宜在下位法中予以规定，而移植到2008年修改的《专利法》第2条第3款（简称A2.3）中。1989年，原中国专利局发布了第20号公告对实用新型专利保护的客体做了许多严格限制，现在，这些限制除了由A2.3已经明确表达的之外，其余的都已不复存在³。

实用新型专利所保护的产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体⁴。但是，一件产品包含许多技术特征，除了形状、构造特征之外，还可能包含材料特征、方法特征……，有时候这些技术特征都是限定产品权利要求所需要的。如果仅仅允许使用形状、构造特征限定产品，有时候是难以做到的。因此，（1）实用新型专利的权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等；权利要求中也可以包含已知材料的名称。（2）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进或者对材料本身提出的改进，则不属于实用新型保护的客体⁴。据此，可以将包含材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求分为以下两类：（一）材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称的权利要求；（二）材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称的权利要求。其中，第（二）种类型主要是指改进之处还在于材料特征、方法特征的权利要求。从实用新型专利的稳定性角度考虑，这里所述的改进之处最好做广义的理解，即指从权利要求的撰写方式来看，本领域技术人员有理由相信这些特征可能构成影响权利要求新颖性、创造性的技术特征，而不考虑其事实上是否属于这样的技术特征。

在实用新型专利新颖性、创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征⁵。实用新型专利新颖性审查适用于发明专利新颖性审查的规定；实用新型专利创造性审查，除了判断标准不同之外，也适用于发明专利创造性审查的规定⁵。对于包含材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求，由于保护客体的特殊性，与发明专利相比，在适用相关规定时可能存在一些差异，将在下文详述。

在实用新型专利的侵权判定中，是否需要考虑材料特征和方法特征曾经存在一些争议。根据曾经的“多余指定原则”，一些材料特征和方法特征可能并不属于必要技术特征，因而不需要考虑这些特征。但是，最高人民法院在民事判决书(2005)民三提字第1号、关于“大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂专利侵权纠纷案”的判决书中指出：首先，从权利要求书的撰写要求看，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。其次，从权利要求书的作用看，权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。本案专利权利要求书只有一项权利要求，即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，仁达厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立⁶。实际上，最高人民法院通过该判决终结了所谓“多余指定原则”在专利侵权判定中的适用。

根据2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条的规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围⁷。该司法解释进一步明确了专利侵权判定中不适用“多余指定原则”。

因此，对于包含材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求，材料特征、方法特征在侵权判定中均是需要考虑的技术特征。

三、在审查过程中材料特征、方法特征对实用新型专利的影响

实用新型经初步审查合格即被授予专利权。实用新型在授权之前通常只经过初步审查；有些案件则可能由于被驳回而需要经过复审程序，复审程序一般仅对驳回决定所针对的缺陷以及同类缺陷等进行审查。初步审查主要审查形式缺陷以及一些明显实质性缺陷，尽管涉及众多条款，但是针对包含材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求，经常需要判断是否属于实用新型专利保护的客体（A2.3，原R2.2）。

（一）材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称

当实用新型专利的权利要求中不仅包含产品的形状、构造特征，还包含材料特征、方法特征时，如果这些材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称，则属于实用新型专利保护的客体。例如，可以使用焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系；可以使用复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架。另外，复合层可以认为是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构⁴。

在专利申请号为200520061438.7、实用新型名称为“微波煲锅”复审案中，涉案权利要求如下：

“1、一种微波煲锅，包括用于盛装食物的锅体（1），与锅体配合的盖体（2），其特征在于：该锅体为复合层，外层为吸收微波的加热层（1.1），内层为玻璃或紫砂或陶瓷层（1.3），加热层与陶瓷层之间为微波屏蔽层（1.2）。

2、根据权利要求1所述的微波煲锅，其特征在于加热层为含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层。”

专利复审委员会（简称复审委）在复审通知书中指出，权利要求2中的“加热层为含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层”仅涉及加热层的材料构成，实质上是对材料本身提出的技术方案，不属于实用新型专利保护的客体。复审请求人随后提交了7份附件用以证明权利要求2所限定的材料为现有技术中已知的材料。复审委认为，附件5（中国专利申请03117774.3）公开了一种将主相铁氧体和陶瓷介质相混合形成一种复合材料的制备方法；另外，其它现有技术（中国专利申请89105709.9、00109462.9）也公开了将铁氧体作为磁性物质加入陶瓷或玻璃或紫砂等原料的制备方法。因此，权利要求2的附加技术特征中所限定的“含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷”是一种现有技术中已知的材料，即权利要求2不属于对材料本身提出的技术方案，属于实用新型专利保护的客体⁸。

此案中，铁氧体、玻璃、紫砂、陶瓷均是已知材料的名称，但是这些材料组合起来则不容易判断其是否属于已知材料。为了证明“含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层”是已知材料，申请人提供了大量证据才得以成功。如果在撰写时进行了必要的检索，将“含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层”的相关现有技术记载在说明书中，则可以避免这些不必要的麻烦。

上述复审决定中出现了“已知材料”的措辞，对此有两种理解：狭义上是指已知材料的名称，广义上是指现有技术中已经公开的任何材料。如果采取广义上的理解——认为凡是现有技术中已经公开的材料均可包含在实用新型专利的权利要求中，则会导致这样的结论——包含若干已知组分的已知材料（例如权利要求中包含以下特征——玻璃布难燃输送带的表层由100重量份氯丁橡胶、7重量份母胶、5重量份氧化镁……组成⁹）的产品权利要求也属于实用新型专利保护的客体。尽管《橡胶制品实用配方大全》公开了该配方，但是也不能认为上述权利要求属于实用新型专利保护的客体。因此，在撰写实用新型专利的权利要求时，最好采取狭义上的理解。

（二）材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称

当实用新型专利的权利要求中不仅包含产品的形状、构造特征，还包含材料特征、方法特征时，如果这些材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称，则可能导致该权利要求不属于实用新型专利保护的客体。如果权利要求中既包含形状特征、构造特征，又包含对材料本身、方法本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。

其中最典型的例子是木质牙签。其权利要求如下：

“一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中5～20分钟，然后取出晾干。”

由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体⁴。

再如以下权利要求：

“一种菱形药片，该药片是由20%的A组分、40%的组分B及40%的组分C构成的。”

由于该权利要求包含了对材料本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体⁴。

另外，权利要求的撰写方式对于判断是否属于实用新型专利保护的客体亦有重要影响。如果特征部分仅写材料特征、方法特征，一般会被认为是对材料本身、方法本身提出的改进，不属于实用新型专利保护的客体。

例如，在申请号为01267192.4、实用新型名称为“复合型坚韧地下管道井盖”复审案中，涉案专利的权利要求如下：

“一种复合型坚韧地下管道井盖，分为井体（2）与盖体（1）两大部分，井体的内周与盖体的外周吻合，两者配合成一体，井体（2）与盖体（1）均由基料外包层（4）与钢筋内埋层（3）组成，其特征是所说的基料外包层为匀质致密结构基料外包层（4）。”

在初步审查程序中，专利局认为，权利要求1中特征部分限定的特征是物质的组分而不属于结构特征，因而不属于实用新型的授权客体。在复审程序中，申请人修改了权利要求的撰写方式才使复审委认为克服了上述缺陷¹⁰。

四、在无效程序中材料特征、方法特征对实用新型专利的影响

实用新型的初审程序主要审查实用新型的形式缺陷以及一些明显实质性缺陷，无效理由则主要针对实用新型的实质性缺陷。在无效程序中，包含材料特征、方法特征的实用新型专利主要涉及如下条款：是否属于实用新型专利保护的客体（A2.3），说明书是否公开充分（A26.3），权利要求是否具备新颖性（A22.2）、创造性（A22.3），权利要求是否清楚（A26.4）等。下面将分别介绍。

（一）涉及授权客体

由于初步审查已经对涉及不授权客体的缺陷进行了审查，在无效程序中出现该缺陷的可能性较低，但是也不排除存在一些争议问题。

例如在专利号为ZL01258913.6、专利名称为“板岩文化石墙构件”的无效宣告案中，涉案专利的权利要求1如下：

“一种板岩文化石墙构件，包括一种天然板岩平板，其特征在于：在保持一平面为原形麻面外，其它的面为平面，使其保持底面平整，上方制成凸形榫，下方制成凹形槽，类似德国船用甲板的凹凸相配合的子口，使用云石胶将每块板岩条粘贴在一起，这样更牢固，更平整。板岩条端面为平面，可用不同长度的尺寸的板岩条镶拼成拼块，最后再将拼块组成大的岩石板，再将岩石板的四周锒上边框便成一种板岩文化石墙构件。”

无效请求人指出，权利要求1的特征部分表示的是构件的制作方法，不属于实用新型专利保护的客体，不符合专利法实施细则第2条第2款（注：新A2.3）的规定。合议组认为，本专利权利要求虽然使用类似方法步骤对该产品进行限定，但除了方法特征外在权利要求中还包含有板岩文化石墙构件的形状、结构特征，即使包含有“制成”、“粘贴”等方法特征，但这些方法特征都属于已知方法，因此，本专利权利要求属于实用新型专利保护的客体¹¹。

上述无效决定中出现了“已知方法”的措辞，对此有两种理解：狭义上是指已知方法的名称，广义上是指现有技术中已经公开的任何方法。如果采取广义上的理解——认为凡是现有技术中已经公开的方法均可包含在实用新型专利的权利要求中，则会导致这样的结论——包含若干已知的产品制造方法（例如，在80℃干燥1小时）、使用方法（将纯净水灌入饮料瓶至其体积的95%）的产品权利要求也属于实用新型专利保护的客体。这显然不符合审查指南的相关规定。因此，在撰写实用新型专利的权利要求时，最好采取狭义上的理解。

（二）涉及新颖性和创造性

由于实用新型保护的客体是产品的形状和/或构造，对于包含材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求，应当考虑权利要求中的材料特征、方法特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定的形状和/或构造。应当注意的是，需要考虑的技术特征都需要记载在权利要求中，对于未记载在权利要求中的技术特征，在评价新颖性、创造性时通常不予考虑。

例如，在专利号为ZL03282585.4、专利名称为“防滑塑料编织袋”的实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉案的权利要求1为：

“一种采用聚丙烯或聚乙烯单丝编织的防滑塑料编织袋，其特征在于：在该编织袋纵向中心线两侧的两片袋面上分别编织出对称或非对称的一道或多道浮出袋面的防滑带。”

专利权人认为，本专利权利要求1采用了浮出式编织法，与证据1的技术方案不同，取得了出乎预料的技术效果，具备创造性。北京市高级人民法院（简称高院）认为，本专利权利要求1仅限定了原材料，而没有具体限定采用何种编织方法，只是在说明书实施例部分提到使用“浮出式编织法”，这并不能使权利要求1具备创造性¹²。

但是，为了使某项权利要求具备创造性，将“浮出式编织法”加入该权利要求中，是否会造成该权利要求不属于实用新型专利保护的客体呢？这又产生了一个新问题。有时候，是否在权利要求中增加材料特征、方法特征，确实容易陷入二难境地。一个较为折中的办法是：在权利要求中记载已知材料名称、已知方法名称，并在说明书中详细描述这些材料、方法是已知的。

1、材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称

当实用新型专利的权利要求中包含的材料特征、方法特征为已知材料名称、已知方法名称时，这些特征在评价新颖性、创造性时应当予以考虑。在权利要求中的其它技术特征被某项现有技术公开的情况下，由于已知材料特征、方法特征（主要指权利要求中包含的已知材料名称、已知方法名称，下同）与该现有技术不同，可以使本专利的权利要求具备新颖性（这里不包括惯用手段直接置换的情形），但是使该权利要求具备创造性则存在一定困难，主要取决于争辩以下命题的困难程度——这些特征是已知的，但将这些特征用于本专利以解决本专利实际要解决的技术问题不是本领域的公知常识，现有技术也没有给出技术启示。通过以下案例，可见一斑。

在专利号为ZL97241484.3、专利名称为“S管混凝土分配阀” 实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉案的权利要求1为：

“一种S管混凝土分配阀，其特征在于阀板（5）与阀环（4）由普通钢材做基材，在其配合面上镶嵌硬质合金耐磨环（4-1）和（5-1）。”

复审委认为，证据1-3均未对其阀板与阀环的材质作任何说明，即证据1-3没有公开本专利权利要求1所述的“阀板与阀环由普通钢材做基材”这一技术特征，因此，本专利权利要求1具备新颖性。但是，出于成本以及工业应用性的考虑，将阀板与阀环选用普通钢材作为基材是本领域的公知常识，因而权利要求1不具备创造性。三一重工不服，认为实用新型专利不应考虑材料特征，并诉至北京市第一中级人民法院（简称一中院），最终上诉至高院，一中院、高院均维持原判¹³。

在专利号为ZL200720175451.4、专利名称为“植物攀缘柱无纺布套” 专利无效行政纠纷案中，涉案权利要求1如下：

“一种植物攀缘柱无纺布套，整体呈长筒形，其特征在于：包括内层（1）和外层（2），外层（2）位于内层（1）外部，所述内层（1）与圆形柱状物（3）贴合在一起。”

复审委认为，本专利权利要求1与附件1的区别之一为：权利要求1为无纺布套，附件1为塑料套。权利要求1中的材料特征是将现有技术中已知材料应用于具有形状、构造的产品上，不属于对材料本身提出的方案。附件1并没有公开或暗示可使用所述的塑料之外的其他材料来制备植物攀缘柱的护套层，附件2公开了无纺布毯系用作植物栽培的基底，但没有任何关于将无纺布用于植物攀缘生长材料的记载，可见附件2未给出将无纺布套用于附件1的技术启示，因而权利要求1具备创造性¹⁴。

另外，在专利号为ZL01264722.1、专利名称为“无水银碱性纽形电池” 专利行政纠纷案中，涉案专利的权利要求1为：

“一种无水银碱性纽形电池，包括正极片、负极盖、负极锌膏、密封胶圈、正极外壳和隔膜，其特征在于，在电池负极片上电镀上一层铟或锡原料，并在锌膏中加入金属铟以代替水银。”

对比文件中镍或铜层与不锈钢层之间系采用层压方式，而本专利权利要求1中则采用的是电镀方法。复审委认为，本领域的技术人员在面对层压结构的负极集电体容易错位从而导致漏液的技术时，很容易想到避开压制的方式而采取电镀的方式在不锈钢层上获得更平滑的铜表面，即采用在不锈钢片上电镀镍层或铜层替代现有技术中的层压结构，以防止漏液采用电镀方式代替层压方式以防止漏液是本领域技术人员容易想到的。

专利权人则认为，上述观点完全与纽扣电池制造领域的公知常识背道而驰，并诉至一中院。

为了弄清上述技术手段是否是本领域技术人员容易想到的，一中院委托工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所进行了鉴定，鉴定组根据一中院提供的三份鉴定材料，得出如下鉴定结论：1、早期含汞电池所使用的“用薄钢板冲制而成，然后镀镍或镀金“的电池盖（电池负极部），是引起电池漏液的因素之一；2、使用由镍、不锈钢、铜复合轧制而成（即具有层压结构）的复合金属带制造的电池盖取代“用薄钢板冲制而成，然后镀镍或镀金”的电池盖，是含汞电池克服漏液问题的一项有效手段。根据上述鉴定结果，一中院认为，在无其他相反证据足以推翻这一结论的情况下，依据现有证据可以认定层压结构相对于电镀方式而言并不更容易导致漏液情况的产生，反而是电镀方式相比层压方式更容易产生漏液情况。由此，复审委认定的本专利权利要求1不具备创造性所采用的前提条件不存在，因而权利要求1具备创造性¹⁵。

上述判决中，材料特征“普通钢材”使涉案专利的权利要求1具备新颖性，但不具备创造性；材料特征“无纺布”、方法特征“电镀”则使涉案专利的权利要求1既具备新颖性又具备创造性。关于材料特征“无纺布”用于植物攀缘柱，主要是由于附件2未给出该技术启示。关于方法特征“电镀”用于防止纽形电池漏液是否属于本领域的公知常识，则借助了鉴定机构的鉴定结果。如果申请人在本专利的说明书记载了避免该方法特征被认为是本领域公知常识的内容（例如上述鉴定结论），则可能不需要这样大费周折。

综上所述，从无效程序的角度考虑，如果已知材料特征、方法特征对于本专利的新颖性和创造性是必需的，则最好记载在权利要求中，另外，对于非常关键的材料特征、方法特征，在保证说明书公开充分的前提下，如果可能的话，最好在说明书中记载避免这些特征被认定为公知常识的内容，例如阐述现有技术给出的相反教导，给出这些特征在现有技术中的作用与在本实用新型中实际所起的作用的不同之处，列举一些积极的技术效果。这样有利于在无效程序中争辩创造性。

2、材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称

如果材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称，则可能被认为是本实用新型的改进之处。此时，权利要求中尽量避免包含这些特征，因为较难判断这些特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定的形状和/或构造，可能很难成为评价新颖性、创造性时被考虑的因素。

例如，在专利号为ZL200320110412.8 、专利名称为“竹凉席”案中，涉案专利的权利要求2为：

“根据权利要求1所述的一种竹凉席，其特征在于：所述主筋涤纶纱带采用30枝×1股线作经，30枝×3股涤纶纱作纬，其宽度为5毫米，厚度为1.5毫米。”

该权利要求对“主筋涤纶纱带”详细的描述，导致本领域技术人员有理由相信改进之处亦在于此。复审委认为，权利要求2中“主筋涤纶纱带采用30枝×1股线作经，30枝×3股涤纶纱作纬”属于技术方案中的方法特征，并且主筋涤纶纱带制备方法的不同并未使得竹凉席的形状、构造或者其结合发生改变，因而该方法特征在创造性的审查中不予考虑，因而该权利要求不具备创造性¹⁶。

通过此案可以看出，改进之处涉及材料特征、方法特征时，这类技术特征并没有为权利要求带来什么益处，原因在于：（1）如果争辩这些技术特征是已知的，则可能导致还需要争辩其不属于本领域的公知常识，否则该权利要求将不具备创造性；（2）如果争辩这些技术特征是本实用新型的改进之处，则可能导致该权利要求不属于实用新型专利保护的客体的风险。

（三）涉及其它条款

实用新型专利的权利要求中包含材料特征、方法特征，还可能导致产生一些其它缺陷，例如说明书公开不充分（A26.3）、权利要求不清楚（A26.4）等。

例如，在专利号为ZL200720052939.8、专利名称为“一种经无胶复合的预印刷纸材”实用新型专利权无效行政纠纷一案中，涉案的权利要求1为：

“一种经无胶复合的预印刷纸材，其特征在于：它包括纸质层（1）、印刷在纸质层（1）上的油墨层（2）及热压复合在油墨层（2）上无胶复合薄膜（3），所述的所述的无胶复合薄膜（3）为含有可与油墨热合的功能层（31）的双向拉伸聚丙烯薄膜，功能层（31）为乙烯-丁烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物……”

无效请求人认为，双向拉伸聚丙烯薄膜、乙烯-丁烯共聚物等材料导致本专利不符合专利法第26条第3款的规定；“热合”导致权利要求1不清楚，不符合专利法实施细则第20条第1款（注：新A26.4）的规定。

复审委认为，上述材料均是本领域的已知材料，并可以商购获得，因而本专利符合专利法第26条第3款的规定；“热合”是本领域的公知常识，并未导致权利要求1不清楚。无效请求人不服上述决定，提起行政诉讼，一中院维持原判¹⁷。

尽管复审委、一中院认为本专利权利要求不存在上述缺陷，但不排除其它专利中不存在因包含材料特征、方法特征而造成上述缺陷。例如，如果上述权利要求的功能层（31）包含一种不太常用的材料，而说明书未对该材料进行具体描述，则有可能导致说明书公开不充分。因此，当权利要求中包含的材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称时，不容易由于这些特征导致这些缺陷；但是，当这些特征不是已知材料名称、已知方法名称时，产生上述缺陷的可能性将增加。

五、在侵权判定中材料特征、方法特征对实用新型专利的影响

发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容（A59.1）。每一项权利要求均由技术特征构成。一项权利要求中的全部技术特征共同限定了要求保护的范围。因此，但凡在权利要求中记载一个技术特征，都会对该权利要求的保护范围产生一定的限定作用¹⁸。因此，在侵权判定中，权利要求的全部技术特征均应予以考虑。

实用新型用于保护产品的形状、构造，但是如果实用新型专利的权利要求中包含材料特征、方法特征，虽然这些特征并不必然导致产品的形状和/或构造发生变化，但是在确定专利权保护范围和侵权判定中通常也将予以考虑。特别是，从专利说明书记载的内容来看，如果专利的主要功能、形状特征、构造特征是由方法特征、材料特征带来的，这些方法特征、材料特征在确定专利权保护范围和侵权判定中应当予以考虑。

对于涉及材料特征、方法特征的实用新型专利的权利要求，在涉案专利的权利要求的其它技术特征（除了材料特征、方法特征）已覆盖被控侵权产品的前提下，如果被控侵权产品也包含相同的材料特征、方法特征，则构成字面侵权。但是这种情况较少。大多数情况是，被控侵权产品所包含的材料特征、方法特征与实用新型专利的权利要求的这些特征存在差别，进而需要判断是否构成等同侵权。

（一）材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称

在涉案专利的权利要求的其它技术特征（除了材料特征、方法特征）均已覆盖被控侵权产品的前提下，当权利要求中包含的材料特征、方法特征是已知材料名称、已知方法名称时，认定被控侵权产品的相应材料、方法与本专利这些特征构成等同替换的可能性较大，进而判定等同侵权的概率较高。

例如，在专利号为ZL200620113956.3、专利名称为“镶嵌硬质合金块的高耐磨叶片”实用新型专利侵权案中，涉案专利的权利要求为：

“一种镶嵌硬质合金块的高耐磨叶片，包括叶片本体，其特征在于，该叶片本体外边缘上嵌装有至少一个硬质合金块，硬质合金块的顶部凸出于叶片本体的外边缘。”

一中院认为：尽管专利的叶片边缘镶嵌的是硬质合金块，被控侵权产品的叶片边缘镶嵌的是金刚石，但是金刚石是一种公知的硬度较高的材质，用金刚石代替硬质合金块属于等同替换，进而认为等同侵权成立。被告对此认定不服，提出上诉，高院认为：对于提高叶片的耐磨性而言，金刚石和硬质合金块可以实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，因而可以等同替换，进而维持原判¹⁹。

另外，在专利号为ZL200620122731.4、专利名称为“防火炉灶油烟净化板” 实用新型专利侵权案中，一中院认为：将本专利的不锈钢纤维丝层替换为镍铬铝纤维丝层，并未产生预料不到的技术效果，属于等同替换，进而认定侵权成立²⁰。

上述判决表明，材料特征、方法特征在侵权判定中是需要考虑的技术特征。由于“硬质合金块”、“不锈钢”是已知材料名称，这种材料特征允许存在于实用新型专利的权利要求中。这些材料特征、方法特征在产品中所实现的功能、以及所达到的效果将影响侵权判定。在本专利权利要求的其它技术特征（除了材料特征、方法特征）均已覆盖被控侵权产品的前提下，如果被控侵权产品的材料特征、方法特征与实用新型专利的权利要求相应的特征相比，实现的功能基本相同，且未产生预料不到的技术效果，被认定等同侵权的可能性较大。这也限制了在说明书中随意撰写材料特征、方法特征所起的作用，任意夸大所产生的技术效果。

（二）材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称

在涉案专利的权利要求的其它技术特征（除了材料特征、方法特征）均已覆盖被控侵权产品的前提下，当权利要求中包含的材料特征、方法特征不是已知材料名称、已知方法名称时，尤其是这些材料特征、方法特征被认为是本实用新型的改进时，认定被控侵权产品的相应材料、方法与本专利这些特征构成等同替换的可能性要小一些，进而判定等同侵权的概率要低一些。

例如，在专利号为ZL97218912.2、专利名称为“塑化沥青防蚀胶带”实用新型专利侵权案中，涉案专利的权利要求为：

“一种塑化沥青防蚀胶带，其特征是：它包括内、中、外三层结构，其中内层材料为氧化沥青+添加剂；中层材料为加筋玻璃纤维；外层材料为高密度纤维布；中层材料和内层材料依次覆于外层材料的表面并经滚扎形成带体”。

法院将该权利要求与被告产品对比后发现：本专利的内层材料为氧化沥青，有添加剂，被告产品为塑化沥青、无添加剂……。由于二者的材料特征不同，二者的技术方案也不同，因而不构成字面侵权。本专利、被告产品的内层材料分别为氧化沥青、塑化沥青。本专利说明书记载了其氧化沥青是建筑用10号沥青经过180℃以上高温氧化生成，被告产品的塑化沥青为将建筑用10好沥青加温，加入树脂改性得到。因此，氧化沥青与塑化沥青不属于相同材料，也没有证据表面两种材料所能达到的技术效果是等同的。此外，本专利的内层材料含有添加剂，具有抗老化和阻燃效果，被告产品不含添加剂，相应地缺少这些技术效果。因此，等同侵权也不成立²¹。

此案中，内层材料由氧化沥青与一些添加剂组成，这容易让本领域技术人员相信本专利的改进之处除了胶带的形状、构造，也包括材料组成。该材料特征对专利产品的形状、构造产生较大影响，为专利产品带来主要的功能。此时，除非是构成字面侵权，否则，适用等同侵权存在较大的困难。此案表明材料特征、方法特征在实用新型侵权判断中不容忽视的作用，尤其是当这些特征为专利产品的形状、构造带来变化、或者为专利产品带来主要功能时，更是如此。

综上所述，在撰写实用新型专利的权利要求时，认真对待涉及改进之处的材料特征、方法特征是非常必要的，否则，相关产品有可能得不到相应的保护。如果确实不适于采用实用新型专利进行保护，可以考虑选择发明专利进行保护。

六、包含材料特征、方法特征的实用新型专利的撰写

以上阐述了与包含材料特征、方法特征的实用新型专利相关的一些规定，以及在审查过程、无效程序、侵权判定中材料特征、方法特征对实用新型专利的一些影响。由上述可知，如果改进之处主要在于材料特征、方法特征的产品，可以考虑寻求发明专利进行保护。当然，现阶段中国允许同时申请实用新型专利和发明专利（R41）。在无法确定改进之处且希望尽快获得专利保护的情况下，可以考虑同时申请两种类型的专利。

在撰写实用新型专利的权利要求时，如果可以不使用材料特征、方法特征，不推荐包含这些特征。如果实用新型专利确实无法避免包含材料特征、方法特征，则也是允许的。下面将介绍撰写包含材料特征、方法特征的实用新型专利时需要注意的一些问题。

（1）权利要求的特征部分最好不要仅包含材料特征、方法特征。否则，被认为属于不授权客体的风险较大。

（2）权利要求所包含的材料特征、方法特征尽量避免使用未知材料名称、未知方法名称来表述，尤其避免将其作为实用新型专利的改进之处。否则，该权利要求被纳入不授权客体的风险也比较大；这些特征可能会作为新颖性评述需要考虑的因素，较难作为创造性评述时考虑的因素，但却是侵权判定中需要考虑的因素。

（3）权利要求中最好避免使用已知材料和/或已知方法的组合来表述某一个材料特征、方法特征。这种组合是否还属于已知材料、已知方法的范围是值得商榷的。实际上，已知材料名称的组合不一定还是已知材料，已知方法的组合不一定还是已知方法。如果无法避免使用这种组合，建议在撰写时进行必要的检索，尽量在说明书中详细描述这种组合，并能使本领域技术人员相信这种组合仍属于已知材料（例如“微波煲锅”复审案）、已知方法。如果能证明这些组合是本领域公知的，具有一个约定俗成的名称，效果会更好一些。千万要避免将这种组合描述为本实用新型的改进之处。

（4）尽量选择已知材料名称、已知方法名称来表述权利要求所包含的材料特征、方法特征。这样，该权利要求被纳入不授权客体的可能性通常较小，这些特征是新颖性、创造性评述中需要考虑的因素，侵权判定中被适用等同原则的可能性大一些。

（5）对于非常关键的已知材料特征、方法特征，最好在说明书中记载避免这些特征被认定为公知常识的内容，例如阐述现有技术给出的相反教导，给出这些特征在现有技术中的作用与在本实用新型中实际所起的作用的不同之处，列举一些积极的技术效果等。当然，不建议在说明书中随意撰写材料特征、方法特征所起的作用，任意夸大所产生的技术效果。否则，对于侵权判定中适用等同原则可能会对权利人产生不利影响。

（2012年）