外国产品在进入中国市场之前在专利方面需关注的事项

随着经济发展，我国的消费水平大幅提升，2018年的社会消费品零售总额为38万亿人民币，我国已成为全球第二大消费市场。在这样的环境下，中国市场在世界范围内的重要程度已经日益凸显，在很多领域已经成为或将要成为外国企业获得商业利益的必争之地。

一个商品要在中国上市销售需要进行很多的前期准备工作，除了根据相关的政策或规章进行登记或备案以外，知识产权方面的前期准备工作也是必不可少的。其原因在于在中国从国家层面到企业或个人都越来越重视知识产权的保护。另外，在与知识产权相关的侵权案件的判决中，对于权利人利益的保护力度也在增大。

知识产权涵盖了著作权、商标权和专利权等，各种权利在获得、运用和行使中都有其各自的特点。一个商品在中国上市之前，需要根据产品特点、企业的角色、销售渠道等提前进行与知识产权相关的布局和调查工作。例如，对于意图在中国的电商平台进行销售的化妆品或保健品而言，应提前就专利、商标等进行相关的布局和调查。本文的重点在于，商品在中国上市之前，在专利方面的准备工作，主要包含两部分，第一部分是在目标市场进行专利布局，第二部分是关于如何进行防侵权调查。

一、在目标市场进行专利布局

在目标市场进行专利布局的主要作用是保证自身的产品或技术有专利保护。尤其对于化妆品或保健品这类仿制难度可能不太高的产品而言，如果没有专利保护，其竞争优势可能会因为仿制品的出现而不保。专利从申请到授权是一个较为长期的过程，尤其对于发明专利而言，中国专利局的平均审查周期也至少在20个月以上，且能否顺利得到授权还是未知的，可见，获得专利权的过程存在长期性和不确定性，进而可知，专利布局也绝不可能一蹴而就，而必然是配合企业战略而进行未雨绸缪的长期工作。

一般而言，专利布局包含如下思路：基于企业内部战略形成事业发展策略，进而基于事业发展策略进行专利布局。这样的思路要求战略、事业和知产部门密切合作，形成时间表和任务表，切实地使得专利布局成为企业发展的保障。而知产部门是实施专利布局的主要部门，不仅要针对不同产品线申请专利，对于某一项技术或产品而言，还需要切实地实现在特定的目标市场获得至少与产品或技术匹配的保护范围。此外，专利布局不仅要着眼于自身的产品，还可以用于阻止竞争对手进入自己的优势领域。因此，日常对于竞争者以及潜在竞争者的监控工作也是知产部门的重要工作，通过监控工作，不仅可以及时调整自身的策略，还可以有的放矢地阻击竞争者。

当然，事情的发展可能会出现超出预期的情况，比如说，对于某一产品而言，可能会由于预判的失误而没有提前进行专利布局或者未按照预期获得专利权，对于这种情况，首先要做好自身的技术保密，如果要上市的话，还应提前做好防侵权调查。如果通过防侵权调查确认存在风险专利，则需预先做好如下的工作，即判断本公司产品是否有不侵权抗辩的可能性、是否有规避设计的可能性、与专利权人方是否有谈判可能性，另外，即便是存在上述可能性，也可提前为无效该风险专利做准备。

二、防侵权调查

随着中国对于知识产权的保护力度加大，产品要在中国上市前进行防侵权调查是十分必要的，无论待上市的产品在上市区域是否拥有专利保护。对于企业而言，在中国进行防侵权调查的一般步骤包括：确定调查对象、制定调查计划和实施调查等。

调查对象的确定理论上由企业自行确定，当然如果对于调查对象持有疑问的话，也可在与实施调查的合作方沟通之后确定。举例而言，对于直接在电商平台进行销售的产品，例如化妆品，调查对象除产品本身外，还可能需要包括容器和外包装；对于还需后续加工的原材料而言，调查对象除产品本身外，还可能包括其下游产品。此外，对于同一系列的产品，由于检索策略类似，可以选择同时进行调查，以节省成本。

调查计划一般包括确定时间进度、调查方式、预算等。在制定调查计划时，可根据企业的自身实际情况确定。如果其知产部门对于目标市场的专利情况处于持续监控状态，对于风险已有初步的掌握，那么该调查可以由该企业自行实施，在必要的情况下（例如对于现地法律实务不确定），再寻找合作方的协助。但如果企业对于目标市场情况并未监控，或者即便有初步的了解，但对于法律实务并不熟悉，则可选择现地事务所作为合作伙伴，共同完成调查任务。另外，如果企业对于本领域的竞争态势非常熟悉，可将调查范围限制在几个确定的竞争者以内，仅针对其专利进行调查，以降低成本；当然，如果企业对于现地的专利态势并不了解，则需进行全面地检索和调查。虽然有不同的调查方式供企业选择，但是出于降低风险的考虑，寻找熟悉现地法律实务的合作伙伴，基于调查对象进行全面的检索和技术比对，是更为推荐的方式。

如上所述，在防侵权调查中很可能需要合作伙伴的协助，因此选择一家易沟通、熟悉技术领域、熟悉相关法律实务且具有调查实务经验的事务所是完成该调查的重要保障。另外，企业如果能与合作伙伴在以下方面充分沟通也是促使合作方优质高效地完成调查且降低成本的重要手段，具体包括：

将调查背景、计划、方式等告知合作方

将已掌握的情况（例如：竞争者清单）在一定程度上披露给合作方，有利于合作方制定更合理的检索策略

将调查对象中的重要技术改进点告知合作方

对于调查的输出方式、报告详细程度等提前进行约定

对所发现的风险专利在报告中用语的约定

对于报告中至少或至多包含的内容的约定

对于合作方的疑问及时回应，例如：检索到的专利文献可能会涉及委托方未披露的技术细节或参数，这情况下合作方暂时难以判断风险，会将这种问题反馈给委托方进行确认。

防侵权调查的实施一般包括确定调查方式、通过检索确定调查样本、技术对比和风险判断、根据需要出具调查报告等环节。其中，检索环节以及技术对比和风险判断环节是调查的核心环节，决定了该调查项目的质量，其对于担当者的要求也是较高的，不仅需要懂技术且具备检索能力，还要熟悉法律实务并具备调查实务经验。当然，如果企业能就上述事项与合作方充分沟通，那么将有利于合作方在上述环节更加高效地完成工作。

以上，对于外国产品在进入中国市场之前在专利方面需关注的事项进行了简要的介绍，简而言之可以总结为以下几句话。专利布局与监控竞争者并行；利用专利信息降低侵权风险；提前准备从容应对。

（2019年）