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电话会晤小心得


北京林达刘知识产权代理事务所
沈鑫

 
一、相关法律条款

《专利审查指南》第二部分第八章第4.11.1节规定:(1)申请人根据审查员的意见,对申请作了修改,消除了可能导致被驳回的缺陷,使修改后的申请有可能被授予专利权的,如果申请仍存在某些缺陷,则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷,必要时,还可以通过与申请人会晤、电话讨论及其他方式(参见本章第4.12和第4.13节)加速审查。但是,除审查员对明显错误进行依职权修改(参见本章第5.2.4.2和第6.2.2节)的情况外,不论采用什么方式提出修改意见,都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。

《专利审查指南》第二部分第八章第4.13节规定:在实质审查过程中,审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论,也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。必要时,审查员应当记录讨论的内容,并将其存入申请案卷。

《专利审查指南》在2019年的修改对于电话会晤(电话讨论)作出了如上规定,明确了电话会晤可以应用于整个实质审查过程中,并非仅用于继续审查程序,并放宽了电话讨论的内容范围,使讨论的范围不再局限于形式问题和个别问题,也包括对发明和现有技术的理解或者申请中存在的问题等。从笔者个人的实务经验来看,近年来审查员群体对于电话会晤的接受程度越来越高。电话会晤既可以是审查员主动致电申请人(代理师),也可以是申请人(代理师)主动联系审查员,本文着重对代理师作为发起方的情况进行说明。
 
二、电话会晤的契机

一般而言,代理师主动发起电话会晤有以下几种情形:

1. 无法全面、正确地理解审查员在审查意见通知书中的观点,期望通过电话会晤把握其态度;
2. 审查员对于相关文件的内容(例如申请文件、对比文件)存在误解;
3. 与审查员沟通答复的形式、内容。
 
三、电话会晤的技巧

1. 提前预约,彼此熟悉
审查员虽然是伏案工作的群体,但也不可能时时刻刻在工位上,另外,在接到代理师的电话时,审查员通常也需要时间来熟悉案情。因此,尤其是针对类似于“新创性”等较为复杂的案件,作为发起方的代理师在与审查员正式地电话会晤之前,可提前致电审查员,敲定电话会晤的时间,这样既能够节约彼此的准备时间,又能够提高正式交流时的效率。另外,对于时限紧急的案件,甚至可以考虑在了解了申请人的基本指示之后立即与审查员预约电话会晤时间,从而避免因无法联系到审查员而错失电话会晤的机会。

2. “兵马未动,粮草先行”
常言道“不打无准备之仗”,高效的电话会晤要求代理师做好会晤前的各项准备工作。“准备”包含两层含义,第一层是针对会晤议题的准备,代理师在正式的电话会晤时,应当充分理解本发明,例如,在应对“新创性”时,需掌握本发明与对比文件之间的区别技术特征以及相应的技术效果,在就申请人提出的方案与审查员沟通时,还应清晰地理解申请人的方案。在代理师发起的电话会晤中,可能更多的是由代理师来主导讨论的节奏,因此,例如希望一次性针对多套答辩方案进行讨论时,需提前确定多套方案之间的关系,在正式的电话会晤时循序渐进地说明各中答辩方案;第二层是技术上的准备,例如,在拨打电话前,确保相关的资料都已经收集、整理完毕,自己的工作界面已经切换到相关案件上等。一次成功的电话会晤的背后一定是非常充分的准备工作,成熟的代理师绝不打无准备之仗。

3. 氛围融洽、避免翻车
代理师是架在申请人和审查员之间的桥梁,代理师与审查员之间,更多的是“合作”而不是“对手”,良好的氛围,有利于讨论的展开。代理师这个群体,通常擅于讲“理”,但也是因为这种特征,在电话会晤中存在与审查员彼此不能说服而激烈争论甚至冲突的可能性。笔者在刚入行时,就被前辈告知千万要控制情绪。作为代理师,首先要尊重审查员,避免钻牛角尖,例如,在审查员的认定明显不当但又无法说服对方的情况下,不必继续纠缠,可以考虑尝试让审查员和其同事商量一下,这样既能够缓和氛围,又能够给审查员提供一个相对客观的第三方视角,往往有事半功倍的效果。更高阶的,甚至于好听的声音和得体的表达,都有助于沟通。下图是弊所一个流传甚广的佳谈,以飨读者。




4. 把握尺度、不越红线
对于代理人而言,在电话会晤时基本的立场是站在申请人的角度争取合理的保护范围。因此,不损害申请人的利益是不可逾越的红线,代理人的权限是在申请人的授权范围内行事,这种授权,不仅是法律意义上的授权,还包含了对申请人真实意愿的传达。在电话会晤中,不能擅自做出超出申请人指示的承诺、表示,例如,在未受到申请人明确指示的情况下不可向审查员承诺将进行某种修改。

5. 形式多样、不拘一格
在《专利审查指南》中也提到,除了电话讨论,也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式进行讨论,在实务中,可以将这些手段结合使用。例如,对于过于复杂的答辩方案或者仅通过语言难以说明的争辩理由,代理师可以在和审查员提前预约时,询问能否通过电子邮件的方式将答辩方案发送给审查员,在审查员充分知晓该争辩方案之后,再进行正式的电话会晤。另外,在近年,也有通过视频的方式进行电话会晤的成功案例,这样的方式可以更便利地进行说明。
 
四、案例

笔者曾经处理过一件涉及客户事业的基础(客户事后评价:事業の基本)的申请,在进行OA1的答复时,申请人指示进行电话会晤。但当时恰逢因为新冠疫情而全国性地居家办公,与审查员电话会晤有诸多不便。虽然提前和审查员预约好了正式讨论的时间,但实际的会晤仍多次被推迟。笔者在第一次与审查员预约时间时,就将大致的答辩方案通过邮件的方式简明扼要地发送给审查员,另外,在每一个时间节点上都将进展情况向申请人进行了汇报。最终申请人采纳了代理师的建议而在原本的答辩方案的基础上基于电话会晤的内容进行了补充说明,在OA1之后该案即获得授权,而代理师的工作也受到了申请人的好评。
 
五.小结

行文至此,笔者第一次与审查员电话会晤时拿起电话战战兢兢、如履薄冰的场景,依然历历在目,但随着多年的积累,现在对于电话会晤也能够从容应对。代理师和审查员的群体都在成长,电话会晤也成为答复审查意见时愈发常用和有效的“技术手段”,代理师们如果能够用好这个“技术手段”,将有效节约案件成本、缩短审查周期,甚至一定程度地提高授权率。以上关于电话会晤小小的心得体会如果能够对大家有所启发,笔者也就感到十分欣慰。
(2022年)
 

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