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“重新概括”是否“修改超范围”的探讨


北京林达刘知识产权代理事务所
吴俊达
 
答复审查意见的过程中,增加或者替换权利要求中的技术特征是申请人常见的修改方式。但如果仅仅将实施例的技术特征原封不动地补入权利要求中,则有时不仅会使得修改后的权利要求在文字表述上冗长繁杂,而且势必会使得保护范围过分狭窄,这对申请人来说显然是不利的。因此,申请人往往会将实施例中的一些特征进行一定程度的调整或改写再补入权利要求中。本文中将这种情况简称为“重新概括”。

专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。《专利审查指南》中规定:“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。“重新概括”由于包含原申请文件中没有明确文字记载的内容,因此对于其是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,有时在审查员和申请人之间存在分歧。

在本文中,笔者将结合自身处理过的案例,探讨分歧产生的原因以及应对思路。

● 应被允许,但审查员未认可的案例

1. 仅仅是名字或概念上的重新概括,并未改变技术内容

案例1
申请文件的原说明书中记载有:倾动部的倾动因倾动部与倾动支承部彼此在预定的抵接位置处抵接而停止。申请人在将这一特征补入权利要求时为了便于后续引用而增加了“倾动停止机构”这一概念,最终在权利要求中补入“具有倾动停止机构,所述倾动停止机构使倾动部的倾动因倾动部与倾动支承部彼此在预定的抵接位置处的抵接而停止”。随后,审查员发出审查意见指出“倾动停止机构”这一名称属于重新概括出来的概念,因此修改超范围。

笔者认为,在该案例中,虽然引入了“倾动停止机构”这一重新概括的概念,但其同时依据说明书中明确记载的方案,对“倾动停止机构”的实施形态作了具体的限定,因此,该重新概括只不过是对已经存在于申请文件中的内容进行了命名,并未引入原申请文件中所记载的技术方案以外的新的方案。也即,补入的关于“倾动停止机构”的限定可以从说明书的相关段落直接地、毫无疑义地确定,因此不应被认定为违反专利法第三十三条之规定。

2. 重新概括时删除了实施例中部分非必要技术特征

案例2
审查员指出修改后权利要求所述的装置相对于说明书的某一实施例及其附图而言,多出了一绝缘板,同时相对于说明书的另一实施例及其附图而言,又缺少了金属筒,因此基于原说明书和权利要求书记载的内容无法直接、毫无疑义地得出该权利要求的技术方案,修改超范围。

笔者经过研究,确认了“金属筒”并非相关技术方案中的必要技术特征,上述另一实施例及其附图所示的装置即使不存在“金属筒”,也能完整实现解决其技术问题的技术方案而不受影响。此外,在本申请说明书的文末记载了“以上,对本发明的实施方式进行了说明,本发明并不限定于上述的实施方式,在不脱离本发明的主旨的范围内能以其他各种形态实施”以及“不管在本说明书中明示与否,都能够适当组合第1实施例~第n实施例”。

可知,在本申请另一实施例的基础上,出于解决技术问题的考虑,组合某一实施例的一部分构造(一绝缘板),进而获得修改后权利要求的技术方案也应当属于可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。因此,修改后权利要求不应被认为修改超范围。
 
案例1中,审查员与申请人的分歧在于,本案审查员认为,应将重新命名的概念与后续限定的实施例中记载的具体方案割裂看待,重新命名的概念势必会引入其他止动方案;而申请人认为,应将重新命名的概念与后续限定的实施例中记载的具体方案作为整体看待,重新命名的概念已由后续具体方案所明确、充分且不超范围地限定,因此不会引入原申请文件所记载的方案以外的技术方案。很显然,如申请人所说,因为重新命名的概念已由后续具体方案限定,因此该审查员将权利要求中密切相关的特征割裂看待是不合理的。从笔者的实务经验来看,多数审查员对于这种情况是能够认可的。

案例2中,审查员与申请人的分歧在于,本案审查员基于《专利审查指南》第二部分第8章第5.2.3.2节中不允许的改变中的规定“将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联”,将各特征作为彼此不存在关联的特征看待;而申请人认为,应从整体技术思想出发综合考虑第1实施例~第n实施例。很显然,如上文中所提到的,在说明书中已经明确强调“能够适当组合第1实施例~第n实施例”的情况下,审查员拒绝将各实施例的方案组合考虑的观点是有悖于说明书记载内容的初衷的。

对于案例1,对于申请人而言,由于重新命名的目的仅是为了后续便于引用,对权利要求的保护范围不会产生影响,因此从成本角度考虑可以删除相关特征。此外,对于这一类的限定,也可以考虑在答复之前以及之后积极与审查员进行沟通,了解审查员的想法。

对于案例2,可以积极与审查员进行沟通,阐述各特征之间的关联,以谋求理想的结果。
 
●不被允许,但申请人往往希望修改的类型

类型1. 典型的上位概括,例如,原记载是“金、银、铜”,改成“金属”

《专利审查指南》第二部分第8章第5.2.3.2节中规定,“(4)改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求书记载的范围”,例如,原申请文件中记载了“例如螺旋弹簧支持物” 的内容,说明书经修改后改变为“弹性支持物”,导致将一个具体的螺旋弹簧支持方式,扩大到一切可能的弹性支持方式,使所反映的技术内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围。同理,说明书中记载是“金、银、铜”,在补入权利要求时重新概括成“金属”也是不被允许的。而实务中,申请人往往会为了谋求较大的保护范围而希望进行这样的修改。

针对该情况,需要在撰写时尽量按照上下位关系分层去写,例如,在限定能够适用“金属”的同时,进一步具体列举“例如金、银、铜……”,那么最后修改时,撰写时分了几层,就有几层可以退,如此一来确保了后续修改的余地。需要注意的是,应当尽量充实每一层在技术特点和技术效果层面上的描述,这样能够在未来可能发生的缩限性修改时提供充分的主张创造性的依据,而避免被指“属于容易想到的常规设计”。

类型2. 说明书中仅记载了统括性表述,修改时补入具体方式,例如原记载是“常见的连接方式”,改成“焊接、铆接”

《专利审查指南》第二部分第8章第5.2.3.2中规定,“(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容”为不允许的修改方式。尽管“焊接、铆接”属于“常见的连接方式”,但在说明书中没有具体记载“焊接、铆接”的情况下,不允许对“常见的连接方式”进行这种具体化。然而,申请人往往认为本领域技术人员作为常识而知晓“常见的连接方式”中包括“焊接、铆接”而希望进行这样的修改。

为了避免该情况,就需要在撰写时尽量考虑有没有哪些下位概念属于特别优选的例子。还是像上文中提到的分层撰写那样,在“常见的连接方式”这样的表述后面,进一步进行详细内容的扩充。
(2022年)

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