浅议功能性特征的侵权比对

1、前言

专利的保护范围以权利要求的内容为准，权利要求则记载了发明或实用新型的技术特征，技术特征包括构成发明或实用新型的技术方案的组成要素或者要素之间的相互关系。技术特征一般包括结构特征、方法特征等。另外，还有一种技术特征，既不是结构特征，也不是方法特征，而是以功能或者效果表述的技术特征，即功能性特征。本文将对功能性特征进行简要介绍。

2、相关规定

何谓功能性特征，《专利审查指南》并未进行明确规定。2016年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》(下称司法解释二)第八条对功能性特征进行了如下定义：

“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

在实务中，一般均采用上述定义来理解功能性特征。对于功能性特征，在专利授权确权程序和侵权程序中采用了不同的解释方式。

《专利审查指南》在第二部分第二章第3.2.1节规定：

“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”

因此，在专利实质审查、复审以及无效宣告程序中，功能性特征被宽泛地解释为覆盖所有能够实现所述功能的实施方式。并且，在专利授权确权行政诉讼中，目前的司法实践也仍然沿用这一解释规则。

而在专利侵权程序中，对于功能性特征则采用与专利授权确权程序不同的解释方式。

2009年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(一)》（下称司法解释一）第四条规定：

“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

根据司法解释一的上述规定，在侵权程序中，功能性特征不会被解释为覆盖所有能够实现所述功能的实施方式，其保护范围被限缩为说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。

司法解释二的第八条第二款中，对判断功能性特征的侵权判定进行了进一步规定：

“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

根据司法解释二的上述规定，在判断被诉侵权方案的相应特征是否与功能性特征相同或等同时，首先应当从说明书及附图的描述中正确归纳出实现该功能所不可缺少的技术特征，然后判断被诉侵权技术方案的相应技术特征与这些不可缺少的技术特征相比，是否满足“以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到”。

3、案例分析

根据上述司法解释，在涉及功能性特征的侵权判定中，存在如下四个问题：第一，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，其是否属于功能性特征的判断往往存在争议；第二，如何正确地归纳“实现功能或者效果不可缺少的技术特征”，同样存在争议；第三，“实现功能或者效果不可缺少的技术特征”一般是多个技术特征的组合，那么，在将被诉侵权技术方案的相应特征与“实现功能或者效果不可缺少的技术特征”进行比对时，是将两者分为多个特征分别进行比对还是将两者整体进行比对呢；第四，在功能性特征的比对中，“相同的功能，相同的效果”仅指功能性特征的效果，还是需要考虑“实现功能或者效果不可缺少的技术特征”所能够实现的功能和效果。

关于上述四个问题，最高人民法院在“（2018）最高法民申2345号”一案中给出了很好的解答。

在该案中，对于涉案专利的特征“转动机构，固定于第一内盖与第二内盖之间，第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接”是否属于功能性特征以及被诉侵权产品是否具有与该功能性特征相同或等同的特征，是争议焦点。

对于该转动机构特征是否属于功能性特征，最高人民法院的论述如下：

“本院认为，对功能性特征的认定，除了争议特征在权利要求中的具体限定方式以外，还应当重点考察其在权利要求限定的技术方案中所起到的功能和效果。以该功能和效果为基础，判断本领域普通技术人员是否能够仅通过阅读权利要求，即可直接、明确地确定该功能和效果的具体实施方式。如果仅考虑争议特征在本领域中通常的实施方式，而忽略该特征与权利要求中的其他技术特征之间的适配关系，及其因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响，将难以对技术特征是否属于功能性特征作出准确认定。

本案中，关于转动机构特征，权利要求1中限定其位置‘固定于第一内盖与第二内盖之间’，其功能是‘第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接。’但是，对于两内盖之间如何通过转动机构实现转动连接，权利要求1并未作进一步描述。

涉案专利说明书的‘背景技术’部分记载：‘目前平衡车的脚踏平台一般是一块板状的平板，其在使用过程中始终是保持水平状态，无法相对转动，所以无法让使用者仅仅通过利用脚部即可对平衡车进行控制。’

而涉案专利加以改进，设置为与之不同的左、右内盖结构，并通过转动机构将左右内盖转动连接，从而实现了电动平衡车左右两侧结构的相对转动，但是将已有的连接方式与涉案专利中的左、右内盖结构相配合，实现权利要求1中的左、右内盖的转动连接，并不是本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定的。

对此，关于涉案专利的第36457号无效宣告请求审查决定已作出如下认定：‘本专利所述内盖结构与其左右可相互转动的设置方式是紧密相连、密切配合的，即使某些特征是现有技术中存在的，但是以特定方式将其有机结合在一起从而得到特定的结构，也需要付出创造性劳动才能获得。’
综上，涉案专利权利要求1的转动机构特征属于功能性特征。”

对于被诉侵权产品是否具有与转动机构特征相同或者等同的技术特征，最高人民法院给出了如下论述：

“本院认为，在认定被诉侵权产品是否具有与功能性特征‘相同或者等同’的相应技术特征时，应当重点考虑以下问题：

第一，明确功能性特征所限定的具体内容。如果说明书及附图所记载的功能性特征所对应的具体实施方式包含多个技术特征，在满足专利法第二十六条第三款规定的‘充分公开’等有关专利授权的法定条件的前提下，专利权人通常会选择在说明书及附图中仅记载实现功能性特征的功能或效果所不可缺少的技术特征，以获得更大的保护范围。因此，除非存在明显不属于实现权利要求限定的功能或者效果所不可缺少的技术特征的情形，一般应根据说明书及附图记载的与功能性特征对应的具体实施方式确定功能性特征限定的具体内容。

第二，在认定是否构成‘相同或者等同’时，对功能性特征不宜再拆分比对。在权利要求限定的技术方案中，功能性特征可以构成实现特定的功能和效果的最小技术单元。在侵权比对时，应将与功能性特征对应的具体实施方式作为一个整体，与被诉侵权技术方案的相应技术特征进行比对。而不宜再将具体实施方式中的各个不可缺少的技术特征再行拆分，分别、逐一与被诉侵权产品中的相应技术特征进行比对。

第三，‘功能’和‘效果’的比对基础。对于功能性特征的侵权比对，在认定被诉侵权产品的相应技术特征是否能够‘实现相同的功能’‘达到相同的效果’时，应当以权利要求中记载的功能性特征限定的功能和效果为依据，而不是以说明书及附图记载的实现该功能和效果所不可缺少的技术特征分别具有的功能和效果为依据。

本案中，关于转动机构特征，根据涉案专利说明书第43段的记载，权利要求1中转动机构特征限定的内容应当确定为：‘转动机构包括一个轴套、两个轴承和两个卡簧，所述轴套为轴向中空结构，供第一内盖和第二内盖中间的连接线通过且第一内盖、第二内盖均可相对所述轴套转动。轴承固定在两个轴套内并通过卡簧固定在内盖上。’

被诉侵权产品中，轴套的一端与内盖通过过盈配合及销钉铆接的方式实现相对固定，另一端则通过与轴承、卡簧的配合实现与另一侧内盖的连接。

本院认为，涉案专利权利要求1中限定了转动机构特征的功能是实现‘第一内盖和第二内盖之间的转动连接’，而被诉侵权产品中的转动机构也实现了相同的功能。至于两侧的内盖与轴之间是否都是转动连接，并不属于权利要求1中限定的转动机构的功能和效果，不妨碍‘实现相同功能’的认定。二者采用的技术手段整体上也不具有实质性差异，构成专利侵权司法解释二第八条第二款规定的‘等同’技术特征。至于波速尔公司所主张的被诉侵权产品两侧内盖与轴之间均为转动连接，而涉案专利仅一侧内盖与轴之间转动连接，该差异是对转动机构特征再行拆分后，与被诉侵权产品相应技术特征比对得出的，对转动机构特征整体上与被诉侵权产品相应特征构成等同不具有实质性的影响。至于卡簧数量、安装位置等方面的差异，也同属于对转动机构特征再进行拆分和比较后存在的不同，对功能性特征“转动机构”的等同判断没有实质性影响。”

该案例对于专利申请文件的撰写以及功能性特征的侵权比对具有非常大的参考价值：

第一、在撰写权利要求时，要充分意识到作为改进点的特征被认定为功能性特征的风险。在上述案例中，对于权利要求1的特征“转动机构，固定于第一内盖与第二内盖之间，第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接”，一般情况下，大多数人都会认为转动机构本身是非常常见的，属于本领域的公知常识，本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现“第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接”的具体实施方式，因此，很可能会忽视其被认定为功能性特征的风险。通过该案可知，尽管转动机构本身确实是本领域的公知常识，但是，由于该特征属于本专利相对于现有技术的改进点之一，因此，该特征整体所限定的特定结构并非本领域的公知常识，本领域技术人员仅通过阅读权利要求可能无法直接、明确地确定其具体实施方式。

第二、在撰写申请文件时，对于可能被认定为功能性特征的特征，应当在说明书中充分撰写更多的具体实施方式，并且在至少一个实施方式中，应当尽量简要地记载与该特征相关的具体实施方式。例如，在上述案例中，根据说明书具体实施方式文字记载，上述转动机构特征的内容被确定为“转动机构包括一个轴套、两个轴承和两个卡簧，所述轴套为轴向中空结构，供第一内盖和第二内盖中间的连接线通过且第一内盖、第二内盖均可相对所述轴套转动。轴承固定在两个轴套内并通过卡簧固定在内盖上”。假如说明书的具体实施方式对转动机构的结构进行了更为简单、更多示例的记载，那么最终确定的该功能性特征的技术内容将涵盖更广的范围。

第三、在功能性特征的比对时，通过上述案例可以明确的是，应将与功能性特征对应的具体实施方式作为一个整体，与被诉侵权技术方案的相应技术特征进行比对，而不宜再将具体实施方式中的各个不可缺少的技术特征再行拆分，分别、逐一与被诉侵权产品中的相应技术特征进行比对。

第四、对于功能性特征的侵权比对，在认定被诉侵权产品的相应技术特征是否能够“实现相同的功能”、“达到相同的效果”时，应当以权利要求中记载的功能性特征限定的功能和效果为依据，而不是以说明书及附图记载的实现该功能和效果所不可缺少的技术特征分别具有的功能和效果为依据。这说明，对于功能性特征来说，如果被诉侵权产品能够实现相同的功能，那么其应当也能够实现相同的效果。侵权比对的重点在于技术手段之间是否具有实质性区别，以及是否容易想到。

4、结语

功能性特征对于专利的保护范围来说非常重要，因此理解功能性特征在侵权比对时的规则，对于创新主体以及专利代理师和律师来说意义重大。本文以最高院的案例为基础简要介绍了功能性特征侵权比对规则，如有不当之处，望各位同仁批评、指正。