浅谈组合多篇对比文件评述单个区别特征的答辩思路

一、引言

专利审查指南规定判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见通常可按照“三步法”进行，即（1）确定最接近的现有技术、（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在步骤（3）中，需要判断现有技术中是否存在将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的技术启示。在中国专利实务中，相对于常见的引用一篇对比文件来评述单个区别特征的审查意见，组合多篇对比文件来评述单个区别特征的审查意见不多见。但是，在中国专利实务中偶尔也会遇到，如何答复组合多篇对比文件来评述单个区别特征的审查意见，同样是非常重要的。本文从一个案例出发，来讨论组合多篇对比文件来评述单个区别特征的答辩思路。

二、审查指南规定

《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节针对“三步法”的步骤（3）规定：

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者技术词典、技术手册等工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

（ii）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

（iii）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

根据上述规定可知，在判断现有技术中是否存在将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的技术启示时，正确的判断方式是：判断最接近的现有技术之外的其他现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术的技术启示。因此，能够正确地判断其他现有技术是否给出将区别特征应用于最接近的现有技术的技术启示、以及审查员针对区别特征的评述方式是否符合上述规定，是答复组合多篇对比文件来评述单个区别特征的审查意见的关键点。

三、案例介绍

针对本申请权利要求1，审查员在通知书中指出，权利要求1相对于对比文件1的区别特征在于特征A，基于区别特征A，权利要求1实际解决的技术问题是问题B，对比文件2给出了区别特征A所体现出的本申请的技术构思的一部分的启示，因此本领域技术人员有动机在对比文件1的装置中增设该技术构思的一部分所对应的功能，进一步地，对比文件3给出了区别特征A的一部分特征的启示，本领域技术人员有动机在对比文件1和2的基础上进一步增设该一部分特征，并且可以根据需求设置区别特征A的另一部分特征，因此权利要求1不具备创造性。

笔者在研究本申请的申请文件以及对比文件1~3之后发现，审查员所认定的区别特征和权利要求1实际解决的技术问题均是正确的，但是对比文件1的其他部分、对比文件2以及对比文件3均未公开区别特征A，根据《专利审查指南》关于现有技术中存在将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的技术启示的规定，在本案中，如果区别特征A是本领域为了解决上述技术问题B的公知常识，或者对比文件1的其他部分、或者对比文件2、或者对比文件3公开区别特征A，且区别特征A在本发明以及对比文件1其他部分或者对比文件2或者对比文件3中的作用相同，则可以认为现有技术给出了将区别特征A结合到最接近现有技术以解决问题B的技术启示，但是，在《专利审查指南》没有规定其他现有技术给出技术启示的情形，尤其是没有规定能够将两份独立的对比文件相组合以评述一个区别特征。

具体到本申请，针对区别特征A，审查员在审查意见中指出，虽然对比文件2没有公开区别特征A，但是本领域技术人员仍然将对比文件2与对比文件1相结合，在此基础上，虽然对比文件3没有公开区别特征A，但是本领域技术人员仍然将对比文件3与由对比文件1和2结合而成的技术方案进行结合，这种评述方式显然不符合审查指南的上述规定，是错误的。

基于上述理解，笔者在答复审查意见时针对区别特征A进行了如下争辩：

…，因此对比文件2无法给出将区别特征A应用于对比文件1以解决问题B的技术启示。

…，因此对比文件3无法给出将区别特征A应用于对比文件1以解决问题B的技术启示。

另外,针对区别特征A，根据审查指南的规定，其正确的创造性判断方式应该是：判断对比文件2是否给出将该特征A应用于对比文件1以解决相应技术问题的技术启示，如果没有，则本领域技术人员不会将对比文件2结合到对比文件1，或者判断对比文件3是否给出将该特征A应用于对比文件1以解决相应技术问题的技术启示，如果没有，则本领域技术人员不会将对比文件3结合到对比文件1。即，应当判断对比文件2或3是否给出将特征A结合到作为最接近现有技术的对比文件1的技术启示。

审查员的评述方式相当于：虽然对比文件2没有公开特征A，但本领域技术人员仍然将对比文件2与对比文件1进行结合，在此基础上，虽然对比文件3没有公开特征A，但本领域技术人员仍然将与由对比文件1和2结合而成的技术方案进行结合。在这种过程中，审查员相当于将对比文件1+2结合得到的技术方案作为最接近现有技术，然而对比文件1+2并非客观存在的对比文件，其无法作为最接近现有技术，审查员的这种评述方式严重违背了审查指南的规定，是错误的。

在收到我们的意见陈述后，审查员接受了我们的争辩理由，不再坚持原有的评价方式。

四、总结

通过上述案例可知，对于组合多篇对比文件来评述单个区别特征的审查意见，关键在于准确地判断多篇对比文件各自是否给出将区别特征应用于最接近的现有技术的技术启示，如果各个对比文件均未给出将区别特征应用于最接近的现有技术的技术启示，则现有技术中不存在将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的技术启示。在此基础上，简单总结审查员的评述方式并指出该评述方式不符合审查指南的上述规定。

以上为笔者对于如何答复组合多篇对比文件评述单个区别特征的审查意见的经验和体会，仅供各位同仁参考，如有不当之处，敬请斧正。