简述中国实用新型专利的侵权风险调查及稳定性排查

根据中国专利法的相关规定，中国实用新型专利（以下简称“新型专利”）的保护客体为产品的形状、构造或者其组合。新型专利申请不经过实质审查，仅经过形式审查就将获得新型专利。由于新型专利申请的数量逐年增加，尤其近几年的数量增加迅速，导致新型专利的数量非常庞大。根据相关数据统计，从2022至2024年，每年授权的新型专利的数量都超过200万。截止到现在为止，有效的新型专利的数量超过1100万。对于数量如此庞大的新型专利库，如何评估技术实施者即将投入应用的技术的侵权风险及进行合理规避都需要仔细考虑，以下是笔者的几点建议。

1. FTO调查

比较有效的新型专利的侵权风险评估手段之一是FTO（全称为Freedom to Operate，意思指专利的自由实施）调查。FTO调查通常是指在不侵犯他人专利权的前提下，技术实施者对相关技术的自由使用和开发以及将基于该技术生产的产品投放市场。在进行FTO调查的过程中，需要根据实际需要将相关技术划分为一个或多个被调查方案，基于被调查方案进行预设范围的检索，进一步基于全面覆盖原则和等同原则等侵权判定原则对检索的结果进行侵权排查。这样，能够较为充分地排查出相关技术存在侵权风险的新型专利。尤其是，对于专利权人为调查能力和诉讼意愿较强的公司或机构的实用新型，一旦通过上述手段确定存在侵权风险，那么实际的侵权风险可能还要更高。但是也应当注意到，由于新型专利申请仅经过形式审查就获得授权的新型专利，相当一部分新型专利的保护范围过大且权利并不稳定。因此，在进行FTO调查之后，即使基于这部分新型专利认定相关技术具有较高侵权风险的结论也可能并不合理。因此，基于FTO调查等的侵权风险评估之后，仍然需要后续手段来进一步评估它们的侵权风险。

2. 稳定性排查

上述后续手段之一是对新型专利进行稳定性排查。具体地，对FTO调查之后得到的侵权风险较高的新型专利进行稳定性排查（主要是指现有技术检索及无效分析）。如果（1）检索到能够无效这些新型专利的全部权利要求的现有技术；或（2）只检索到能够无效新型专利部分权利要求的现有技术，但仍然有效的权利要求的保护范围不覆盖相关技术，则可以基本排除侵权风险。由于很多新型专利的保护范围较大，因此这样的稳定性排查能够较为有效的排除掉相当多的具有侵权风险的新型专利。在此过程中，存在需要注意的以下两种情形。

在第一种情形中，对于在中国存在同日申请的新型专利申请和发明专利申请，如果在发明专利申请由于不满足新创性要求而未能授权（可以认为属于上述稳定性排查），有概率能够排除对应的新型专利的侵权风险。根据《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》中的典型案例之一（（2020）最高法知民终699号）的如下裁判要旨：“当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持”。因此，对于存在如上情形的新型专利，可以据此排除侵权风险。

在第二种情形中，例如收到律师函的被控侵权人可以请求国家知识产权局对新型专利出具专利权评价报告（可以认为属于上述稳定性排查），但是专利权评价报告实际上不能排除侵权风险。在中国（2024）最高法民再244号【裁判要旨】侵害专利权纠纷案件中，专利权评价报告可以作为审理案件的证据之一，但涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及行政部门的生效决定进行判断。在专利权人依据有效专利提起侵权诉讼的情况下，不能仅因专利权评价报告对涉案专利作出不符合法定授权条件的否定结论，就认定该权利人不具有行使诉权的基础，进而裁定驳回其起诉。因此，对于存在如上情形的新型专利，即使专利权评价报告认定新型专利不稳定，不能据此排除侵权风险。

在通过但不限于以上手段将侵权风险评估做到完善的前提下，更重要的是，技术实施者应当基于这样的侵权风险评估准备相应的侵权规避策略，例如针对不能排除侵权风险的新型专利，可以定期监控其有效性、进行技术规避设计或者准备现有技术抗辩资料，甚至在一些情况下可以考虑在相关技术实施之前对新型专利提出无效请求等。以上仅是笔者针对中国实用新型专利的侵权风险评估的几点建议供参考，而非穷举。