五大局专利无效程序中的修改限制比较——针对未包含在授权权利要求中的技术特征
众所周知，中国专利无效程序中的修改限制近年来有所放宽。但是，作为无效中的修改原则之一，一般不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征，对专利权人构成了较强的限制。那么，在五大局中日本、韩国、美国和欧洲专利局（EPO）的无效程序中，是否有同样的规定呢？笔者试做一简单对比讨论，以资参考。
一、日韩
根据于CNIPA于2025年1月20日发布的中日韩复审机构《“授权后对专利文本修改的要求”比较研究报告》
[1]（以下简称为“报告”），日本专利授权后，在无效程序中提出修改时可以缩小权利要求的范围，但不得添加新事项（见日本专利法第126条（1）（5）、第134条2（9）；“报告”第14页对比表中的“要求5”）；同样根据“报告”中的该“要求5”，韩国专利局也要求无效中的修改不旨在添加新事项（见韩国专利法案第136条（3）和133条2（4））。
但是，日韩两国并未对利用“未包含在授权权利要求中的技术特征”进行修改作出专门限制。
二、欧洲（EPO）
根据欧洲专利公约（EPC）第123条（2）、（3），任何修改不能以包含超出所递交的申请内容的方式被修改，且授权后的欧洲专利不能以扩大其保护范围的方式被修改。根据EPC实施细则第80条，在EPO的异议（opposition）程序中，说明书、权利要求书和附图可以被修改，只要这些修改是由EPC第100条所规定的异议理由所引起的，即使该理由未被异议人所援引。
可见，EPO并未对利用“未包含在授权权利要求中的技术特征”进行修改作出专门限制。
三、美国
美国专利授权后的无效程序存在多种形式，例如包括近年讨论相对少的单方再审（Ex Parte Reexamination）和近年被广泛运用的双方复审（Inter Partes Review, IPR）。根据基于美国专利审判和上诉委员会（PTAB）公开数据的Docket Navigator，2024年1月至8月IPR无效请求的成功立案率为61%，而2024年10月1日起递交的IPR无效请求则多达72%被拒绝立案
[2]。考虑到IPR立案成功的门槛显著升高，在研究无效程序中的修改限制时，本文也考虑了EPR。
在EPR中，根据35 U.S.C. 305，为了区别于被提出的现有技术，专利权人将被允许对其专利提出任何修改以及提出新的权利要求。但是，在EPR中不会允许修改后权利要求或新权利要求扩大授权权利要求的范围。
而在IPR中，根据35 U.S.C. 316(d)(1)(B)，立案后，专利权人可以递交一个修改动议（Motion To Amend, MTA）、针对各个被挑战的权利要求提出合理数量的替代权利要求。根据35 U.S.C. 316(d)(3)，其修改不能扩大授权权利要求的范围或引入新事项。
在2024年10月18日，美国专利局针对IPR公布的《MTA实践和流程最终规则》为专利权人在IPR中修改权利要求提供了更大的灵活度
[3]。不过，MTA的范围仅限于对诉讼中涉及的不可专利性理由作出反应的修改，按照联邦法规(Codes of Federal Regulations, CFR) 42.121(a)(2)，修改案不能试图扩大专利权利要求的范围或引入新的主题。
由上可知，无论在美国EPR还是IPR程序中，笔者未发现对利用“未包含在授权权利要求中的技术特征”进行修改作出专门限制。
四、中国
中国最新的《专利审查指南》第四部分第三章4.6.1（4）仍然规定，在无效程序的修改中，“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”。在目前五大局的平行程序中，中国可能是在这一方面规定最为苛刻的。同时，根据《专利审查指南》第二部分第八章5.2.1.3（4）、（5），在实审中答复OA时，对于技术方案在原权利要求书中未出现过的主动新增的权利要求，审查员可以依据专利法实施细则第57条第3款不予接受。由此，如果未能及时将说明书中可能有创造性价值的内容纳入权利要求书中，则可能在答复OA到授权后无效的全程中均无法将其纳入权利要求，进而有可能造成在无效程序中本可以基于修改维持有效的专利被全部无效。
因此，在进入OA阶段前的专利申请撰写和主动修改阶段，有必要由有经验的专利代理师对发明点进行充分梳理，确保有价值的特征均已布局在中国专利申请的权利要求书中。尤其是，中国专利权利要求10项以上的附加费官费较为低廉，仅为150元每项。如果原始申请的权利要求书项数较少，及时利用主动修改及其之前的时间段对发明点进行重新梳理以确认是否有新增权利要求的必要，有助于申请人在中国获得更为稳定的专利权。
如前所述，鉴于中国与五大局其他国家在无效程序的修改限制中可能存在上述差异，各国申请人可以在了解上述差异的基础上，在跨国申请的过程中善加利用。
五、结语
对于五大局无效修改限制中的上述差异，笔者猜测在中国可能有保持无效审查效率、减少审查负担的考虑，毕竟复审无效部已经承担了极大的工作量，在2024年一年就受理了专利无效请求9100件
[4]。也确有观点指出，进行上述限制是试图避免无效程序实际上变成授予专利权的实质审查程序，避免复审无效部为此耗费过多时间
[5]。此外，笔者认为，在中国将无效中修改的依据通常限定在授权权利要求书的范畴内，在一定程度上可以提高公众的可预期性，在专利权人与公众之间维持利益平衡，与目前我国的创新发展水平相适应。
无论如何，申请人有必要持续关注相关实务动向，以在专利申请授权和确权的全过程中为自己争取有利地位。
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