浅谈“确定发明实际解决的技术问题”

【前言】

在答复创造性的审查意见时，通常采用《审查指南》中的“三步法”，即：“确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”。

《审查指南》中规定：“在步骤（3）中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。”

由此可见，“确定发明实际解决的技术问题”在发明是否具备创造性的判断时，具有至关重要的作用。下面，结合案例来说明“确定发明实际解决的技术问题”对于判断创造性的重要性。

【案例分析】

[案例1]

现有技术中存在如下技术问题：想要利用该饮料供给装置购买饮料的顾客在不了解触摸面板的操作的情况下、或者在显示操作部发生故障的情况下，无论过多久也无法购买饮料。

为了解决该技术问题，权利要求1限定了一种饮料供给装置，其具有如下特征：

“饮料供给开始控制部，其在从确认按钮的显示开始起没有确认按钮的按下操作且经过了固定时间的情况下，进行使通过饮料供给控制部进行的饮料的生成和供给开始的指示”。

因此，基于上述特征权利要求1实际解决的技术问题是“如何在顾客不了解如何对操作面板进行操作的情况下或者在显示操作部发生了故障的情况下也能够购买饮料”。

在审查意见中，审查员认可了上述区别特征，但是认为权利要求1实际解决的技术问题是“如何减轻用户的操作负担，提高操作性和便利性”（技术问题1）。另外，审查员在引用对比文件2进行技术启示的判断时，又认为“上述技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同，均是通过显示控制单元实现了从没有按下指示按钮的显示开始经过一定时间量之后系统开始自动化处理的功能（技术问题2）”，也就是说，审查员重新将权利要求1实际解决的技术问题确定为“技术问题2”。即，审查员在按照“三步法”进行创造性评述时，在第二步和第三步确定了不同的技术问题，且审查员确定的两个技术问题都是错误的。

根据审查指南的规定，在判断创造性时，在第二步中确定本发明实际解决的技术问题，之后，在第三步中进行技术启示的判断时，判断的是本领域技术人员是否有动机将区别特征结合到最接近现有技术以解决在第二步中确定的本发明实际解决的技术问题技术启示。即，在进行创造性的判断时，本发明实际解决的技术问题应当前后一致，不能随意地变更。审查员的上述评述严重违反了审查指南的规定，其创造性的判断自然是不能成立的。

在答复审查意见通知书时，我们针对技术问题进行了上述的争辩，成功说服了审查员，最终获得了授权。

[案例2]

权利要求1涉及一种基板处理方法，其具备特征“第一蚀刻工序，通过蚀刻液来蚀刻高层叠有氧化硅膜和氮化硅膜的基板中的氮化硅膜的一部分；加工工序，在第一蚀刻工序之后，通过图案形状加工液对在基板中由氧化硅膜形成的图案进行加工，来蚀刻氧化硅膜的前端部或在第一蚀刻工序中在氧化硅膜上形成的硅氧化物；以及第二蚀刻工序，在加工工序之后，通过蚀刻液来蚀刻基板中的氮化硅膜中的、在第一蚀刻工序中未蚀刻的部分，图案形状加工液对于氮化硅膜没有蚀刻能力或者蚀刻能力低”。

根据上述特征，本发明能够实现如下技术效果：“能够有效地抑制在进行之后的第二蚀刻处理时间隙的入口被硅氧化物堵塞”。

因此，基于上述特征权利要求1实际解决的技术问题是“如何能够有效地抑制在进行之后的第二蚀刻处理时间隙的入口被硅氧化物堵塞”。

在审查意见中，审查员认为，与对比文件1相比，权利要求1先蚀刻一部分氮化硅膜、去除前端部硅氧化物、再蚀刻剩余氮化硅膜，而对比文件1为一次性去除氮化硅膜后去除前端部硅氧化物；权利要求1通过图案形状加工液蚀刻前端部的硅氧化物，而对比文件1为气体。基于上述区别特征，权利要求1实际要解决的技术问题是：提供一种基板处理方法的替代方案。

审查指南中规定，在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题，为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。审查员的认定完全忽略了区别特征在本发明中所能达到的技术效果，将本发明实际解决的技术问题认定为“提供一种基板处理方法的替代方案”显然违背了审查指南的规定。

而且，“提供一种基板处理方法的替代方案”本身就不能够称之为技术问题。否则，只要是涉及该领域的发明，都可以将技术问题确定为提供一种替代方案，这完全违背了审查指南的规定，且严重违背了专利法鼓励发明创造的立法本意。

因此，审查员的上述创造性的判断不能成立。

在答复审查意见通知书时，我们针对技术问题进行了上述的争辩，成功说服了审查员，最终获得了授权。

【小结】

在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，因此，准确地确定发明实际解决的技术问题，在判断创造性时具有指引和导向作用。如果仅根据区别特征已被其它对比文件公开或者是公知常识而忽略了基于该区别特征实际解决的技术问题来判断创造性，则有可能影响创造性判断的准确性。

因此，在答复创造性的审查意见时，不能忽视“发明实际解决的技术问题”的准确认定。