从案例看专利附图和说明书文字记载不一致时的修改

引言

一方面，根据专利法第二十六条第三款的规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。另一方面，根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

若说明书文字记载与附图图示的内容存在不一致，可能导致在审查过程中专利申请文件被质疑是否清楚、完整，是否符合充分公开的规定。为了克服该质疑，申请人可能需要对附图做出修改以与文字一致，这容易引出修改超范围的问题。因此，可能会出现不修改附图说明书被审查员质疑公开不充分、修改附图又被审查员质疑超范围的两难困境。

笔者在代理一件实用新型专利申请（后面简称“本申请”）时遇到以上情形，通过努力跳出了困境，使得本申请获得了授权。相关情况分享如下，希望对今后遇到类似困境的读者有所启发。

案例介绍

本申请提供了一种机械设备（为便于理解，对方案进行了简化），其包括板形的部件1和筒形的部件2。部件1的两端在高度方向上分别经两个弹簧销的球头约束，部件1的两端可以在高度方向（弹簧销延伸方向）上移动。部件2的顶面抵接于部件1的底面，且部件2的顶面设置成斜面，部件2能够绕自身的轴线旋转。由此，部件1的与部件2斜面最高点对应的位置将被相应地抬高，部件2转动后，部件1的翘起位置持续变换，发挥按摩作用。

最初的申请文件附图（如下面的旧图所示）中，部件2的顶部伸入了部件1的内部，导致部件1、部件2干涉。

先后质疑公开不充分和超范围的两次审查意见

第一次审查意见通知书认为：说明书与附图所记载的内容不一致，不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。

在答复第一次审查意见通知书时，申请人更换了附图（如下面的新图所示），使部件2的顶面与部件1的底面抵接，两者无干涉。修改依据为说明书文字部分记载的：部件1的朝向部件2的一面（底面）与部件2的斜面（顶面）抵接。

新图为：旧图为：

第二次审查意见通知书认为：新修改的附图不属于原说明书和权利要求书文字记载的内容，无法根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定出来，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

这就出现了前述提及的不修改附图说明书公开不充分，修改附图又被认为超范围的两难困境。

据理力争的答复意见

面对第二次审查意见，从以下方面进行了争辩。

首先，对于附图部分，旧图为剖视图，其上具有剖面线，旧图中部件1的剖面线穿过部件2。对于本领域技术人员来说，若预期表达的意思为部件2插入部件1中，部件1在两者插入位置应有凹槽，插入位置的凹槽不应具有剖面线。因此图中无法表达出部件1具有凹槽，部件2插入部件1的凹槽这一意思。

若部件2插入到部件1中，部件2转动时，部件1将和部件2一起转动，这与“部件1的两端在高度方向上分别经两个弹簧销的球头约束”而不能转动是相冲突的。

再者，对于说明书文字部分，本申请说明书明确记载了：部件1的朝向部件2的一面（底面）与部件2的斜面（顶面）抵接。并且，部件2转动时，部件1的周向不同位置的高度发生变化，可以起到按摩作用。因而，原附图示出的方案明显是不能实施的，说明书文字记载的方案是符合发明构思，可以实施的。可见，文字记载的内容是申请人的真实意图。应当允许申请人舍弃附图图示的方案，保持文字记载的方案，并依文字记载的内容将附图修改成与文字记载的内容（抵接）一致。

审查员仍认为该修改超范围，发出了驳回决定。

复审决定的支持

后续，提出复审，复审请求意见与答复第二次审查意见通知书的意见类似。

合议组认为：根据说明书文字记载，部件1的朝向部件2的一面（底面）与部件2的斜面（顶面）抵接，可知原申请附图中部件1、部件2的位置关系是错误的，修改后的位置关系与说明书文字记载相一致，因此该修改可以根据原说明书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定出来，因此该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，并撤销了驳回决定。

最终，本申请成功获得授权。

小结

从合议组的观点可以看出：在可以判断出附图图示错误的情况下，允许以说明书文字记载为依据，将附图修改成与说明书文字记载相一致。

在面对说明书文字记载和附图图示不一致的情况时，可以站在本领域技术人员的角度，从技术方案的整体、尤其是可实施性、发明目的出发，基于整个申请文件来判断不一致的两者，尤其是相冲突的两者，哪个是错误的，哪个是正确的。

在综合考虑整个申请文件可以判断出文字记载和附图图示中的一者错误时，不应当将申请人置于不修改说明书被质疑公开不充分、修改又被质疑超范围的两难困境。应当允许申请人将错误的一方修改成与正确的一方一致。

另外，从立法本意上看，专利法第三十三条用于防止申请人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本申请的权利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日。在附图和文字记载之间出现不一致时，申请人往往是将附图和文字记载朝向一致的方向修改，这种修改是为了解决审查意见提出的问题，消除不一致，而不是引入原始附图和文字记载没有的内容，通常不会引入申请日时申请人尚未发现的新方案。因此，通常应当允许消除不一致，使说明书文字记载和附图图示一致化的修改。