浅谈方法和用途特征对实用新型的新颖性和创造性的影响

1、引言

关于实用新型专利的保护客体，专利法第二条第三款规定了“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”

在《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节中，明确规定：实用新型专利不保护包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等的一切方法，实用新型专利权仅保护针对产品形状、构造提出的改进方案。

尽管如此，在实践中，实用新型权利要求的撰写方式是多种多样的，很多属于实用新型保护客体的实用新型专利的权利要求中仍然有可能包含用途或方法特征。对于权利要求中的用途或方法特征，对于实用新型的创造性影响如何，笔者试着通过最高院发布的两个判例来进行探讨。

2、判例介绍

案例一：包含方法特征的实用新型专利的新颖性、创造性判断

【案号】(2021)最高法知行终422号

本专利(专利号为201520898029.6)权利要求1：

“一种无胶环保封卷的卷筒，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈，其特征在于：在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部，该压合部由卷筒上的几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。”

本专利说明书记载了如下内容：

“[0002] ……现有的卷筒尾端使用胶水黏合，以保持卷筒的稳定性，但是在用户使用时，由于胶水黏合为不可逆结合，用户需要将尾端从卷筒上撕开，在撕开过程中会破坏与尾端相黏合的卷筒外圈，使尾端的一部分不能正常使用，而且由于胶水有一定的渗透性，一些情况下往往会黏住内层的纸，造成用户需要撕去多层才能使用，不仅浪费材料，而且操作不方便。

……

[0004]为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种既无需采用胶水黏合，又具有稳固的结合力的无胶环保封卷的卷筒。

……

[0008]由于采用了上述方案，本实用新型在封卷过程中不使用胶水粘合，整个封卷过程只需一次机械层间压合即实现了卷筒的封卷，生产更加便利、省去了使用胶水的成本、使产品更加健康环保。

……

[0015]参见图4及图5所示，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈2，在靠近该卷筒末圈尾端2a处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部5，该压合部5由卷筒上的一圈或几圈卷纸4与该卷筒末圈2通过机械层间压合方式共同压出或挤出形成。”

最高院指出：

“从本专利权利要求1的记载来看，本专利权利要求1所要求保护的技术方案既包含产品的形状、构造也包含产品的制造方法。对于此类既包含产品形状、构造，也包含产品制造方法的实用新型专利，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见，而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。在考量改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见，才对创造性有贡献；原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。如果实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响，则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。

本专利权利要求1中的‘压合部通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成’系对压合部形成方式的限定，其中‘机械层间压合’区别于胶水黏合等方式，能够对卷筒的形状、构造产生影响，应认定其对本实用新型专利权的保护范围具有限定作用。关于‘夹出或挤出’，由于夹出、挤出、压出、夹挤出等都是机械压合的具体方式，不会对产品的形状、构造产生影响，故其对本实用新型专利权的保护范围不具有限定作用，在判断其新颖性、创造性时不应予以考虑。”

笔者认为：在案例一中，最高法院明确了实用新型专利中方法特征的限定作用应当结合其对产品形状、构造的实际影响来判断。说明书中未记载“夹出或挤出”对形状、构造的具体影响，且本领域技术人员亦难以明确其影响，因此在评价新颖性、创造性时未予考虑。这提示我们，在撰写实用新型申请文件时，若需使用已知方法特征来限定产品，应尽可能在说明书中以示例方式阐明该方法如何具体影响产品的形状或构造，以增强其限定作用。

案例二：包括用途限定主题名称的实用新型专利新颖性、创造性判断

【案号】(2021)最高法知行终847号

本专利(专利号为201620056618.4)权利要求1：

“一种手机计步器，其特征在于：包括底座、带手机固定放置空间的摇摆架以及驱动摇摆架摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架可摆动的设置于底座上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架上的永磁块以及可通电产生与永磁块对应磁极相同的电磁发生器，电磁发生器的电磁线圈位于永磁块下方。”

本专利说明书记载如下内容：

“[0001]本实用新型涉及一种可供手机内APP摇摆计数的手机计步器。

……

[0002]随着手机的发展，基于手机的各种手机游戏APP被广泛开发，丰富人们的生活。如现有手机上具有通过摇动手机实现计数。但只能通过手动晃动手机进行操作，容易疲劳，降低趣味性，而且手机也容易掉落造成手机的损坏。

……

[0003]本实用新型发明目的：为克服现有技术存在的缺陷，本实用新型提供一种可实现自动摇晃手机，实现手机内APP自动计数的手机计步器，结构简单，提高娱乐性。

……

[0005]本实用新型的工作原理为：使用时，将手机固定在摇摆架上，将电磁发生器通电，电磁发生器的电磁线圈产生磁场，与摇摆架上的永磁铁形成同性相斥，采用一定外力驱动摇摆架预摆，达到手机内APP计数的目的，结构简单，操作方便，提高娱乐性。”

最高院指出：

“在确定发明或实用新型专利权的保护范围时，通常情况下，权利要求所记载的包括主题名称在内的所有特征均应当予以考虑。但主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合专利权的类型，考虑主题名称与权利要求的技术内容之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身是否具有实质性影响等予以确定。实用新型专利权的保护客体是对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案。实用新型专利权只保护产品，不保护方法。将产品用于特定用途不属于实用新型专利权的保护内容。因此，判断用途限定的主题名称对实用新型专利权的保护范围是否具有实际限定作用，应当考虑该限定的用途与权利要求的技术内容之间的关系、是否隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造。如果主题名称所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对实用新型专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能构成要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别特征，进而也不能对新颖性、创造性的判断产生影响。

本案中，本专利主题名称虽然为‘手机计步器’，但首先，从权利要求书及说明书的记载来看，本专利所要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。计步是由手机内置的陀螺仪、震动传感器、重力感应器等硬件及带有计步功能的软件协同作用实现的。也就是说，能否实现计步功能，并非由本专利所要求保护的技术方案决定，而是由放置在本专利产品上的手机所配置的软件及硬件决定。将不具有计步功能的手机放在本专利产品上并不能计步。故本专利权利要求的技术内容实质上是‘一种自动摇晃手机的装置’，而非手机‘计步器’，主题名称中的‘计步器’与权利要求的技术内容不相适应。

其次，本专利是实用新型专利。前文已述，实用新型专利主题名称中的用途限定通常只有在其隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造时，才可能对权利要求的保护范围具有实际限定作用。本专利技术方案本身与手机计步软件及相应硬件均没有直接关系，其只是一个能够放置手机使手机自动摇晃的装置，通过自动摇晃手机，可以使手机软件及硬件误以为手机用户处于运动状态中从而记录步数。所谓‘计步’只是描述了本专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响。无论是否有手机放置在本专利产品上、所放置的手机是否具备计步功能，本专利在通电时都可实现自动持续摇摆功能。

综上，本专利主题名称中的“计步器’对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成本专利与证据的区别特征。”

笔者认为，最高院进一步厘清了用途特征在实用新型保护范围中的定位。主题名称中的“手机计步器”虽含有用途限定，但该用途并非由本专利产品的结构直接实现，而是依赖于外部设备（手机及其软硬件）。因此，“计步器”这一用途特征对产品本身的形状、构造并无实质性影响，不具有限定作用。然而，权利要求中“带手机固定放置空间的”这一特征，则隐含了对空间形状、尺寸等结构的具体要求，因此对保护范围具有实际限定作用。这启示我们在撰写时，应注重将用途特征转化为对产品结构的具体描述，或在说明书中明确记载为实现该用途所作出的结构性调整，从而强化其技术贡献与限定效力。

3、总结

通过上述两个最高院的判例，可以看到，方法特征或用途限定对于实用新型的新颖性或创造性的判断的影响需要结合具体案情进行具体分析，有可能对于新颖性或创造性没有帮助或者帮助很小。因此，我们在撰写实用新型专利时，应当避免空洞地引入方法或用途特征；若确有必要，则建议在说明书中阐明其对产品形状、构造的具体影响，或将用途需求落实为明确的结构设计，以确保其在新颖性与创造性判断中发挥有效限定作用。