复审阶段修改的新挑战

中国专利制度为专利申请人提供了针对驳回决定的救济途径——专利复审程序。然而，这一程序的角色正在发生微妙变化：近年来，国家知识产权局受理的复审请求量大幅增长，自2020年起已增长超过70%。特别是随着审查周期持续压缩、发出通知书次数减少，申请人在实审阶段的修改和争辩机会被大幅压缩，大量修改和争辩被迫后移至复审程序。但值得注意的是，复审程序的制度设计并未因此放宽：它仍是救济手段，而非实质审查的延伸，其修改规则与实审阶段存在本质差异。本文拟结合实务经验，探讨当前形势下复审阶段修改的特殊考量。

《专利法实施细则》第六十六条为复审阶段的修改划定了基本边界："修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷"。《专利审查指南》第四部分第二章第4.2小节进一步明确了四种不合规的修改方式，其中包括："(1)修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围"以及"(2)将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求"。在实践中，这两条规定可能对申请人的复审策略产生决定性的影响。

这两项规定需要穿透字面来理解。"不得扩大保护范围"是复审修改的首要标准（请注意与一般的“修改超范围”的区别）。这里请注意，其判断基准并非原始公开文本，而是"驳回决定针对的权利要求"。更重要的是，"扩大"不能做机械理解：申请人在复审阶段的修改如果使得权利要求的保护范围单纯地进一步缩小，或只做文字修改而保护范围不变，则是比较保险的。相反在实践中，如果与"驳回决定针对的"保护范围相比，修改后的权利要求的保护范围并不明显扩大，但出现了新的内容，换言之修改前后的保护范围互不包含但相互交叉，则也会被认为开辟了新的保护“疆域”，属于"扩大"了保护范围的情况。

在形式上，通过增加技术特征而对权利要求进行进一步限定一般是可以接受的；但是在增加技术特征的同时将其他特征直接删除、或者通过"或"的关系将先前的技术特征与增加的技术特征限定为并列的方案，则具有很大的风险。这类修改的隐蔽性在于，申请人往往认为自己在"优化"技术方案，却忽视了复审程序对修改的基本要求。

而禁止将"缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求"则是一条看起来颇为"暧昧"的规定。根据实务经验，若修改是在原有的独立权利要求中基于额外的（例如从权利要求或说明书中提取）的特征对权利要求进行进一步限定的修改，基本上不会因"缺乏单一性的技术方案"而被审查员拒绝。

根据笔者与复审审查员的沟通，这里的关键因素实际上是"不得改变发明点"。与实审阶段允许在原始公开范围内调整发明点不同，复审程序作为救济程序，对发明点具有"锁定效应"。实务中，若修改未在本质上改变原先认定的技术效果及实现该技术效果的技术手段，审查员通常不会苛责单一性问题；但若修改实质上增加了审查负担——需要重新研究技术方案、对比文件甚至补充检索，则很可能以"缺乏单一性"为由拒绝。对于这种类型的修改是否被接受，复审审查员手中握有相当的裁量空间，其判断标准既包含技术层面的单一性分析，也包含程序效率的务实考量。

综上所述，在当前实审周期持续缩短、发出通知书次数减少的背景下，申请人及代理师更需精准把握复审程序的救济属性与修改边界。一方面，应充分认识到复审并非"二次实审"，其修改限制的特殊性要求申请人及代理师在实审阶段即做好充分准备，前置风险管控，避免因修改不符合规定而丧失救济机会；另一方面，对于涉及多个发明点或修改可能性的案件，可灵活运用分案申请策略来寻求对将不同发明点的分别保护，既避免单一性争议，又能为各技术方案争取独立的审查和授权机会。这样能够在"快审"与"严审"并行的制度环境下，最大化地维护申请人的专利权益。