从一件复审案例浅谈对”Product by Process”权利要求的审查意见的答复

一、引言

产品权利要求应当尽可能用产品本身的技术特征来表征，例如用静态结构（即零部件和其位置及连接关系）定义机器设备；用分子式或结构式定义化合物，用组分及含量定义组合物等。然而，由于各领域技术内容的复杂性，有时很难或无法用产品本身的结构、性能或组成特征来清楚而简要地表征所发明的产品，从而不得不借助于其他形式。"Product by Process "权利要求就是其中比较有代表性的一类，并且涉及的技术领域也日益广泛。

"Product by Process"权利要求要求保护的对象是产品，而技术特征却是方法，从形式上看它们是矛盾、不一致的，正是如此在权利要求的撰写、审批以及专利保护中带来许多特殊的问题。本文通过一件专利复审案例，探讨了针对"Product by Process"权利要求的审查意见的答复。

二、涉及"Product by Process"权利要求的相关规定

审查指南（2010）第二部分第二章第3.1.1节中规定：“当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响”。

审查指南（2010）第二部分第三章第3.2.5节（3）中规定了对于包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性的审查标准：“对于这类权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定结构和／或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和／或组成已发生改变”。

即，《审查指南》在判断"Product by Process"权利要求的新颖性时采用了推定这一特殊的判断方法。这也意味着，当申请人选择使用"Product by Process"权利要求时，其相应的也就需要承担一定的举证责任，证明该权利要求中的方法特征隐含了要求保护的产品具有某种使之区别于现有技术的特定结构和/或组成，否则该权利要求将被推定不具备新颖性。

三、实际案例介绍

1、基本案情

该申请涉及一种使用可以装配在PCB上的2D线圈结构来仿真3D线圈所产生的涡流场的技术。该申请的权利要求如下：

1．一种通过仿真3D涡流线圈而获得的2D涡流线圈，所述3D涡流线圈能够利用第一涡流流对测试表面进行涡流检验，所述2D涡流线圈在以与所述测试表面相对且平行于所述测试表面的方式配置时，生成特性与所述3D涡流线圈所生成的第一涡流流的特性相似的第二涡流流，……

审查员所引用的对比文件公开了一种传统的2D涡流线圈结构，其中所述2D涡流线圈以与金属构件表面相对且平行于金属构件表面的方式配置，在金属构件的表面产生涡流。

该案争议的焦点在于：特征“2D涡流线圈是通过仿真3D涡流线圈而获得的，所述3D涡流线圈能够利用第一涡流流对测试表面进行涡流检验，所述2D涡流线圈生成的第二涡流流的特性与所述3D涡流线圈生成的第一涡流流的特性相似”对其保护的主题是否起到了实质的限定作用。

2、审查员的观点

在驳回决定中，审查员认为：本领域技术人员容易想到对比文件所公开的2D涡流线圈产生的涡流可以对应于一种第一涡流，即公开了可以产生特性与第一涡流流特性相同的涡流的2D涡流线圈。因此，就2D涡流线圈这个主题来说，无论其是通过仿真3D涡流线圈获得的还是通过其他设计初衷获得的，制备方法的限定并未隐含所述2D涡流线圈与对比文件中的2D涡流线圈在结构和/或组成上有何不同。对比文件的2D涡流线圈客观上也可以仿真一个对应的3D涡流线圈，其与通过仿真具有一种特定涡流的3D涡流线圈所获得的2D涡流线圈在结构上并无不同。

3、对于驳回决定的答复

在请求复审时，代理人采用如下充分说理的方式进行了争辩：

（1）本申请的技术构思在于通过仿真3D涡流线圈来获得具有与作为仿真对象的3D涡流线圈相似的涡流流特性的2D涡流线圈。即在本申请中，2D涡流线圈通过如下特有的方来构建：预先确定作为仿真对象的3D涡流线圈以及与该3D涡流线圈有关的涡流流特性，然后在将2D涡流线圈与测试表面相对且平行于所述测试表面的方式配置的情况下，使该2D涡流线圈生成与所述3D涡流线圈所生成的第一涡流流的特性相似的第二涡流流。

与之相反，对比文件涉及的仍是传统的2D涡流线圈，其根本不存在通过仿真3D涡流线圈而生成2D涡流线圈的概念，这决定了对比文件在制作2D涡流线圈时：①不需要预先确定作为仿真对象的3D涡流线圈及其涡流流特性；②不存在针对3D涡流线圈的仿真处理；③对比文件所述的2D涡流线圈的图案、卷绕方向以及涡流流特性并不是由预先作为仿真对象的3D涡流线圈来决定的。

（2）对比文件与本申请关于2D涡流线圈的构建存在原理、具体制作工艺的上的本质区别。本申请中通过对3D线圈的仿真处理使得所制造出的2D涡流线圈具有特定的涡流流特性，从而表明本申请中通过仿真所获得的2D线圈的结构和/或组成不同于对比文件1中所述的涡流线圈46。因此，上述划线部分特征对权利要求1的主题起到了实质性的限定作用。

4、合议组的观点

在复审请求审查决定中，合议组最终认可了代理人的上述争辩理由，其给出了如下观点：

在本申请中，2D涡流线圈是通过仿真3D涡流线圈而获得的，并且所获得的2D涡流线圈能够产生和3D涡流线圈相似的涡流特性，这必然使得本申请中的2D涡流线圈具有与普通的2D涡流线圈不一样的结构，因为普通的2D涡流线圈并不能产生和3D涡流线圈相似的涡流特性。通过使用2D涡流线圈仿真3D涡流线圈，可以降低传统3D涡流线圈的制造成本，并减少体积。

而对比文件仅公开了一种2D涡流线圈，并未提及通过仿真3D涡流线圈而生成2D涡流线圈的概念，其产生的涡流流是否与3D涡流线圈产生的涡流流特性相似也无法预知。

在此基础上，合议组撤销了审查员作出的驳回决定。

四、结语

1、对答复审查意见通知书的启示

在答复有关"Product by Process"权利要求的的审查意见时，可行的答辩策略包括但不限于如下几种方式：

（1）提供有关对比实验效果数据来论证方法特征对产品起到了实际限定作用

通常，可以对本申请与对比文件有针对性地进行对比实验，特别是针对在本申请的申请文件中记载了定性或者定量实验数据的那些技术效果，所得的对比实验数据可以直观显示出发明在某个方面或者某种程度上的显著优越性。

例如，如果发明的制备方法的技术效果体现在可以高度优化产品的纯度、使产品的某些物理化学性能发生显著变化、或使转化率提高等方面，则可以通过提供由本申请和对比文件的制备方法所获得的产品在纯度、产品性能、转化率等方面的对比实验效果数据来证明二者的差异，从而为论证发明的新颖性/创造性提供有力的证据。

（2）在缺乏有效实验数据佐证的情况下，也可如上所述，牢牢抓住方法特征对产品的实际限定作用这条主线尝试进行争辩，从技术原理、具体实施方式、预料不到的效果等各个角度来充分论述该方法导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和／或组成已发生改变。

（3）必要时，也可将"Product by Process"权利要求修改为产品的制造方法，或者将"Product by Process"权利要求修改为不借助方法特征来表征的产品权利要求。

2、对撰写专利申请文件的启示

（1）在撰写之前预先评估拟定用方法特征限定的产品是否为一种新产品。如果为新产品，则撰写"Product by Process"权利要求完全没有问题。如果不是新产品，只是对制备方法或生产方法进行了部分改进或创新，则尽量将保护主题从产品改变为方法。

（2）为了避免单纯用方法特征限定产品的不足，可考虑在权利要求中补充该产品的结构、性能或组成等特征，以有利于专利申请获得授权。

（2017年）