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浅谈援引加入


北京林达刘知识产权代理事务所
 闫俊萍
  
一、关于援引加入

根据专利合作条约实施细则的规定,申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

援引加入的目的是为了使申请人发现递交国际申请时,遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入,而保留原国际申请日。援引加入适用的条件是:(1)申请人所提交的在先申请中包含了这些遗漏的项目或部分;(2)申请人预先在递交国际申请的请求书中写明了希望援引加入的说明;(3)申请人在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分。 对于上述(2), 国际申请请求书(PCT/RO/101表)的第VI栏已有“援引加入”的格式条款,不需另外指明。援引加入适用的期限为申请人递交国际申请之日起两个月或受理局发出改正通知的发文日起两个月。

在PCT公布文本中,关于援引加入的信息记载于著录信息“Published”部分并被标识为“with information concerning incorporation by reference of missing parts and/or elements (Rule 20.6)”,并且在说明书和权利要求书补入页的相应页面底部标识有“incorporated by reference  (Rule 20.6)”,表明这些页中包含了援引加入的项目或部分。

二、关于进入国家阶段援引加入的处理

根据专利合作条约实施细则的规定,受理局或指定局均可对援引加入作出保留。“受理局”是指受理国际申请的国家局或政府间组织,“指定局”是指申请人在请求书中指定一个或几个缔约国,要求这些国家在国际申请的基础上对发明给予保护,所指定的国家的国家局或代表该国的国家局。作为受理局对此条款予以保留的国家和地区组织包括:比利时、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、菲律宾、新加坡。作为指定局对此条款予以保留的国家和地区组织包括:中国、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、菲律宾、新加坡、土耳其。

中国国家知识产权局作为受理局接受了援引加入,但中国国家知识产权局作为指定局予以保留,也即国际申请在进入中国国家阶段时,对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的,专利局将不予认可。

根据专利审查指南的规定,对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,审查员将发出视为未要求优先权通知书。如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分,申请人在后续程序中也不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

更具体地说,当申请文件中含有援引加入项目或部分时,对于进入中国国家阶段的申请,申请人将面临两难选择:一方面,如果予以指明并请求修改相对于中国的申请日,通常情况下,重新确定的申请日会超出优先权日起十二个月,导致不能享受优先权,如果在优先权日与重新确定的申请日之间存在影响该申请专利性的现有技术或者优先权文件本身被公开,都会为本申请的授权带来不利甚至是决定性的影响;另一方面,如果不予指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不能保留援引加入项目或部分,并且也不能在后续程序中再指明或者请求修改相对于中国的申请日,在这种情况下,缺乏援引加入项目或部分会对申请文件的完整性造成影响,更严重的,有可能导致申请文件的公开不充分。

三、实务中的对应

1. 国内申请人的对应

对于国内申请人而言,考虑到申请量较大的指定局大多对援引加入进行了保留,因此,国内申请人需要谨慎利用援引加入。因此在首次提交国际申请时,应当仔细核对申请文件,尽可能避免出现遗漏。

在实务处理中,较常出现的情形是说明书缺页以及说明书附图缺失或部分缺失,这种缺失通常很难由受理局发现,只能由申请人自己发现。如果申请人发现有遗漏部分,需要在递交国际申请之日起两个月内请求援引加入。

此外,如果申请文件中含有援引加入项目或部分,国内申请人对于该申请是否进入中国国家阶段要采取谨慎的态度,如果优先权文件完整且涵盖了申请人想要保护的技术方案,可考虑以优先权文件作为中国申请,国际申请不再进入中国国家阶段。因此,即便是优先权文件,申请人也应当认真对待,尽可能清楚完整地记载想要保护的技术方案,以避免后续阶段的失误带来不必要的麻烦。

2. 国外申请人的对应

对于外国申请人而言,由于在进入中国国家阶段时已确定是否包含援引加入项目或部分,因而代理机构所要做的工作是帮助申请人做出正确的选择。当代理师接受国外客户的委托时,首先要确认是否存在援引加入,如果存在援引加入,则需要告知客户中国对于援引加入做出保留,并告知客户两种选择的优缺点,让客户能够做出适合申请人的选择。尽管大多数情况下,申请人会选择保留原申请日和要求优先权,但仍有一部分客户会选择重新确定申请日和放弃优先权。因此,尽早地报告客户并由客户做出选择是代理机构最佳的处理方式。

对于申请文件中含有援引加入项目或部分,一定要避免下述情况:在进入国家阶段时未能及时发现包含援引加入,导致在进入国家阶段时没有指明援引加入,导致申请人不得不被动选择删除援引加入部分。这种情况一旦发生,不仅会引起申请人的抱怨,而且如果由于这些部分的缺失导致该申请不能获得授权,则代理机构会面临更大的压力。

总之,应当尽可能避免PCT申请中出现错误,万一出现错误时应及时发现并采用正确的方式进行处理,尽早地与客户说明关于中国国家阶段援引加入的相关规定并协助客户做出合理的选择,才能帮助客户获得最优的结果。

参考文献:
1.PCT实施细则
2.对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告,国家知识产权局条法局,局公告第125号
3.专利审查指南
 
 
 (2019年)

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