涉及到域外行为的专利的战略布局的浅见

当前关税战已演变为“技术专利+贸易规则”的复合博弈，知识产权既是企业抵御关税冲击的“防弹衣”，更是刺破市场壁垒的“穿甲弹”。其价值实现需依托法律合规性、技术控制力、战略预判性的三维协同。面对不确定的国际贸易环境，需要从全球化的视角出发来进行企业的知识产权布局。

一、全球化视角下的知识产权布局的常见策略

关于全球化视角下的战略布局，通常采用“重点市场优先布局”、“专利池与专利联盟”以及“本地化创新与跨国合作”这三种常见的策略。

其中，重点市场优先布局是在专利权的保护要遵循属地原则的框架下制定的一种策略。知识产权的所谓属地原则，是指根据国家法律保护知识产权，具有严格的地域限制。根据该原则，一国对于本国知识产权的保护和管辖是排他性的，仅限于本国境内，一国对于知识产权的保护不得越境。也就是说，一项专利权的权利有效性仅限于其所获得授权的国家/地区，若申请人想就该技术在多个国家/地区获得专利保护，则需要分别在这些国家/地区申请并获得授权。

因此，能够通过在中国、美国、欧盟、日本等核心市场进行知识产权申请来实施重点市场优先布局，以确保产品在主要市场的合法合规性并且防止知识产权被竞争对手抢注。

二、专利法域外适用的侵权认定

1、专利法域外适用的背景

知识产权法的主要立法目的是激励创新，使创新者能够获得其应得的利益。然而，随着技术的复杂化、网络化，存在以下情况。即，潜在侵权人通过在海外、即非本专利所在国实施侵权行为，或者将知识产权侵权构成要件中的各个要件所对应的行为在不同国家分离实施，以逃避侵权责任。如果不能将上述行为认定为侵犯本国专利的专利权，则不仅会使本国的专利权人蒙受经济的损失，还会对产业的创新造成打击。因此，很多国家为了维护本国的企业或国家的经济利益，需要对本国的专利法律的适用赋予域外效力。

2、各国的涉及到域外行为的侵权认定

·关于美国

美国国会在1984年修改专利法时，引入了第271条（f）款，使《美国专利法》可以适用于在美国制造零部件但在境外组装的情形。由于第271条（f）款明确使用了在“美国国外”积极引诱侵权组装或者具有在“美国国外”组装侵权零部件的具体意图等文字，因此《美国专利法》已经被赋予域外效力。另外，《美国版权法》第106条在对专利权进行规定时并未对地域范围作出限制；此外，《美国版权法》第501条（a）款“一般侵权条款”也并未规定其仅适用于美国国内。这两个条款主要针对的是直接侵权行为。在涉及帮助侵权的问题上，美国一些法院认为美国版权法可以域外适用；当然，需要满足的前提条件是在域外的侵权行为人所帮助的直接侵权行为发生在美国国内。

·关于欧洲

以德国为例来进行说明。依据德国法院的观点，如果专利方法的多个步骤在多个国家之间跨国实施，即使部分的专利步骤并非在德国境内实施，只要该专利方法的所有优点在德国都已经得以体现，仍构成侵犯德国的专利权。

·关于日本

日本知识产权高等裁判所针对Dwango与FC2专利侵权纠纷案的判决成为涉及到域外行为的侵权认定的案例。具体来说，日本知识产权高等裁判所针对一起由服务器和通过网络连接的多个终端设备构成的系统的发明专利侵权案进行了判决，将创建并使用由位于日本境外的服务器和位于日本境内的用户终端构成的系统的行为认定为针对专利权的侵权行为。

·关于中国

中国最高人民法院在深圳市东方之舟网络科技有限公司与深圳市帝盟网络科技有限公司侵害发明专利权纠纷中，对于被诉侵权人主张的“服务器所处位置在中国境外并且被诉侵权技术方案的实际操作地点不在中国大陆，其行为不侵害中国专利权”的理由，不予支持，认定为针对专利权的侵权行为。

由上可知，各国都在不断地推进知识产权有关法律规定域外适用，以更好应对当前严峻的国际局势，保护取得本国专利权的企业或个人的利益和国家利益。

三、涉及到域外行为的专利的重点市场优先布局

如上所述，由于知识产权的地域性的限制，企业在越多的国家提出专利申请的话，对于专利的保护会越有利。然而，在大量的国家提出专利申请的话，成本会非常高。因此，企业在考虑到经济成本的前提下，通常实施重点市场优先布局。也就是说，企业在进行重点市场优先布局时，根据目标市场的资源禀赋、政策环境以及消费特征来确定与专利的适配度高的国家，将这些国家作为有专利保护需求的国家而在各个国家分别提出申请。

在专利的实施涉及到除专利申请的国家以外的国家的情况下，专利权通常不会受到保护。然而，若参照上述列举的域外行为的侵权法条和侵权判例而判断为域外行为可能受到专利申请的国家的域外效力的保护，则即使域外行为的实施地点并非专利申请的国家，也可以考虑在专利申请的国家提起诉讼来控告侵权行为。因此，在进行涉及到域外行为的专利的重点市场优先布局时，可以从成本和专利申请国家的专利法域外效力出发，对于专利申请的国家及数量进行取舍。

另外，由于专利保护有地域性，因此，同一专利家族的申请在各国的审查尺度和审查进度可能不同。具体来说，存在以下情况：同一专利家族的申请在A国家获得授权而在B国家未获得授权；同一专利家族的申请在A国家和B国家均获得授权，但是在A国家和B国家的授权范围的大小不同；同一专利家族的申请在A国家已经获得授权而在B国家尚未审查或者正在审查。

通常，在进行了重点市场优先布局的情况下，被侵权人在侵权行为的实施国家提出针对侵权行为的诉讼，并且以通过该国家的专利局审核而被授权的权利要求范围来进行侵权认定。然而，若是涉及到域外行为的专利，也可以考量该专利在不同国家的审查结果，选择对于企业自己更为有利的管辖地点来提起诉讼，从而更好的保护企业的利益。例如，若涉及到域外行为的专利在侵权行为的实施国家未获得授权，可以考虑在已经获得授权的国家提起专利权侵权的诉讼。

四、小结

当前，国际形势发生深刻变化，技术也在不断地发展和革新，各国都以各种方式不断扩大本国知识产权法的域外适用从而满足知识产权的国际事务需求。因此，要求专利工作者因应形势的变化而在专利实务中不断进行探索。