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专利
中国专利代理师 李楠
一、引言
信息披露(Information Disclosure Statement,IDS)制度是美国专利制度中的一项重要程序,要求专利申请人在专利审查过程中向美国专利商标局(USPTO)提交所有已知的、与专利申请相关的现有技术。这一制度旨在确保专利审查的公正性,防止申请人隐瞒可能影响专利授权的关键信息。
本文将从IDS制度的起源、主要内容和主要特点等方面进行介绍。
二、IDS制度的起源
1、法律基础:诚信义务的延伸
IDS制度的法律基础可以追溯到美国专利法中的“诚信义务”(Duty of Candor)原则。根据《美国专利法》第37章第1.56条(37 CFR §1.56),专利申请人及其代理人在专利申请过程中有义务向USPTO披露所有已知的、与专利的可专利性相关的信息。这一义务源于普通法中的“最大诚信原则”(Utmost Good Faith),旨在防止申请人通过隐瞒关键信息获取不当专利。
2、历史背景:从判例法到成文法
在20世纪中期,美国法院通过一系列判例强化了专利申请人的披露义务,其中最具有代表性的判例是Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co. (1944)。
该案件中的关键问题是Hartford-Empire在1932年的诉讼中伪造证据 以支持其专利有效性。Hazel-Atlas在发现欺诈后,要求法院撤销1932年的判决。地区法院和上诉法院均拒绝,最终案件上诉至最高法院。最高法院在1944年裁定:因Hartford-Empire的欺诈行为严重损害司法公正,1932年的侵权判决无效。最高法院强调,欺诈行为污染了司法程序,必须予以纠正,即使判决已过去多年。
该案件成为打击通过欺诈手段维持专利垄断的典型案例,确立了法院对欺诈行为的零容忍态度,即使判决已生效也可被撤销。
后来,USPTO正式将这一披露义务写入《专利审查程序手册》(Manual of Patent Examining Procedure,MPEP),并建立了系统的IDS提交规则。
三、IDS制度的主要内容
1、提交主体
♦ 专利申请人
♦ 发明人
作为IDS的提交主体的发明人,即便不是申请人(如职务发明的情况),也需要确保已知的现有技术被提交。
♦ 专利代理人/律师
其职责是协助申请人或发明人识别需要披露的现有技术,确保IDS的格式符合USPTO的要求,并在法定期限内提交。
♦ 第三方
例如公众成员、竞争对手或其他利益相关方可以根据第三方提交程序提交IDS。
2、提交内容
申请人必须提交所有已知的、与专利申请相关的现有技术,包括但不限于:
♦ 已公开的专利文献(美国或外国专利);
♦ 非专利文献(学术论文、技术报告、产品手册等);
♦ 相关司法判决(如已有专利无效案例);
♦ 其他可能影响专利审查的材料(如竞争对手的产品信息)。
3、提交时间
♦ 专利申请阶段
申请人可以在提交专利申请的同时提交IDS。
♦ 审查过程中(绝大部分IDS都在这个阶段提交)
该过程中的关键期限有:
首次提交:通常在提交专利申请后的3个月内,或首次OA(通常是Non-Final)下发前的任何时间。
后续提交:在审查过程中,若发现新的现有技术,需在知晓后的3个月内提交。
♦ 授权前
这个阶段一般是指在收到授权通知(Notice of Allowance)后至缴纳授权费之前。如果此时提交的IDS包含新的参考文献,审查员需要判断是否重新开启审查(Reopen Prosecution)。另外,如果IDS在授权费缴纳后提交,则需要通过请求RCE(继续审查)或提交再审(Reissue)程序,但程序复杂且费用高昂。
4、其他重要规则
♦ 持续性披露义务
提交主体需要在整个审查过程中持续披露已知的实质性现有技术。
♦ 外国同族申请的引用
若在其他国家专利局的审查中引用了新文献,需在3个月内或授权费缴纳前(以较早者为准)提交至USPTO。
5、未履行IDS义务的后果
如果申请人故意或过失未提交关键现有技术,可能导致:
♦ 专利被宣告无效(如Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (2011)案);
♦ 被指控专利欺诈,影响后续专利诉讼。
四、IDS制度的主要特点
1、主动披露义务
不同于某些国家的专利制度(如欧洲专利局仅依赖审查员检索),美国的IDS制度强调申请人的主动责任。
2、宽泛的现有技术范围
IDS信息不仅限于专利文献,还包括非专利文献、商业产品等,确保审查全面性。
3、严格的违规惩罚
未履行IDS义务可能导致专利无效,甚至影响企业声誉和法律责任。
在专利侵权诉讼中,被告可以主张“不公平行为(Inequitable Conduct)”。若成立,则专利即使技术有效也无法执行,而原告(专利权人)可能要承担对方的律师费。
美国的专利代理人/律师如果违反了IDS义务,即未按要求提交已知的实质性现有技术,则可能被指控违反职业责任。客户可以提起职业失职诉讼(Legal Malpractice),要求赔偿损失(如专利许可费、诉讼成本等)。
对于专利代理人/律师,USPTO的处罚包括:警告(Reprimand);暂停执业(Suspension);永久除名(Disbarment)(最严重情况)。在例如故意欺诈USPTO等的极端情况下,还可能涉及刑事指控。另外,如果律师同时持有州律师执照,则可能因“不诚信行为”而受到州律师协会的调查或处罚(如罚款、吊销执照)。
五、结语
IDS制度作为美国专利体系的特色组成部分,对刚开始了解美国专利体系的朋友而言,是一个不容易理解又很难回避的重要知识点。本文提供了关于IDS制度的简要介绍。如果希望系统地了解该制度,则可以参阅MPEP的第2700章。
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