浅谈“技术问题”在创造性审查意见答复中的应用

“三步法”，也被称为“问题解决法”（Problem-solution approach 简称PSM），是判断发明或实用新型的创造性的重要方法，其包括：（一）确定最接近的现有技术，（二）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（三）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在基于“三步法”的创造性判断中，第二步“确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题”具有承上启下的关键作用。发明实际解决的技术问题是重塑发明改进现有技术的推动力，本领域技术人员寻找技术启示时不是漫无目的地搜索或尝试，而应当以发明实际解决的技术问题为导向进行有目的的寻找。

实践中，关于“发明实际解决的技术问题”的确定，如果审查员没有对发明与最接近现有技术的方案构成、技术效果等进行综合分析之后予以确定，则可能会出现主观判断的错误，进而影响了创造性的客观判断。本文通过一些案例对“技术问题”在创造性审查意见答复的应用作了一些探讨。

一、审查指南关于“发明实际解决的技术问题”的确定的相关规定

《专利审查指南》第二部分第3.2.1.1节规定了在基于区别特征确认发明实际解决的技术问题时的规则：

（1）根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

（2）对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。

（3）重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。

虽然区别特征体现了发明对现有技术作出的创新，但是评价发明是否具备创造性，并不简单地取决于区别特征本身是否常见或技术方案表面是否相似，而要判断发明通过引入区别特征而完成的技术任务是否给所属领域带来足够的贡献和价值，具体来说，要判断现有技术是否给出将区别特征应用到最接近现有技术中以解决本发明实际解决的技术问题的启示。在这一判断中发明实际解决的技术问题在其中发挥着重要作用。

二、审查意见关于“发明实际解决的技术问题”的确定的常见问题及答复策略

2.1审查意见忽视了对发明实际解决的技术问题的确定。

在案例1中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别特征在于：在所判定出的所述装置的异常不是所述规定的异常的情况下，所述控制器将所判定出的所述装置的异常作为未知的异常来输出。上述区别特征属于常规的技术手段，因此权利要求1不具备创造性。

对于这样的审查意见，可在审查意见陈述中强调审查员直接略过发明实际解决的技术问题的认定步骤而断言上述区别特征是常规技术手段，违反了审查指南的规定的“三步法”。

发明创造并不是凭空产生的，技术问题是创新的动力，当区别特征看似属于公知常识时，更要避免被区别特征本身是否常见或技术方案表面相似性所误导，忽视了对技术问题的考察，而轻易得出技术方案不具备创造性的结论。

2.2审查意见中区别特征认定不准确导致发明实际解决的技术问题确定错误。

确定发明实际解决的技术问题应以准确认定区别特征为前提，如果区别特征认定不完整，甚至错误，那么据此确定出的发明实际解决的技术问题一般情况下也不可能准确。

在案例2中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别特征在于：应用于商用车辆。基于以上区别特征，权利要求1实际解决的技术问题是车辆类型。上述区别特征是常规技术手段，因此权利要求1不具备创造性。

代理人通过仔细研究对比文件1后发现对比文件1没有公开本发明针对没有正在提供服务的车辆，基于商用车辆的当前位置信息来判定是否应该使车辆进行环绕行驶的技术手段。

因此，重新确定权利要求1与对比文件1至少存在如下区别特征：环绕行驶执行判断部针对没有正在提供所述服务的车辆，基于所述商用车辆的当前位置信息来判定是否应该使所述车辆进行环绕行驶。

基于上述区别特征，发明实际解决的技术问题应当是，提供一种能够短时间地且以少的能量消耗向下一个利用者进行车辆调度的商用车辆运用系统。

本案中，由于审查员关于区别特征的认定首先就是不准确的，在此基础上所认定的技术问题显然也是错误的。

2.3审查意见中认定的发明实际解决的技术问题并不是基于区别特征在发明实际获得的技术效果确定的。

确定发明实际解决的技术问题时应当以所属领域技术人员的视角，客观分析区别特征给发明带来的技术效果，并基于此来确定发明实际解决的技术问题。

在案例3中，审查员指出权利要求1与对比文件1存在区别特征：阀被控制为：通过对所述第一螺线管通电，所述阀被移动至向所述驻车制动器输出压缩空气的填充位置，以解除所述驻车制动器，通过对所述第二螺线管通电，所述阀被移动至从所述驻车制动器排出所述压缩空气的排气位置，以使所述驻车制动器进行动作。基于上述区别特征，发明实际解决的技术问题是“如何选型阀的驱动方式”。

然而，通过上述区别特征，本发明通过对所述阀的第一螺线管、第二螺线管通电来利用压缩空气使驻车制动器进行解除/致动动作，由此能够更有效提高使车辆使用空气制动器并且进行电驻车控制的响应性。

因此，基于上述区别特征，发明实际解决的技术问题应确定为，如何更有效提高使车辆使用空气制动器并且进行电驻车控制的响应性。

审查员认定的该技术问题完全不能体现上述区别特征在发明中所起的技术效果，违背了审查指南的规定，因此是错误的。

在案例4中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别特征在于：所述控制装置具有：（1）登录状态管理单元，其对来自所述本地操作终端和所述远程操作终端的同时登录状态进行管理；（2）装置画面显示状态管理单元，其对处于登录的所述本地操作终端和所述远程操作终端的装置画面显示状态进行管理；以及（3）画面数据制作单元，其基于所述同时登录状态和所述装置画面显示状态，来针对所述本地操作终端和每个所述远程操作终端制作向所述处于登录的所述本地操作终端和所述远程操作终端发送的所述装置画面的画面数据。基于上述区别特征，权利要求1实际解决的技术问题为：通过装置画面实现对半导体制造装置的操作。

然而，对比文件1已公开了通过操作在计算机2或处理装置1上显示的画面来控制处理装置1。因此，审查员再将发明实际解决的技术问题认定为“通过装置画面实现对半导体制造装置的操作”显然是不适当的。发明实际解决的技术问题应当是，提高本地操作终端及远程操作终端的显示画面的管理效率。

在案例5中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别特征在于：还设置有在氮化钛层上的氮氧化钛层、设置在氮氧化钛层上的氧化钛层，表面保护膜设置在氧化钛层上。基于上述区别技术特征，该方案实际所要解决的技术问题是：如何提高抗反射膜的性能。

但是，通过上述区别特征，发明能够利用TiO层与TiON层的氢键结合来防止水分的侵入。其结果，能够抑制氧化钛的体积膨胀、氮化钛的NH₄⁺的脱离现象，从而防止设置在半导体基板上的防反射膜的分解反应、布线层的腐蚀等，提高半导体装置的可靠性。

基于上述区别特征，发明实际解决的技术问题应当是，提供一种能够防止设置在半导体基板上的防反射膜的分解反应、布线层的腐蚀等从而能够提高可靠性的半导体装置。

相反，审查员将发明实际解决的技术问题上位化为“如何提高抗反射膜的性能”是错误的，其没有充分考虑上述区别特征在发明中的技术效果。尤其是，所谓“提高抗反射膜的性能”本身就是模糊不清，抗反射膜的性能多种多样，包括抗反射的能力，膜的强度、膜的可靠性等。使用这种模糊不清的概念来作为技术问题本身就是不恰当的。

应当注意的是，专利说明书（如背景技术）中记载的技术问题可能不是发明或实用新型实际解决的技术问题，实际解决的技术问题是要求保护的发明或实用新型实际能够解决的技术问题，其既不是专利申请文件声称要解决的技术问题，也不同于现有技术本身存在的缺陷。在确定发明实际解决的技术问题时要注意与区别特征在发明中获得的具体技术效果相匹配。

2.4审查意见中认定的技术问题已包含对区别特征的指引或者暗示。

确定发明实际解决的技术问题，是以技术手段达到的技术效果为基础，不应将技术问题确定为技术手段本身，也不应带有发明为解决该技术问题而提出的技术思路、解决手段以及引用相应技术手段的指引，否则容易在后续对显而易见的判定中陷入“事后诸葛亮”式的误区。

在案例6中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别特征在于：（1）基于根据预先获得的所述测定对象物的形状数据设定的移动路径的形状，生成用于使所述探头沿所述移动路径移动的速度图案；（2）判定所述速度图案的速度变更的定时是否与所述形状测定装置的控制采样周期同步；并且在所述速度图案的速度变更的所述定时与所述控制采样周期不同步的情况下，对所述速度图案进行修正使得所述速度图案的速度变更的所述定时与所述形状测定装置的控制采样周期同步。基于上述区别特征（1）-（2），权利要求1实际解决的技术问题是：“如何修正速度图案的速度变更的所述定时与所述控制采样周期不同步造成的误差”。

然而，审查员所认定的上述技术问题实际上已包含了发明技术手段的指引。审查员将解决技术问题的技术手段写入到技术问题中，明显人为降低了发明的创造性高度，违背了审查指南的规定。

基于上述区别特征，发明实际解决的技术问题应当是，在基于速度图案来控制探头移动的情况下，如何使形状测定装置实现没有控制偏差且极高精度的扫描测定动作。

在创造性的答复中，如果判断审查意见中认定的技术问题已包含对区别特征的指引或者暗示，需要向审查员明确指出该认定不符合审查指南的规定，然后再基于区别特征在要保护的发明中所能达到的技术效果，重新确定发明实际解决的技术问题。

2.5提出新的技术问题或者发现现有技术的存在的缺陷本身已体现了创造性的贡献。

在发明创造中，如果本领域技术人员不会或根本不可能意识到技术问题，自然也就不可能，也就不会有动机去寻找解决该技术问题的技术方案。

在案例7中，审查员指出权利要求1与对比文件1的区别在于：根据处理容器内的压强不破坏气体团簇的程度设置合适的气体喷射喷嘴的根数。在通气速率一定的情况下，气体喷射喷嘴的根数直接影响处理容器内的压强是公知常识，为了保证气体团簇的形成，设置合适的气体喷射喷嘴的根数是惯用技术手段，因此权利要求1不具备创造性。

该案争议的焦点在于，本领域技术人员在对比文件1公开的自一个气体喷射喷嘴喷射气体生成的气体团簇来基板表面的清洗的基础上是否意识到导致处理性能降低的原因，进而有动机在基板表面的清洗过程中有目的地通过设定适当的气体喷射喷嘴的根数及间距来获得较高处理性能。

对本领域技术人员而言，改善自一个喷嘴喷射气体生成的气体团簇导致的处理性能降低的方法可能涉及多种方法，如增大气体喷射喷嘴的孔径、提高气体喷射喷嘴相对于载置晶片的表面移动的速率、增加气体喷射喷嘴的数量等。

即便能够想到通过设置多根气体喷射喷嘴来改善基板处理性能，但如发明背景技术所描述的，若设置多个气体喷射喷嘴则气体流量增加，因由此造成的真空度的降低而导致处理性能降低。即、在真空度较低时气体团簇被破坏，因此，当喷嘴的根数增多而真空度比预定值低时，因气体团簇的破坏而使处理性能降低。此外，即使气体团簇喷嘴的根数适当也存在局部真空度降低的情况，在该情况下在该部分处理性能降低。

对比文件1既没有公开设置多根气体喷射喷嘴来改善基板处理性能的技术方案，也没有记载任何关于设置多个气体喷射喷嘴造成的真空度的降低（气体团簇被破坏）而导致处理性能降低的内容，更加没有记载即使气体团簇喷嘴的根数适当也存在局部真空度降低的情况，在该情况下在该部分处理性能降低的内容。

基于以上考虑，发明实际解决的技术问题应确定为如何能够不破坏气体团簇且以高生产率由气体团簇进行基板处理。

技术启示根源于技术问题的推动。因此，不能忽视发明人在发现设置多个气体喷射喷嘴仍影响基板处理性能降低的原因过程中所做出的创造性的贡献。对本领域普通技术人员而言，“发现设置多个气体喷射喷嘴仍存在影响基板处理性能降低的原因”和“提出相应的技术手段”均是发明人在该案申请日之前需要跨越的技术障碍。

三、结语

技术问题是重塑发明的推动力，在技术启示的判断中发挥着重要的指引作用。技术问题既是连接现有技术与发明创造性贡献的桥梁，也是遏制“事后偏见”的客观标尺。技术问题的提出或发现本身是发挥其指引的作用的前提，如果本领域技术人员不会或者根本就不可能意识到技术问题，自然也就不可能或有动机区寻找解决该技术问题的技术方案。如果脱离了对技术问题的考察，仅片面的关注区别技术特征本身是否在其他现有技术中记载，或者是否是公知常识，将影响创造性评价结果的客观公正性。

因此，在针对创造性的审查意见答复中，要重视“技术问题”在创造性判定中的重要指引作用。针对创造性的审查意见，代理人应当以准确认定区别特征为前提客观分析、评估审查员认定的发明实际解决技术问题的合理性，并据此提出有针对性的争辩理由，提高创造性答复的成功率。