针对“割裂技术特征”审查意见的答辩思路

前言

在专利实质审查过程中，我们经常会遇到审查员将解决技术问题的完整的技术手段割裂，将技术特征碎片化来评述创造性的情况，审查员将记载于不同现有技术的零散的技术特征或技术特征拼凑在一起，认为区别技术特征解决的技术问题客观存在，现有技术之间的结合存在技术启示，从而否定权利要求的创造性。针对这种情况，笔者基于审查指南的规定，并结合具体案例探讨申请人的答辩思路。

审查指南的相关规定

在审查指南第二部分第四章第3.2.1.1“突出的实质性特点的判断”的判断方法（2）中指出“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”

根据审查指南的上述规定主张创造性时，我们通常会关注到被割裂特征各自不同的效果、以及各特征之间相乘的效果（即1+1＞2的效果），并由此来主张对比文件之间的结合不容易想到。实务中还有一种情况容易被我们忽略，即部分特征记载的目的是为了说明技术问题的产生背景，另一部分特征则是为了解决技术问题，这种情况下也应当从整体上来考虑技术方案的创造性。

案例1：（2020）最高法知行终38号

案例1涉及一种高流动度灌浆材料，最高院在判决中指出，原审判决未能将本专利组合物技术方案作为一个整体看待，未考虑方解石粉作为矿物填料与矿物改性组分之间功能上的相互支持关系，遗漏了与“方解石粉粒径选择+方解石粉选择组合”区别技术特征中“方解石粉选择组合”的部分，从而产生了“三步法”评价创造性时的特征割裂现象的缺陷，从而得出了偏离创造性实质的错误结论。

在案例1中，被诉决定和一审判决忽略了不同特征之间的相互支持关系、以及由于该关系而产生的技术效果（即1+1＞2的效果），二审判决的观点是主张技术方案整体性带来创造性的典型争辩思路。

案例2

案例2涉及审查意见割裂了发明和现有技术的整体性，通过针对“割裂特征”的争辩，在复审阶段成功获得授权的一个案例。

在案例2中，现有设备的构件1具备实现剪切功能的特征a和实现按压功能的特征b，由此在实现剪切功能的同时实现按压功能。但是，如果想利用构件1单独实现按压功能时，特征a中的剪切部件会与物体表面接触而可能损伤物体表面，为此，涉案专利改进特征b而使构件1可安全地单独实现按压功能。

根据以上说明，首先现有设备没有提及单独实现按压功能的使用场景，其次在单独使用按压功能的情况下，特征a也会随之带来安全问题。因此，涉案专利中的特征b的改进是为了在单独实现按压功能时解决特征a的安全问题而做出的，即涉案专利所要解决的技术问题是：在具备特征a和特征b的构件1中，如何安全地单独实现按压功能。

然而，审查员在审查过程中，先是将核心特征（改进后的特征b）抽离出来而将技术问题概括为“如何实现按压功能”，在笔者进行争辩之后，审查员又主张“在使用现存设备单独实现按压功能时，客观存在安全问题，本领域技术人员能够意识到”，进而做出驳回决定。

进入复审后，笔者继续以技术问题的认定以及技术特征割裂为核心进行了争辩，最终获得了合议组的认可，撤销驳回决定。

在案例2中，审查员最先认定的技术问题“如何实现按压功能”显然忽视了特征之间的关联性，将特征碎片化。虽然特征b的主要作用是实现按压功能，但其改进的目的是解决特征a所致的安全问题，也即特征b的改进与特征a紧密相关，二者不能割裂对待。

另外，审查员随后的主张“特征a的安全问题客观存在，本领域技术人员能够意识到”则属于脱离现有技术的事后诸葛。在现有设备中，按压功能是在启用剪切功能时的附加功能，其从未涉及“单独实现按压功能”的使用场景，自然不会暴露对应的缺陷，本领域技术人员在涉案专利的申请日前不会意识到相应问题，更谈不上针对性的改进动机。

小结

在使用三步法评价创造性时，特别是在第二步确定发明的区别技术特征以及发明实际解决的技术问题时，由于强调特征的比对和对应性，在确定发明区别特征时，审查员往往容易忽略技术方案的整体性，发生特征割裂现象。

面对审查员忽视特征之间的关联性、将技术特征碎片化时，我们不仅要考虑特征之间在结构关系、技术效果上是否互相支持，也要考虑技术特征在整体上是否对于技术问题的产生起到作用。通过对于技术问题的正确认定以及特征之间关联性的把握，引导审查员不拘泥于技术特征的机械比对，从整体上理解技术方案与现有技术的区别，从而更容易说服审查员认可技术方案的“非显而易见性”。