中国专利代理师 刘成

前言

实用新型只保护产品，其权利要求中不能涉及对于方法的改进。在实际的审查过程中，会遇到审查员认为实用新型的权利要求中的某特征涉及方法改进，从而认为该权利要求不属于实用新型的保护客体的情况。面对这种情况，代理人需要陈述相关特征属于现有技术，或者提供证据文件来证明相关特征属于现有技术而不涉及方法改进。而随着审查标准的变化，对于证据文件的证明力度可能也会提出越来越高的要求。本文将结合笔者遇到的一个具体案例，来浅谈当前实务中用来证明方法特征属于现有技术的标准。

案情介绍

本实用新型案例涉及一种设备，权利要求1中记载了组成该设备的多个部件，其中包括“部件A……”、以及“控制部，其基于所述部件A的输出来生成输出值（记为特征1）”。同时，说明书中已经在“背景技术”部分记载了现有技术中通常基于部件A的输出来生成输出值，且提供了专利文献1和专利文献2作为现有技术文献，并且在“实用新型内容”部分对于特征1进行了具体的描述。这里需要说明的是：专利文献1、2中不存在与特征1完全一致的记载，而是以更加具体和下位的方式记载了如何基于部件A的输入来生成输出值，并且专利文献1和2公开的与该特征1相关的具体技术手段与本申请的说明书中的具体实施方式也并非完全一致。

审查员在第一次审查意见通知书中指出特征1是对方法本身提出的改进，导致权利要求1既包含形状、结构特征，又包含对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型的保护客体。

代理人基于以往的经验，在答复第一次审查意见通知书时争辩：特征A属于现有技术而不涉及方法的改进，同时提供了专利文献1和2作为证据，指出专利文献1和2的相关段落公开了特征A。

然而，审查员没有接受代理人的意见陈述，以相同的理由发出了驳回决定。

代理人在提出复审请求时对特征1进行了修改，并继续基于前述证据进行了陈述。

合议组发出复审通知书，坚持认为特征1涉及方法改进，并在针对意见陈述的答复部分坚持认为上述证据与本申请的说明书中关于特征1的具体实施方式不同，无法证明特征1属于现有技术。

案件进行到此时，代理人意识到以往认为足以说服合议组的陈述和举证力度对于本案件可能尚欠火候。为了更好地理解合议组的意图及其对于举证文件的要求，代理人与主审进行了电话沟通。通过本次电话沟通，代理人了解到：按照当前的标准，至少是本案合议组的标准，证据文件如果想要证明权利要求中的方法特征属于现有技术，仅仅提供公开作为该方法特征的下位概念的手段的现有技术是不够的，最好是提供公开说明书中所记载的关于该方法特征的具体实施方式的现有技术证据。具体到本案，虽然专利文献1和2公开了实现特征1的不同的具体实施方式，但是，由于其与本案的说明书中所记载的特征1的具体实施方式不同，因此，仍不足以证明特征1属于现有技术而不涉及对方法的改进。

基于上述沟通情况，代理人补充检索到新的证据文件，其公开日早于本申请的申请日并且记载了与本申请说明书中的具体实施方式几乎一致的内容，同时对新的证据文件与本申请说明书中的相关记载进行了详细的特征对比，最终成功说服了合议组，使得本案最终获得授权。

案例启示

在处理本案之前，笔者曾经认为：对于证明实用新型申请中的方法特征属于现有技术而不涉及方法的改进的证据文件，只要能够以类似于权利要求的新颖性评判的标准判断为相关方法特征被公开（例如证据文件公开了方法特征的一种或多种具体实现方式）即可。这种观点在之前的较长时间内也被证明是可行的。但是本案例表明，上述标准至少不是万无一失的，随着中国审查标准的变化，对于上述证据文件的举证要求也越来越高。在这种形势下，证据文件不仅需要能够使得相关方法特征被公开，还需要公开本申请的说明书中关于相关方法特征的具体实施方式，如此才能更加有力地说服审查员和/或合议组。

这种情况无疑对于实用新型申请的撰写提出了更高的要求。一方面，代理人在撰写阶段需要尽量避免在权利要求中出现过多的方法特征；另一方面，在方法特征避无可避的情况下，则可能需要对于未来可能要进行的现有技术举证做出充分的准备，比如权利要求中出现的方法特征以及说明书中的相关描述尽量与代理人或申请人已知的现有技术中的表述保持一致等。

需要说明的是，以上只是笔者基于这一个案例得出的结论，可能有的审查员或合议组对于证据文件的要求没有这么严格，甚至不需要举证仅通过陈述说理也能够说服审查员或合议组。但是，如果能够未雨绸缪，提前做好准备，则对于未来可能出现的客体问题的审查意见能够更加游刃有余。