除くクレームに関する中日運用の対比について

前書き

除くクレームとは、請求項の補正時に否定的表現を導入することによって、特定の保護対象を請求項の技術的範囲から除外することで、クレーム範囲を減縮することをいう。

I. 中国における運用

1．通常の除くクレーム

中国の運用において、除くクレームへの補正に対する審査官や裁判官の判断は厳しい。一般的な原則として、このような補正は、新たな技術的事項を導入するものである場合、新規事項の追加に該当すると判断される。

中国特許庁及び中国裁判所の解釈によれば、除くクレームへの補正の適用は通常、下記いくつかの特定の場合に限られている。

（1）請求項に「非治療目的」といった限定を加えるなど、請求項から不特許事由を除外する場合。

（2）拡大先願に関する内容を除外して新規性を確保する場合。

（3）先行技術を除外して新規性を確保する場合。ここにいう先行技術とは、所属する技術分野が出願発明の技術分野から外れており、解決する課題も技術的思想も全く異なり、出願発明の完成について教示や示唆が一切ないものをいう。つまり、先行技術による偶然の開示に起因する新規性欠如の場合には、当該先行技術を除く補正が認められる。

上記特定の場合以外の除くクレームへの補正は通常、新たな技術的事項の導入につながるため、認められない。

代表的な例としては、例えば、成分AとBを含む組成物に関する請求項は、成分A、B及びCを含む引用発明に対して新規性を有しない。この場合、新規性不備を解消するために、「前記組成物は、成分Cを含まない」との限定を請求項に加えて引用発明との差別化を図ることがある。

しかし、請求項に係る組成物が「成分Cを含まない」ことについて、当初の明細書には記載がなく、補正後の情報は当初の明細書に記載の情報と一致せず、当初の明細書から直接的かつ一義的に特定できるものではない。この場合、上記補正は新規事項の追加に該当すると判断されやすい。

なお、除くクレームの補正内容について当初の明細書に記載がある場合、例えば、この例において、当初の明細書に「成分Cを含まない」ことが明記されている場合には、当該補正は新規事項の追加に該当しない。

2．現在の運用

中国では、除くクレームへの補正は厳しく制限されているが、審査運用において、上記例示された3つの場合に該当しなくても認められたケースもいくつかある。

（1）事例1

出願人は、請求項1に「前記無色透明のポリイミドフィルムは、酸化防止剤を含まない」との構成を加える補正を行うとともに、「明細書に『ポリイミドの有機溶媒溶液に酸化防止剤を添加することができる』との記載がある。このように、本願において酸化防止剤が任意成分である。そのため、当該記載には、『酸化防止剤を含む』と『酸化防止剤を含まない』という2つの場合が包含されている。この補正は、酸化防止剤を含まないことを明確に規定するものであり、新規事項の追加に該当しない。」という主張を行った。

その結果、当該補正は審査官に認められた。

（2）事例2

出願人は、請求項1に「前記クッション部は、ゴムを含まない」との構成を加える補正を行うとともに、「明細書には、『上記目的を達成するために、本発明者らは、ゴムに代わるクッション性と耐熱性を兼ね備えた材料について研究を行った。』との記載がある。ここで「ゴムに代わる」と明記されていることから、本願発明においてゴムを含まないことが明らかである。」という主張を行った。

その結果、当該補正は審査官に認められた。

このように、中国の審査運用において、除くクレームの判断基準について審査官によって個人差があるため、上述した3つの特定の場合に該当しなくても、認められた例がある。

このような例があっても、運用が緩くなるわけではなく、除くクレームへの補正を行うと、新たな技術的事項を導入するものとして拒絶された場合がほとんどである。また、弊所の考察によれば、中国裁判所の運用では、除くクレームは一貫して厳しく判断されており、認められた例は稀である。

II. 日本における運用

日本の審査運用において、除くクレームとする補正について、クレーム発明が、引用発明と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条第2項又は第39条）を失う恐れがある場合に、重複部分を除く補正や、「ヒト」を包含しているために、産業上の利用可能性の要件（日本特許法第29条第1項の柱書）を満たさない拒絶理由を受けた場合に「ヒト」を除く補正は、新たな技術的事項の導入とならない限り、通常認められる。

例えば、日本の特許審査ハンドブックの付録Aにおいて、補正後の発明に新規事項を導入しないものと判断される例（事例32と事例33、以下、「例1」と「例2」という）が記載されている。

例1：請求項1において、「ナイアシンを除く」との限定を行うことで、引用発明に基づく新規性欠如を解消し、且つ明細書から元々記載されていた「ナイアシン」も削除する補正。

このように、当初の明細書には「ナイアシンを除く」という記載がなく、むしろ「ナイアシンを含む」と記載されている。

この補正は許されるものとされている。それは、引用発明に記載した事項のみを除く補正は、当初の明細書等に記載された事項の範囲内において行うものであると明確に規定されているからである。したがって、この補正は新規事項の導入に該当しないとされている。

例2：請求項1において、「ただし、一般式（a）で表される構成単位を有するポリマーを含まない」との限定を行う補正（明細書にはこのような記載はない。）。

上記例1と同様の理由により、この補正は許されるものである。

III. 中日運用の対比

日本の運用において、先行技術に基づく新規性欠如を除くクレームで解消することは許されており、除くクレームの補正内容が当初の明細書に記載されていない場合であっても、認められる。その主な理由については、次のように考えられる。日本では、「偶然の開示」にあたる先行技術の判断基準は中国より緩い。技術分野が出願発明と同じである先行技術も「偶然の開示」となりうる。そのため、日本では、除くクレームで先行技術に基づく新規性欠如を解消することは認められやすい。

これに対し、中国では、先行技術に基づく新規性欠如を除くクレームで解消することは許されるが、ここの先行技術は拡大先願や「偶然の開示」である先行技術のみに限られている。よって、中国では、除くクレームで先行技術に基づく新規性欠如を解消することは制限されている。

その主な原因としては、中国では、先行技術が「偶然の開示」であるか否かについて厳しく判断されており、技術分野が遠く、解決する課題が全く異なり、技術的思想が全く異なる先行技術のみが「偶然の開示」と判断される。一方、実際の運用においては、これらの要件を満たす「偶然の開示」はほとんど存在しない。これは、中国で新規性なしの拒絶理由を除くクレームで解消することが認められにくい原因でもある。

除くクレームに関する中日の運用の相違もこの点にあると言える。

また、「ヒト」を包含しているために産業上の利用可能性の要件（日本特許法第29条第1項の柱書）を満たさない拒絶理由を受けた場合に、「ヒト」を除く補正が認められる点は、中国の運用と同様である。つまり、上述したように、中国においても、請求項から不特許事由を除外することによって発明の特許適格性を確保することは許される。

IV．小括

審査運用において、先行技術との差別化のために、出願人がよく除くクレームへの補正で対応することを希望している。一方、先行技術に基づく新規性欠如を除くクレームで解消することについて、中国では日本よりも厳しい運用が行われていることに留意すべきである。